Президиум Суда по интеллектуальным правам 07 декабря 2015 г. рассмотрел кассационную жалобу компании «АстраЗенека АБ» / AstraZeneca AB на решение Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2015 г. по делу

№ СИП-32/2015, в рамках которого оспаривалась правомерность признания патента Российской Федерации на изобретение № 2222332 «Применение композиции, содержащей формо- терол и будесонид, для лечения острого состояния астмы» недействительным полностью в результате рассмотрения возражения В.Б. Лисо- венко от 28 августа 2013 г.

Возражение В.Б. Лисовенко было основано на утверждении о том, что изобретение по патенту Российской Федерации № 2222332 не соответствует условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

При этом в ходе рассмотрения возражения Роспатент, установив наличие оснований для
признания оспариваемой группы изобретений непатентоспособной, на основании п. 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (Приказ Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56) предложил патентообладателю уточнить характеризующую их формулу для обретения возможности сохранения части патента в силе, в связи с чем патентообладатель включил в независимый п. 1 формулы признаки из описания, касающиеся изменения назначения композиции.

Роспатент, посчитав, что, поскольку признаки из описания оспариваемого патента, касающиеся изменения назначения композиции, не содержались в независимом п. 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, пришел к выводу о том, что их наличие в уточненной формуле приводит к появлению новой совокупности признаков, в отношении которой при рассмотрении заявки на патент не проводилась эк
спертиза по существу и патент с такой формулой не действовал.

Суд первой инстанции поддержал вывод Роспатента в указанной части, указав, что изменения в формулу изобретения после выдачи патента могут быть внесены лишь в порядке, предусмотренном п. 4.9 Правил рассмотрения возражений, то есть путем исключения каких- либо признаков, поскольку иное толкование приводило бы к возникновению нового объекта правовой охраны.

В результате рассмотрения возражения В.Б. Лисовенко патент Российской Федерации на изобретение № 2222332 признан недействительным полностью. При этом суд первой инстанции не усмотрел оснований для иных выводов.

В ходе кассационного обжалования компания «АстраЗенека АБ» указала, что в противопоставленных источниках не были раскрыты признаки зависимого п. 12 формулы спорного изобретения, которые, будучи включенными в независимые п. 1 и 13 формулы, позволили бы сохранить действия патента. Однако компания к моменту вынесения Роспатентом решения сведениями о такой возможности не располагала, в связи с чем в обоснование кассационной жалобы компания сослалась на то, что недоведение Роспатентом до патентообладателя сведений о той части формулы изобретения, в отношении которой возможно сохранение правовой охраны изобретения, противоречит принципу обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела, а также правовой позиции, изложенной в решении в решении Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2010 г. № ГКПИ10-1228 и является соблюдением Роспатентом обязанности, предусмотренной п. 4.9 Правил рассмотрения возражений.

При рассмотрении дела президиум Суда по интеллектуальным правам, исходя из того, что вопрос о порядке изменения формулы изобретения многогранен, явным образом не решен в законодательстве, обратился с запросами к ученым по следующим вопросам.

1. Каким образом, учитывая положения ст. 20 Патентного закона (ст. 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации), может быть изменена формула изобретения на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение: допустимо ли только исключение признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения (например, путем исключения одного из альтернативных признаков); или возможно перенесение признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы, в независимый пункт; или возможна корректировка независимого пункта формулы путем перенесения признаков из описания патента?

2. Следует ли из абзаца 2 п. 4.9 Правил № 56, что Роспатент при рассмотрении возражения против выдачи патента обязан предложить заявителю конкретный вариант формулы изобретения, или правомерно абстрактное предложение внесения изменений в формулу без конкретизации таких изменений? В случае если необходимо предложить конкретный вариант формулы изобретения, не нарушает ли это право заявителя самостоятельно определить технический результат, предложенный к охране? В случае если необходимо абстрактное предложение внести изменения в формулу изобретения, имеет ли наличие или отсутствие такого предложения значение, учитывая, что патентообладатель и сам считается осведомленным о возможности внесения изменений в формулу на стадии рассмотрения возражения?

Президиум Суда по интеллектуальным правам с учетом профессионального мнения экспертов пришел к выводу, что уточнение формулы изобретения путем внесения признаков из описания возможно только до принятия по заявке решения о выдаче патента на изобретение. Кассационная жалоба компании «АстраЗенека АБ» / AstraZeneca AB оставлена без удовлетворения.

На поставленные вопросы Судом по интеллектуальным правам было получено несколько отзывов от экспертов. Мы предлагаем вашему вниманию поступившие ответы на запросы А.А. Христофорова, А.В. Залесова, В.А. Мещерякова.

Ответ на судебный запрос от 8 октября 2015 г. по делу № СИП-32/2015

А.А. Христофоров,

адвокат, патентный поверенный, партнер фирмы «Гоулингз Интернэшнл Инк».

В соответствии со статьей 16 АПК РФ сообщаю мнение по вопросам, поставленным в судебном запросе Суда по интеллектуальным правам от 8 октября 2015 г. по делу № СИП-32/2015 (кассационное производство № СО1-841/2015).

Ответ на вопрос 1

Статьей 20 Патентного закона Российской Федерации до внесения изменений федеральным законом от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ непосредственно регулировалось лишь внесение изменений в заявку, происходящее до вынесения решения экспертизы по существу, т. е. на стадии рассмотрения возражений против выдачи патента действие данной статьи не распространялось.

После внесения изменений федеральным законом от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ и до принятия и вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации ст. 20 Патентного закона Российской Федерации регулировалось внесение изменений в заявку, происходящее на стадии до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение либо решения об отказе в выдаче патента, под которой в практике Роспатента во всех подобных ситуациях понимается, в частности, и стадия рассмотрения дела в Палате по патентным спорам, поскольку в конце этой стадии также выносится решение.

Статьей 20 Патентного закона Российской Федерации с учетом изменений, внесенных федеральным законом от 7 февраля 2003 г. № 22- ФЗ, предусматривалось, что заявитель (в рассматриваемой ситуации патентообладатель) имеет право внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения, т. е. без включения в формулу изобретения признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения в случае, если заявка на дату ее подачи содержала формулу изобретения. Каких-либо иных ограничений законом установлено не было.

В связи с этим следует полагать, что в тех случаях, когда применим Патентный закон Российской Федерации с учетом изменений, внесенных федеральным законом от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ, формула изобретения может быть изменена на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение путем исключения признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения (например, путем исключения одного из альтернативных признаков), перенесения признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы, в независимый пункт, или перенесения признаков в формулу изобретения, в том числе в ее независимый пункт, из описания патента. После этого измененная таким образом формула изобретения должна быть проверена на патентоспособность с проведением при необходимости дополнительного информационного поиска в соответствии со ст. 21 Патентного закона Российской Федерации (в настоящее время - ст. 1386 ГК РФ).

Аналогичное статье 20 Патентного закона Российской Федерации с учетом изменений, внесенных федеральным законом от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ, регулирование содержалось и в ст. 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации (до внесения изменений федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ), в связи с чем такой же порядок применим и к ситуации, регулируемой этой редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации.

В статье 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ) предусматриваются дополнительные ограничения права на внесение изменений в заявку, а именно - по существу, изменения также не должны содержать иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению, или указание на технический результат, который обеспечивается изобретением и не связан с техническим результатом, содержащимся в заявке на дату ее подачи.

Это также не исключает возможности изменения формулы изобретения на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение путем исключения признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения (например, путем исключения одного из альтернативных признаков), перенесения признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы, в независимый пункт, или перенесения признаков в формулу изобретения, в том числе в ее независимый пункт, из описания патента. После этого измененная таким образом формула изобретения должна быть проверена на патентоспособность с проведением при необходимости дополнительного информационного поиска в соответствии со ст. 1386 ГК РФ.

Ответ на вопрос 2

Как представляется из текста абз. 2 п. 4.9 Правил № 56, позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в решении от 22 ноября 2010 г., и очевидных требований справедливости, в тех случаях, когда коллегия палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения против выдачи патента видит принципиальную возможность внести в формулу изобретения изменения, устраняющие причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности; а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями; она обязана предложить заявителю внести изменения в формулу изобретения, пояснив, почему именно она считает возможным внесение таких изменений, что может служить ориентиром для заявителя.

Предложение коллегией палаты по патентным спорам конкретного варианта формулы изобретения, обязательного для заявителя, нарушало бы право заявителя самостоятельно определить технический результат, предложенный к охране.

Представляется, что отсутствие такого предложения в тех случаях, когда для него имелись основания, является существенным нарушением прав и законных интересов правообладателя, поскольку для правообладателя важно знать предварительное мнение коллегии палаты по патентным спорам. В то же время патентообладатель не должен быть ограничен в возможности внесения изменений в формулу на стадии рассмотрения возражения независимо от наличия или отсутствия предложения.

Ответ на запрос Суда по интеллектуальным правам от 8 октября 2015 г. по делу № СИП-32/2015

А.В. Залесов,

кандидат юридических наук, патентный поверенный РФ

Ответ на вопрос 1

На стадии рассмотрения возражения против выдачи патента для признания его недействительным частично из формулы изобретения должны быть исключены все непатентоспособные объекты (и сохранены объекты, патентоспособные с учетом доводов возражения). Никакие новые объекты (новая совокупность признаков), отсутствовавшие в формуле оспоренного патента, не могут быть включены в формулу патента при признании его недействительным частично.

Для выполнения указанного действия изменения в формулу должны отвечать следующим условиям:

допустимо исключение непатентоспособных объектов в случае, если в формуле присутствует несколько объектов охраны (то есть исключение отдельных независимых пунктов и зависимых от них пунктов формулы или исключение альтернативы в независимом пункте путем исключения альтернативного признака в данном независимом пункте);

допустимо включение всей совокупности отличительных признаков любого зависимого(-ых) пункта(-ов) формулы в соответствующий независимый пункт (тот, от которого данный зависимый пункт зависит);

недопустимо исключение из независимого пункта признака, не имеющего альтернативы (например, при оспаривании действительности патента ввиду присутствия в формуле выданного патента признака, отсутствовавшего в первоначальной заявке);

недопустимо включение в формулу признаков из описания;

недопустимо включение в независимый пункт формулы совокупности признаков зависимых пунктов, если они зависят от иного независимого пункта;

недопустимо включение в независимый пункт формулы отдельных признаков зависимого пункта или нескольких зависимых от него пунктов (комбинирование отдельных признаков, без всей совокупности), поскольку при этом образуется объект, не предусмотренный первоначальной формулой (возникает новая комбинация признаков).

Формула определяет объем правовой охраны изобретения1, описание может использоваться дляцелейтолкованияформулы.Приэтомкаждый независимый пункт[1] [2] [3] формулы характеризует са-

мостоятельное изобретение, а зависимые пункты3 формулы характеризуют частные случаи реализации изобретения по независимому пункту (путем включения совокупности дополнительных характеризующих признаков для описания данного объекта). Таким образом, формула выданного патента есть формально определенная и четко выраженная совокупность конкретных реализаций изобретения, которые прямо предусмотрены пунктами формулы (столько вариантов реализации изобретения, сколько пунктов формулы). Именно данная совокупность определяет объем правовой охраны выданного патента.

Рассмотрение возражения против выдачи патента на изобретение является установленной законом[4] процедурой разрешения спора о признании выданного патента недействительным в административном порядке.

При кажущейся схожести с процедурой рассмотрения возражения на решение экспертизы об отказе в выдаче патента (оппозиционная система) процедура оспаривания действительности выданного патента имеет принципиально иную правовую природу[5]. В связи с этим прямой перенос механизмов оппозиционной системы на процедуру признания патента недействительным не может быть признан правомерным.

Процедура оспаривания выданного патента может завершиться признанием патента недействительным полностью или частично[6]. В случае признания патента недействительным частично выдается новый патент с новой формулой изобретения.

Процедура рассмотрения спора по возражению против выдачи патента установлена подзаконным нормативным актом[7], но его толкование (ввиду меньшей юридической силы) не может выйти за рамки, установленные законом.

Поскольку по выданному и оспоренному патенту законом прямо установлено:

что патент может быть признан недействительным частично[8],

объем охраны изобретения определяется формулой патента, а описание может использоваться для толкования формулы (но не определяет непосредственно объем охраны)[9], то признание патента недействительным частично означает признание частично неправомерным его объема охраны и сохранение ограниченного объема охраны в сравнении с объемом охраны выданного и оспоренного патента.

Ограничение объема охраны (определяемого формулой) означает изменение формулы в сторону сокращения объема охраны. При этом новые объекты, не предусмотренные формулой оспоренного патента, не могут быть включены в формулу, так как они не предусматривались формулой оспоренного патента.

Таким образом, правомерные изменения формулы в рамках оспаривания выданного патента (измененная формула, с которой выдается новый патент взамен признанного частично недействительным) должны осуществляться с соблюдением трех условий:

оно должно приводить к ограничению объема охраны в сравнении с объемом охраны первоначальной формулы (не приводить к увеличению объема или его произвольному изменению, например созданию новых объектов);

оно должно быть осуществлено в рамках формулы выданного и оспоренного патента (без возникновения новых объектов как новой совокупности признаков);

объекты, выраженные независимыми пунктами измененной формулы, должны быть патентоспособными с учетом доводов возражения.

Недопущение увеличения или изменения объема охраны при оспаривании патента (по любому из оснований, установленных законом) означает недопущение исключения признака независимого пункта формулы, не имеющего альтернативы (каждый неальтернативный признак независимого пункта формулы ограничивает притязания, и его исключение приведет к увеличению объема охраны). Например, нельзя исключить неальтернативный признак с целью преодоления возражений, основанных на присутствии в формуле выданного патента признака, отсутствовавшего в материалах заявки на дату подачи[10] (исключение отсутствовавшего в первоначальных материалах заявки признака независимого пункта формулы позволит преодолеть доводы возражение, но приведет к увеличению объема охраны).

Ограничение объема охраны изобретения в рамках первоначальной формулы оспариваемого патента может происходить либо путем исключения независимого пункта (если это многозвенная формула с несколькими независимыми пунктами) или исключения альтернативного признака (что приводит к сокращению притязаний путем исключения варианта изобретения, охарактеризованного данной альтернативой в независимом пункте), либо включением совокупности отличительных признаков любого из зависимых пунктов (либо признаков нескольких зависимых пунктов) в независимый пункт формулы, от которого они зависят (это означает выбор объекта, являющегося частным случаем изобретения, прямо предусмотренным независимым пунктом согласно первоначальной формулы).

Внесение изменений путем включения в независимый пункт признаков из описания приводит к сокращению объема, но явно выходит за рамки первоначальной формулы выданного и оспоренного патента. В связи с этим данное изменение недопустимо, так как создаваемый таким образом объект по измененному независимому пункту формулы не предусматривался формулой оспоренного патента, и это будет выдачей патента на новое изобретение, экспертиза (включая патентный поиск) по которому не проводилась.

Внесение изменений путем включения в независимый пункт признаков из зависимых пунктов, зависящих от других независимых пунктов, также приведет к выдаче патента на новое изобретение, экспертиза (включая патентный поиск) по которому не проводилась, так как она проводится в отношении совокупности признаков, характеризующих конкретный объект формулы.

Недопущение произвольного изменения формулы, строго говоря, означает также недопустимость произвольного комбинирования отдельных признаков зависимых пунктов формулы для включения в независимый пункт, от которого они зависят, так как это тоже приводит к созданию нового объекта охраны.

Если представить допустимые изменения в формулу (при оспаривании выданного патента) формально логическим путем, то это - отказ от всех непатентоспособных объектов и оставление только патентоспособных. При этом для целей удобства воспроизведения первый «оставленный» пункт представляется в виде независимого пункта. Никакие иные изменения не допускаются.

Для иллюстрации приведем самый простой пример. Патент имеет формулу изобретения:

объект А отличается тем, что содержит Б;

объект по п. 1 отличается тем, что дополнительно содержит В;

объект по п. 2 отличается тем, что дополнительно содержит Г и Д;

объект по п. 3 отличается тем, что дополнительно содержит Ж и З.

Допустим, что патент оспорен только по несоответствию условию патентоспособности «новизна». При этом в возражении дана одна ссылка из уровня техники, из которой известен Объект А, который содержит Б, В, Г.

Непатентоспособные варианты изобретения: п. 1 (совокупность объекта с признаками А и Б известна из ссылки) и п. 2 (совокупность объекта с признаками А, Б и В известна из ссылки).

Патентоспособные варианты изобретения: по п. 3 и 4 (совокупность признаков каждого из них не известна из ссылки, причем п. 4 - это частный вариант объекта по п. 3).

Допустимыми изменениями формулы исключаются непатентоспособные варианты и оставляются патентоспособные (3 и 4), но первый из оставшихся пунктов (п. 3) представляется в виде независимого пункта (меняется нумерация и форма представления).

Корректно измененная формула:

объект А отличается тем, что содержит Б, В, Г и Д (бывший п. 3);

объект по п. 1 отличается тем, что дополнительно содержит Ж и З (бывший п. 4).

Патентоспособная, но некорректно измененная формула:

объект А отличается тем, что содержит Б, В и Д;

объект по п. 1 отличается тем, что содержит Г;

объект по п. 2 отличается тем, что содержит Ж и З.

Некорректность такого изменения связана с тем, что ни один из вариантов формулы оспоренного патента (п. 1, 2, 3 и 4) не предусматривал варианта по п. 1 измененной формулы, а именно Объект А, который содержит Б, В и Д (без обязательного содержания Г); то есть произошло «разбиение» совокупности признаков п. 3 и включение части совокупности в измененный независимый пункт. В результате измененная формула будет охранять изобретение, которое прямо не предусматривалось формулой оспоренного патента.

Ответ на вопрос 2

Из абз. 2[11] п. 4.9 Правил № 56 следует, что коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, в случае если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

Такое предложение может и должно быть сделано в абстрактной форме.

При этом само по себе такое предложение со стороны Коллегии в силу конструкции абз. 2 п. 4.9 Правил № 49 означает констатацию факта, что Коллегия полагает изобретение(-я), охарактеризованное(-ые) в независимом пункте(-ах) непатентоспособным(-и) в рамках доводов возражения, и без внесения изменений в формулу данный патент будет признан недействительным полностью.

Предложение Коллегии не должно содержать обязательных для патентообладателя вариантов изменения формулы, так как в данном случае это не будет предложением изменить формулу, а будет предложением согласиться с изменением формулы, сделанным самой коллегией Палаты по патентным спорам Роспатента, что не соответствует Правилам. Кроме того, такие конкретные варианты формулы в качестве предложения Коллегии будут прямо нарушать права патентообладателя самостоятельно определить объем испрашиваемой правовой охраны (в рамках и с ограничениями, установленными законом и правилами).

Полагаю также, что Коллегия Палаты по патентным спорам обязана рассмотреть (соответственно обоснованно принять или отклонить) вариант измененной формулы, предложенной патентообладателем по своей инициативе. Необоснованный отказ Коллегии в рассмотрении варианта измененной формулы, предложенной патентообладателем, в том числе требование «однократной» возможности подать предложения изменить формулу (отказ от рассмотрения нескольких вариантов измененной формулы), представляется неправомерным.

В отношении правовых последствий отсутствия со стороны Коллегии предложения внести изменения в формулу на заседании (при потенциальной возможности каких-либо исправлений для частичного преодоления доводов возражения) полагаю следующее.

Как указывалось выше, п. 4.9. Правил № 56 (с учетом позиции Верховного суда РФ) подразумевает, что патентообладатель также имеет право предложить измененную формулу и Коллегия обязана ее рассмотреть.

В случае если патентообладатель представлен в Роспатенте профессиональным представителем (патентным поверенным или адвокатом), то обоснованно предполагается его осведомленность о действующих правилах, в том числе касающихся изменения формулы, и, соответственно, должен самостоятельно распоряжаться своими процессуальными правами в ходе заседания Коллегии.

С учетом того, что правилами прямо не предусмотрена безусловная обязанность Коллегии Палаты по патентным спорам разъяснять сторонам их права, а поверенный был аттестован на знание законодательства и обязан поддерживать квалификацию, - ссылка профессионального представителя на то, что он не представил измененную формулу ввиду отсутствия предложений изменить ее со стороны Коллегии Палаты по патентным спорам, представляется неправомерной.

Вместе с тем, если патентообладатель не имеет профессионального представителя (например, это физическое лицо - изобретатель), и ему перед началом заседания Коллегией не разъяснены его права, а также не указана возможность изменить формулу, и в ходе заседания Коллегия не озвучила предложения изменить формулу (хотя такая возможность сохранить охрану изобретения частично следовала из доводов возражения), - то подобные действия административного органа могут быть расценены как ненадлежащее выполнение функции рассмотрения спора о патентоспособности с учетом возложенных на Роспатент задач, в том числе создания условий для обеспечения законных интересов патентообладателя (сохранить охрану изобретения хотя бы частично).

С учетом высказанной позиции[12] Верховного Суда Российской Федерации полагаю необходимым считать, что права Роспатента в качестве административного органа должны реализовываться не произвольно, а в строгом соответствии с возложенными на него задачами и функцией - объективного рассмотрения спора о патентоспособности с соблюдением прав участвующих в споре сторон, включая самого патентообладателя.

Таким образом, предложение внести изменения в формулу должно быть сделано коллегией Палаты по патентным спорам, если ею усматривается в связи с доводами возражения потенциальная возможность таких изменений формулы (в рамках процедуры и ограничений, установленных законом и правилами), которые были бы основанием для признания патента недействительным частично, а не полностью. Также из этой нормы вытекает обязанность коллегии Палаты по патентным спорам рассмотреть (соответственно обоснованно принять или отклонить) вариант измененной формулы, предложенной патентообладателем по своей инициативе, так как право административного органа предложить внести изменения в формулу направлено на защиту прав патентообладателя.

Вместе с тем данная норма не обязывает коллегию Палаты по патентным спорам предлагать конкретный вариант формулы, так как в таком случае это не будет предложением изменить формулу, а будет предложением согласиться с изменением формулы, сделанным самой коллегией Палаты по патентным спорам Роспатента, что не соответствует буквальному толкованию п. 4.9 Правил. Кроме того, такие конкретные варианты формулы в качестве предложения Кол-

легии будут прямо нарушать права патентообладателя самостоятельно определить объем испрашиваемой правовой охраны (в рамках и с ограничениями, установленными законом и таким образом, предложение изменить формулу должно быть сделано Коллегией по результатам рассмотрения возражения и обсуждения мнения членов Коллегии в совещательной комнате.

Предложение должно быть сделано в абстрактной форме, так как само по себе означает констатацию непатентоспособности независимого пункта в рамках доводов возражения и потенциальную возможность изменения формулы для частичного сохранения правовой охраны.

Вместе с тем само по себе предварительное мнение Коллегии о возможности изменения формулы не говорит о безусловной возможности существования такого варианта (соответственно, само предложение внести изменения не означает гарантированного существования такого варианта). Вариант изменения, предложенный патентообладателем, должен быть тщательно проверен на патентоспособность, но - только в рамках доводов возражения на заседании. Лицо, подавшее возражение, должно иметь возможность ознакомиться с предложенной патентообладателем измененной формулой и высказаться по этому поводу.

Патентообладатель имеет право предложить измененную формулу, и Коллегия обязана ее рассмотреть. В случае если патентообладатель представлен в Роспатенте профессиональным представителем (патентным поверенным или адвокатом), то обоснованно предполагается его осведомленность о действующих правилах, в том числе касающихся изменения формулы.

С учетом того, что правилами не предусмотрена безусловная обязанность Коллегии Палаты по патентным спорам разъяснять сторонам их права, а поверенный был аттестован на знание законодательства и обязан поддерживать квалификацию, - то ссылка профессионального представителя на то, что он не представил измененную формулу ввиду отсутствия предложений изменить ее со стороны Коллегии Палаты по патентным спорам, представляется неправомерной.

Вместе с тем, если патентообладатель не имеет профессионального представителя (например, это физическое лицо - изобретатель), и ему перед началом заседания Коллегией Палаты по патентным спорам не разъяснены его права, а также не указана возможность изменить формулу, и в ходе заседания Коллегия не озвучила предложения изменить формулу (хотя такая возможность сохранить охрану изобретения частично следовала из доводов возражения), - то подобные действия административного органа могут быть расценены как ненадлежащее выполнение функции рассмотрения спора о патентоспособности с учетом возложенных на Роспатент задач.

Ответ на судебный запрос от 08.10.2015 по делу № СИП-32/2015

В.А. Мещеряков,

советник ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»

Ответ на первый вопрос

Законность внесения изменений в формулу изобретения по уже выданному патенту на изобретение в процессе рассмотрения в административном порядке возражения против его выдачи.

Процедура рассмотрения споров об охраноспособности объектов промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров) в административном порядке (возражений) в РФ традиционно определялась подзаконными актами Роспатента, а затем - соответствующих федеральных органов исполнительной власти, управомоченных издавать такие нормативные правовые акты. Закон же, устанавливая лишь самые общие положения этой процедуры, предусматривает бланкетную норму, отсылающую к указанным подзаконным актам, которые и определяют содержание данной процедуры.

Так, первым нормативным правовым актом, регулирующим эту процедуру, явились Правила подачи возражений и их рассмотрения в Апелляционной палате Роспатента, утвержденные Председателем Роспатента 19 апреля 1995 г. Они были изданы Роспатентом в соответствии со ст. 2 Патентного закона РФ (в редакции, утвержденной постановлением Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона Российской Федерации» от 23 сентября 1992 г. № 3518-1), предоставляющей Роспатенту право издавать такого рода нормативные правовые акты. Установленный п. 5.10 и 5.11 этих Правил порядок внесения изменений в формулу изобретения в процессе рассмотрения возражений на решения об отказе в выдаче патента и против выдачи патента предусматривал право коллегии Апелляционной палаты предлагать заявителю или патентообладателю внести изменения в формулу изобретения. При этом пределы этих изменений определены перечислением их конкретных вариантов, включающих как исключение признаков из независимого пункта формулы, исключение независимого пункта формулы в случае группы изобретений, так и включение в независимый пункт формулы признаков из зависимых пунктов или из описания изобретения.

В дальнейшем были изданы Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (далее - Палата), утвержденные приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56 (далее - Правила № 56). Они были приняты в соответствии с п. 2 ст. 29 Патентного закона РФ (в редакции Федерального закона от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ). Этим пунктом Закона определены: Палатой возражения, основания для подачи возражений (перечень нарушенных требований для выдачи охранного документа) и условие для вступления в силу решений, принимаемых Палатой (утверждается руководителем Роспатента). При этом указанным пунктом установлено, что сама процедура рассмотрения возражений Палатой устанавливается нормативным правовым актом Роспатента. Значит, этому нормативному правовому акту самим Патентным законом РФ предоставлены самые широкие возможности для регулирования фактически всех процессуальных аспектов споров данной категории.

Одним из таких аспектов является возможность изменения формулы изобретения по оспоренному патенту в процессе рассмотрения споров данной категории. Эта возможность направлена на защиту прав и законных интересов патентообладателей. Необходимость этих изменений обусловлена тем, что эти изменения могут «спасти» патент на изобретение от признания его недействительным полностью и сохранить его действие только в объеме измененной формулы изобретения. Такая возможность прямо предусмотрена абзацем 2 п. 4.9 Правил № 56. Таким образом, законность внесения изменений в формулу изобретения в процессе рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение определена самим Патентным законом РФ, предоставившим свое право регулировать различные процессуальные вопросы оспаривания патентов на изобретения, включая вопрос изменения формулы изобретения, ведомственному нормативному правовому акту.

Положения статьи 20 Патентного закона РФ (вошли в содержание статьи 1378 ГК РФ) не имеют отношения к спорам указанной категории вообще и процедуре изменения формулы изобретения в процессе рассмотрения этих споров в частности. Эти положения регулируют процедуру рассмотрения заявок на выдачу патента (процедуру патентной экспертизы), которая завершается принятием по заявке решения о выдаче или об отказе в выдаче патента (либо о признании заявки отозванной). В процессе патентной экспертизы также предусмотрена возможность изменения формулы изобретения. Положения статьи 20 Патентного закона РФ и ст. 1378 ГК РФ регулируют процедуру изменения формулы изобретения на этапе патентной экспертизы. Этими положениями ограничен срок представления дополнительных материалов, в том числе по изменению формулы изобретения, датой принятия Роспатентом решения о выдаче или об отказе в выдаче патента на изобретение (чем и завершается рассмотрение заявок на выдачу патента).

Дополнительным обстоятельством, свидетельствующим о том, что эта процедура относится только к этапу патентной экспертизы, является указание в этих статьях заявителя как лица, представляющего дополнительные материалы. Заявителем считается лицо, подавшее заявку на выдачу патента. В процессе рассмотрения возражений против выдачи патента изменения формулы по предложению коллегии Палаты осуществляет патентообладатель, а не заявитель.

Виды допустимых изменений формулы изобретения в процессе рассмотрения возражений

Указанные виды определены абз. 3 п. 4.9 Правил № 56 путем отсылки на виды допустимых изменений формулы изобретения в процессе рассмотрения заявок на выдачу патента на изобретение, определенные нормативным правовым актом Роспатента и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17 апреля 1998 г. № 82 (далее - Правила № 82).

Эти виды включают две группы всевозможных изменений формулы изобретения: исключение из формулы отдельных признаков изобретения или отдельных пунктов формулы изобретения; включение в независимый пункт формулы изобретения признаков из зависимых пунктов или описания изобретения, включая изменение признаков независимого пункта путем их конкретизации (от общего - к частному). Так, в частности, абз. 2 подп. 2 п. 19.4 Правил № 82 установлено: «Если существенный признак, без которого технический результат ... не достигается, не включен в независимый пункт формулы изобретения, но содержится в описании или в зависимом пункте формулы, заявителю предлагается включить такой признак в независимый пункт формулы».

Общий вывод по первому вопросу

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение допустимо изменять формулу изобретения как путем исключения признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения (например, путем исключения одного из альтернативных признаков), так и путем включения в независимый пункт формулы признаков, содержащихся в ее зависимых пунктах или описании изобретения к патенту.

Относительно второго вопроса

Пределы возможных вариантов изменений формулы изобретения, которые могут быть предложены коллегией Палаты

Предусмотренное абз.2 п. 4.9 Правил № 56 право коллегии Палаты предлагать заявителю внести изменения в формулу изобретения в процессе рассмотрения возражений на решения об отказе в выдаче патента на изобретение решением Верховного Суда РФ (далее - ВС РФ) от 22 ноября 2010 г. № 9 ГКПИ 10-1228 признано обязанностью Палаты, которая не может осуществляться произвольно.

Эта правовая позиция ВС РФ носит общий характер, что подтверждается цитируемым фрагментом указанного решения: «Абзац первый пункта 4.9 Правил, наделяющий коллегию Палаты по патентным спорам правом предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения для устранения причин, препятствующих признанию рассматриваемого объекта изобретения и не допустить принятие формального решения по рассматриваемому возражению на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение. Реализация данного права, как и других процессуальных прав, связанных с защитой патентных прав в административном порядке, исходя из основной деятельности Палаты по патентным спорам, является ее обязанностью и не может осуществляться произвольно. Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения».

Таким образом, эта правовая позиция ВС РФ должна применяться в том числе и в отношении абз. 2 п. 4.9 Правил № 56, поскольку этим абзацем аналогичным образом регулируется процедура внесения изменений в формулу изобретения в процессе рассмотрения возражений против уже выданного патента.

Какие условия, предусмотренные Правилами № 56, ограничивают возможности коллегии Палаты предлагать патентообладателю внести изменения в формулу изобретения?

Во-первых, пунктом 4.9 Правил № 56 установлены следующие условия для внесения таких изменений:

они могут быть предложены только в случае, если коллегия Палаты приходит к выводу о том, что приведенные в возражении основания подтверждают несоответствие изобретения по оспоренному патенту условиям патентоспособности (требованиям для выдачи патента на изобретение);

они характеризуют такое измененное техническое решение, патентоспособность которого не отрицается мотивами, приведенными в возражении против выдачи патента (устраняют причины для вывода о непатентоспособности изобретения);

- они не выходят за указанные выше пределы допустимых изменений формулы изобретения в процессе рассмотрения возражений против выдачи патента (такие же изменения, которые допустимы и на этапе патентной экспертизы).

Во-вторых, коллегия Палаты ограничена еще и общим условием патентного права - исключительное право на изобретение может быть предоставлено только на патентоспособное изобретение, т. е. предлагаемые коллегией Палаты изменения должны характеризовать изобретение, соответствующее требованиям для выдачи патента на изобретение (условиям патентоспособности). Это ограничение сформулировано, в частности, абз.7 п. 5.1 Правил № 56, в соответствии с которым в случае внесения изменений в формулу изобретения решение Роспатента по результатам рассмотрения возражения должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска. Это означает, что предложенные коллегией Палаты на ее заседании и принятые патентообладателем изменения формулы изобретения вносятся в формулу изобретения, с которой выдается новый патент, только после проведения дополнительного информационного поиска, подтвердившего патентоспособность измененного изобретения. В ином случае (если в результате дополнительного поиска коллегия Палаты устанавливает непатентоспособность измененного изобретения) эти изменения формулы изобретения не могут быть приняты, а новый патент не может быть выдан с такой измененной формулой.

Таким образом, для специалиста становится очевидно то, что, несмотря на перечисленные выше ограничения возможных изменений формулы изобретения, как правило, существуют различные варианты допустимых изменений, из которых можно выбрать наиболее приемлемый. Разумеется, это зависит от наличия в формуле изобретения зависимых пунктов, их количества и содержательности включенных в них признаков, а также объема и содержательности сведений, раскрытых в описании изобретения.

Соблюдение прав и законных интересов патентообладателя в процессе внесения изме-

нений в формулу изобретения, предлагаемых коллегией Палаты.

В процессуально-правовой «конструкции» п. 4.9 Правил № 56 прямо не предусмотрено право патентообладателя выражать свое волеизъявление об изменениях формулы изобретения, которые его устраивают. Это обстоятельство может создать впечатление об ограничении законных интересов патентообладателей иметь новый патент на такое измененное изобретение, которое бы устраивало их. Собственно говоря, это впечатление подтверждается и содержанием второго вопроса судебного запроса: «Не нарушает ли это право заявителя самостоятельно определить ...».

В действительности же указанная «конструкция» не ограничивает возможность диалога между коллегией Палаты, предлагающей патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, и патентообладателем, который может не принять предложение коллегии Палаты и сформулировать свой вариант изменений формулы изобретения. Более того, в этом процессе определения варианта изменений формулы изобретения также вправе участвовать и лицо, подавшее возражение, в качестве оппонента патентообладателю.

Принципиально важным условием этого процесса является обязанность коллегии Палаты предоставить сторонам спора возможность привести свои аргументы по предлагаемым вариантам изменения формулы, оценить их обоснованность и отразить их анализ в принимаемом решении Роспатента.

Однако в практике Роспатента указанные выше условия, как прямо установленные, так и не ограниченные Правилами № 56, как правило, не соблюдаются, что приводит к систематическому нарушению прав и законных интересов сторон споров и по этой причине вызывает обоснованные претензии к практике рассмотрения споров Роспатентом. Собственно говоря, решение Роспатента по данному делу № СИП-32/2015 является образцом нарушения процессуальных прав патентообладателя в части изменения формулы изобретения, когда прямо предусмотренное нормативным правовым актом (Правила № 56) право (и обязанность Палаты) предлагать внести изменения в независимый пункт формулы изобретения из описания изобретения попросту игнорировано Роспатентом.

Общий вывод по второму вопросу

Таким образом, коллегия Палаты, делая вывод в процессе рассмотрения возражения против выдачи патента о том, что приведенные в возражении мотивы являются основанием для признания патента недействительным полностью, и усматривая возможность изменения формулы изобретения таким образом, что оспоренный патент может быть признан недействительным только частично, обязана предложить заявителю конкретный и соответствующий указанной возможности вариант формулы изобретения с учетом мнения патентообладателя о приемлемых для него изменениях формулы.

О дальнейшем совершенствовании процедуры рассмотрения споров данной категории

Процедуру рассмотрения споров данной категории можно и необходимо совершенствовать. Но при этом необходимо исходить из следующих концептуальных условий этой процедуры:

- она должна соблюдать баланс интересов всех участников этих правоотношений - патентообладателей, лиц, подающих возражения против выдачи патентов, общества в целом и государства.

Так, например, предоставляя право патентообладателям самим предлагать изменения формулы изобретения неограниченное количество раз и при этом ограничивая лиц, подающих возражения, предоставлять свои доводы о патентоспособности этих измененных изобретений, будут существенно ущемлены законные интересы лиц, подающих возражения. При этом будут объективно затронуты законные интересы Роспатента как представителя государства, который в таких условиях будет обречен на длительный процесс рассмотрения одного и того же спора с проведением больших и многочисленных затрат на проведение все новых и новых дополнительных поисков. Выдача же нового патента с измененной формулой изобретения без проверки законности его выдачи затрагивает законные права третьих лиц и общества в целом, с чем мы столкнулись в стране в условиях выдачи патентов на полезные модели без проверки их патентоспособности. Аналогичные негативные последствия для соблюдения указанного баланса интересов наступят и в противоположном варианте, если чрезмерно ограничить возможности патентообладателей изменять формулу изобретения.

При этом необходимо учитывать, что внесение изменений в формулу изобретения в процессе рассмотрения возражений на решения об отказе в выдаче патента или против выдачи патента является спецификой только административного, а не судебного процесса. Административный порядок рассмотрения споров об охраноспособности объектов промышленной собственности, в отличие от судебного порядка, не ограничивается только состязательностью сторон спора, а предусматривает активное участие в этом процессе государства в лице Роспатента (Палаты).

Эта особенность подтверждена и вышеуказанным решением ВС РФ от 22 ноября 2010 г. № ГКПИ 10-1228, которым право Палаты предлагать заявителю вносить изменения в формулу изобретения определено как одновременно и ее обязанностью, исходя из основной деятельности Палаты, связанной с защитой патентных прав в административном порядке. Основной же деятельностью Палаты является не только обеспечение реализации прав и законных интересов заявителей, патентообладателей и иных заинтересованных лиц в административном порядке, но и исправление ошибок, допущенных в решениях Роспатента по результатам рассмотрения заявок на выдачу патентов, что характерно именно для административного процесса рассмотрения споров для данной категории. Незаконность решения Роспатента об отказе в выдаче патента ущемляет права и законные интересы заявителя, а незаконность решения Роспатента о выдаче патента ущемляет права и законные интересы всех заинтересованных лиц, общества в целом и государства, поскольку незаконно предоставляет исключительное право и тем самым ограничивает права и возможности конкурентов в процессе экономической деятельности.

Иное понимание роли Роспатента в этом процессе объективно поставит вопрос целесообразности участия Роспатента в этом процессе как избыточной промежуточной инстанции между патентной экспертизой, осуществляемой также Роспатентом, и судом.

С 1 октября 2014 г. вступили в силу изменения в часть четвертую ГК РФ, предусматривающие, в частности, исключение Палаты по патентным спорам из состава органов, имеющих право рассматривать данные споры, включая возражения против выдачи патентов (п. 3 ст. 1248). Таким образом, Законом предусмотрен только один орган, который вправе рассматривать эти споры и принимать решения по результатам их рассмотрения, - Роспатент. Эта новелла уже действует в отношении возражений, поданных после 1 октября 2014 г. (возражения, поданные до этой даты, продолжают рассматриваться в ранее действующем порядке). Нам известен вариант проекта нормативного правового акта, регулирующего порядок рассмотрения этих споров, подготовленного Роспатентом (мы представили в установленном порядке свои замечания к нему). Этот проект предусматривает такое же участие Палаты (Федерального института промышленной собственности - ФИПС) в рассмотрении этих споров, как и предусмотренное ранее действующим порядком. При этом участие ФИПС в рассмотрении этих споров объяснено в этом проекте мнением о том, что все действия, осуществляемые членами коллегии ФИПС в процессе рассмотрения возражений, в том числе на заседаниях этих коллегий, не затрагивают права и законные интересы сторон спора, поскольку являются только подготовительными для принятия юридически значимых действий Роспатентом. Если это «мнение применить», в частности, к рассмотренной процедуре изменения формулы изобретения, то получится, что отказ в изменении формулы изобретения или предложение патентообладателю внести конкретные изменения в нее следует считать «подготовительными» действиями и не затрагивают прав и законных интересов патентообладателей и лиц, подавших возражения против выдачи патента. К ним относится еще целый ряд процессуальных действий, которые необходимо осуществлять коллегии ФИПС в процессе рассмотрения споров данной категории и которые прямо затрагивают права и законные интересы сторон спора. Например, рассмотрение ходатайств о принятии дополнительных материалов к поданному возражению, переносе сроков заседания коллегии, отводе членов коллегии и др.

Принятие такого проекта и рассмотрение споров в соответствии с ним создаст условия для признания нелегитимными принимаемые Роспатентом решения по результатам рассмотрения споров данной категории и возникновения хаоса в правоприменительной деятельности в этой части.

[1] Часть 2 статьи1358 ГК РФ «Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

[2] Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение

Независимый пункт формулы:

независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения;

независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению.

Допускается характеризовать в одном независимом пункте формулы несколько изобретений - вариантов (пункт 2.3 настоящих Правил), если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы.

[3] Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение

Зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования.

[4] См. статьи 1248 (ч. 2 и 3) и 1398 (ч. 2, 4, 5 и 7) Гражданского кодекса РФ.

[5] Тема более подробно рассмотрена в статье «О правовой природе спора о действительности патента и его результатов» Залесов А.В., Журнал «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. № 11. 2012», прилагается в качестве ссылки.

[6] Статья1398 ГК РФ, часть 4: «Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с п. 2 и 3 ст. 1248 настоящего Кодекса, либо вступившего в законную силу решения суда. В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент».

[7] Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22 апреля 2003 г. № 56 (далее - Правила № 56).

[8] Часть 4 статьи 1398 ГК РФ.

[9] Часть 2 статьи 1358 ГК РФ.

[10] Статьей 1398 ГК РФ п. 1 Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях... в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (п. 2 ст. 1378), либо наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки (п. 3 ст. 1378).

[11] При рассмотрении возражения, предусмотренного п. 1.3 и 1.4 настоящих Правил, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю, обладателю авторского свидетельства и свидетельства СССР внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, авторское свидетельство и свидетельство СССР должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительными частично.

[12] Решение Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2010 г. № ГКПИ 10-1228.