В отличие от нормативной неопределенности понятия недобросовестной регистрации товарных знаков его обобщенное толкование административными и судебными органами разных стран имеет общую основу: нечестность и любое другое поведение, выходящее за пределы общепринятого делового поведения, являются недопустимыми, а, следовательно, должны быть запрещены.

Отметим, что случаи недобросовестной регистрации товарных знаков в практике ведомств интеллектуальной собственности и опротестования их в судах, не единичны. В свое время был зарегистрирован товарный знак и выпущено пиво Windows 99. Инициатором оригинальной регистрации выступил питерский предприниматель А. Солонин - глава пивоваренной компании «Профессор Солонин». На бутылках с пивом помимо слова Windows, практически полностью повторяющем официальный шрифт на коробке с одноименным программным продуктом, был проставлен и знаменитый логотип в виде «летящей рамы». Правда, при внимательном рассмотрении
видно, что рама разделена не крест-на-крест, как у оригинала, а на три горизонтальные линии, как у флага (см. рис. 1).

Рис. 1. Изображение этикетки пива Windows 99

Перед нами классический пример недобросовестной регистрации: паразитирование на чужой

репутации, несправедливое преимущество, ослабление различительной способности товарного знака.

Понимание концепции недобросовестности в правовой теории. Под недобросовестностью при подаче заявки на регистрацию товарного знака в целом понимают любое проявление нечестности со стороны заявителя и/или любое другое поведение заявителя, которое выходит за пределы общепринятого делового поведения. Отправной точкой здесь служит статья 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности. Несмотря на определенную неоднозначность научной трактовки принципа добросовестности сегодня он, будучи инкорпориро- ваным в гражданские кодексы различных стран, включая Францию, Германию, Италию, Бельгию, канадскую провинцию Квебек, - пользуется уважением как «королева правовых норм»1.

Более того, в современном праве применение принципа добросовестности не ограничивается уровнем исключительно национального законодательства. Он признан так же как фундаментальный принцип построения международных отношений и включен в Устав Организации Объединенных Наций, Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, Венской конвенции о праве международных договоров, Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА, Принципов европейского договорного права[1] [2].

Вследствие существования в рамках частного права общей презумпции добросовестности «обязанность доказывания недобросовестности заявителя всегда возлагается на лицо, которое оспаривает действительность регистрации товарного знака».

Поскольку исходя из основных принципов гражданского права, недобросовестность всегда влечет за собой определенные негативные последствия для виновного лица, следствием недобросовестной подачи заявки является отказ в регистрации соответствующего товарного знака или признание свидетельства на него недействительным.

Определение понятия «несправедливое преимущество», используемого в европейском законодательстве о товарных знаках. В основе понятия лежит идея о том, что известность товарных знаков является следствием больших усилий и инвестиций со стороны их владельцев, которым и должна принадлежать вся выгода от продажи товаров, маркированных этим знаком.

При рассмотрении функций товарных знаков применяют два подхода. Первый подход основан на том, что товарный знак обеспечивает правдивую информацию относительно коммерческого происхождения продукта. Второй - предполагает, что закон должен защитить усилия и затраты владельца. Этот подход предусматривает наличие у товарного знака ценности, независимой от ценности маркируемых знаком товаров и услуг. Согласно второму подходу у знака имеется несколько функций: указания происхождения, а также коммуникативная, рекламная и инвестиционная функции.

Товарный знак, обладающий позитивным имиджем и независимой экономической ценностью, может использоваться третьими лицами для своих товаров. Но в таком случае эти лица пожинают плоды чужого труда и чужих инвестиций. Данное умозаключение представляет собой центральный аспект понятия несправедливого преимущества. Использование третьими лицами чужого известного товарного знака разные авторы называют «паразитическим использованием», «бесплатной ездой», «успехом за счет связей» и даже «захватом части одежды великана».

Впервые о новых функциях товарного знака было упомянуто в судебном деле Arsenal против Reed (2002). Европейский суд тогда отметил, что основная ценность некоторых знаков обусловлена их способностью увеличивать продажи маркируемых ими товаров. Дальнейшее развитие концепция функций товарных знаков получила в судебном деле L’Oreal против Bellure (2006-2010). Все товарные знаки, рассматриваемые в нем, имели репутацию, соответствующую ст. 5(2) Директивы ЕС 2008/95, и в них были вложены достаточно большие инвестиции[3].

Компания L’Oreal - производитель высококачественной парфюмерии, многие ее товары предназначены для рынка роскоши. Четыре вида духов, оказавшиеся в центре спора (Tresor, Miracle, Noa, Anais Anai's), были произведены L’Oreal и имели зарегистрированный товарный знак. L’Oreal хотела получить компенсацию от ответчика, который продавал имитации этих духов, так называемые smell alikes. Они представляли собой более дешевые версии знаменитых духов и не являлись подделкой, поскольку не претендовали на подлинность и имели лишь похожий запах.

На момент первого слушания в Высоком суде в 2006 г. L’Oreal принадлежала большая часть рынка парфюмерной продукции. По оценкам L’Oreal, запуск новых духов обходится в сумму от 60 до 120 млн евро, а весь процесс занимает в среднем около двух лет. Больше всего расходов требует кампания по выводу товара не рынок. Она является главным механизмом, с помощью которого создается бренд, и основана на зарегистрированных товарных знаках для названия духов и формы флакона.

Ответчики использовали товарные знаки истца для того, чтобы объяснить покупателям, какие духи имитирует их собственная более дешевая продукция. При этом они получали выгоду от известности и репутации знаков истца, поскольку они помогали увеличить продажи их собственной продукции.

Европейский суд постановил, что ответчики имели несправедливое преимущество от использования чужих зарегистрированных товарных знаков. По мнению суда, можно считать, что третья сторона получает такое преимущество, даже если различительному характеру и репутации зарегистрированного товарного знака не нанесен ущерб. Поэтому истец не обязан доказывать факт нанесения ущерба его товарному знаку. Суд ясно продемонстрировал, что любое преимущество. полученное третьей стороной за счет имеющего репутацию товарного знака, теперь автоматически считается несправедливым[4].

Использование товарного знака и его функции. В концепции признания любого преимущества несправедливым остается место для обсуждения понятия использования товарного знака, которое изменилось с развитием представлений о функциях товарного знака.

В деле Arsenal против Reed Европейский суд дал понять, что любое использование, которое может поставить под удар основную функцию товарного знака, теперь будет считаться использованием в процессе торговли. Исходя из этого любое преимущество, полученное третьей стороной от использования знака, можно считать несправедливым преимуществом. Такое широкое толкование расширяет область охраны товарных знаков, имеющих репутацию[5].

Правообладатель вправе запрещать любому третьему лицу использовать любое обозначение, идентичное знаку, в отношении товаров и услуг, для которых знак не зарегистрирован, когда знак хорошо известен в государстве-члене и его употребление третьей стороной приводит к недобросовестному использованию или причинению ущерба различительной способности либо репутации знака.

Ослабление товарного знака. Определение понятия «ослабление» было предложено еще в 30-е годы прошлого столетия известным специалистом в области товарных знаков Ф. Шехтером (F. Schechter), который охарактеризовал ослабление как следствие длительного использования знака иным лицом, чем начальный пользователь, “что приводит к постепенному сведению "на нет" либо рассеиванию индивидуальности знака и его влияния на одшественное сознание»[6].

Первое дело, связанное с явлением «ослабления», было рассмотрено в 1925 г. (Wall против Rolls-Royce of America Inc.), в котором автомобильная фирма возражала против использования товарного знака ROLLS ROYCE на радиодеталях. Классическим видом ослабления является незаконное использование известного знака при отсутствии конкуренции или вероятности смешения. В этом случае потенциальные потребители не будут введены в заблуждение относительно источника происхождения товара, однако незаконное использование ослабляет уникальность и различительную способность такого знака ассоциироваться с определенным производителем. Вот примеры таких гипотетических нарушений: DUPONT shoes (обувь), BUICK aspirin (аспирин), KODAK pianos (пианино).

Поскольку некоторые случаи ослабления рассматриваются как неотъемлемый результат использования идентичных или похожих товарных знаков для совершенно разных товаров или услуг, основная идея понятия ослабления состоит в том, что те товарные знаки, которые стали в определенной степени известными, должны быть защищены от очевидного намерения иных участников рынка воспользоваться существенной «уникальностью» товарного знака.

Допущение о возможности нанесения значительного вреда владельцу товарного знака делается на основании того факта, что такой товарный знак может ослабить его уже существующую ассоциацию с определенными товарами. Необходимая степень признания товарного знака определяется соответствующими группами общественности или потребителей. Если это товарный знак продукции, которой интересуется только определенная группа потребителей, - у нее больше шансов достичь необходимого уровня признания, чем у товарного знака на товары широкого потребления. Однако такой необходимый уровень может все-таки значительно колебаться в зависимости от страны.

Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (TRIPS), которым должны руководствоваться страны - члены Всемирной торговой организации (ВТО), предусматривает распространение ст. 6 bis Парижской конвенции на знаки обслуживания, а также расширяет объем прав владельцев хорошо известных знаков путем запрета третьим лицам использовать знаки, тождественные зарегистрированным хорошо известным, для маркировки неоднородных товаров и услуг.

«Ослабление» рассматривается как неотъемлемый результат использования идентичных или похожих торговых марок для совершенно разных товаров или услуг, основная идея понятие ослабления состоит в том, что те торговые марки, которые стали в определенной степени известными, должны быть защищены от очевидного намерения других участников рынка воспользоваться существенной «уникальностью» торговой марки. Допущение о возможности нанесения значительного ущерба собственнику торговой марки делается на основании того факта, что такая торговая марка может ослабить ее уже существующую ассоциацию с определенными товарами.

«Ослабление» знака не требует демонстрации факта вероятного введения в заблуждение или конкуренции между сторонами. Скорее «ослабление» знака подразумевает обвинения в «запятнанной» репутации и «подрыве» имиджа. Подрыв имиджа имеет место тогда, когда ответчик, используя данный знак, размывает или ослабляет устоявшуюся у потребителей ассоциацию между «знаменитым» знаком и товарами или услугами истца. А факт «запятнанной репутации» происходит, когда использование знака истца ответчиком автоматически бросает тень на этот знак, или заставляет истца оказаться в ситуации, порочащего, или в ситуации, не соответствующей высоким стандартам качества, с которыми ассоциируются товары или услуги владельца знаменитого знака.

Защита от ослабления стала общепризнанной и общепринятой на международном уровне доктриной. Защита знаков от ослабления (дилюции) предполагается Директивой Европейского сообщества в области товарных знаков. В то же время в принятом в рамках ГАТТ Соглашении о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) есть положение (ст.16 (3), которое содержит доктрину ослабления.

Известность уже существующего знака. Международная Ассоциация по товарным знакам настоятельно рекомендует, чтобы в духе Статьи 6 bis Парижской конвенции, общеизвестные или знаменитые знаки отечественных или иностранных третьих сторон, известных Эксперту, даже если они не зарегистрированы, включались в анализ относительно возможности смешения. Кроме того, в соответствии со Статьей 16(3) Соглашения ТРИПС на общеизвестный или знаменитый похожий знак, независимо от того, зарегистрирован он в стране экспертизы или нет, - должна быть сделана ссылка по отношению к зарегистрированным знакам, охватывающим товары/услуги всех классов, с целью предотвращения смешения, а также ослабления таких общеизвестных или знаменитых знаков.

Прямое действие конституционных норм требует, чтобы даже при наличии и при применении текущих законов и других нормативно-правовых актов правоприменительный орган ссылался не только на них, а сначала на ту норму Конституции, на развитие которой или на основе которой они приняты и действуют.

Выводы. Большинство европейских стран (в том числе новые государства - члены) внесли в национальное законодательство положения о недобросовестной регистрации товарных знаков. Однако, несмотря на определенную унификацию подходов в странах общего рынка к определению правовых последствий недобросовестности заявителя, основной вопрос относительно определения сущности понятия недобросовестной регистрации товарного знака все еще не нашел однозначного понимания и применения в законодательной и судебной практике стран СНГ. Поэтому использование зарубежного опыта в национальной законотворческой деятельности и правоприменении может быть полезным.

[1] Демченко Т. С. Недобросовестность заявителя в законодательстве о товарных знаках: моногр. / Т.С. Демченко; Акад. правовых наук Украины, НИИ интеллект. собственности. - К.: Лазури-Поляраф, 2008. - 92 с.

[2] Там же. с. 23.

[3] Blythe A. Attempting to define unfair advantage: an evaluation of the current law in light of the recent European decisions // E.I.P.R. - 2012. - V. 34. - № 11. - Р. 754-761

[4] Blythe A. Attempting to define unfair advantage: an evaluation of the current law in light of the recent European decisions // E.I.P.R. - 2012. - V. 34. - № 11. - Р. 754-761.

[5] Андрощук Г. О. Понятие «несправедливое преимущество» в свете решений Европейского Суда // Сучасш виклики i акту- альш проблеми права iнтелектуальноi, власност в УкраМ та Свропк збiрник матерiалiв Мiжнародноi, науково-практичноi, конференцп (6 жовтня 2014 р.). - К.: Видавництво Лiра - К, 2014 . - С.69-76.

[6] Андрощук Г.О. Шкляр С.В. Конкурентне право: захист вщ недобросовiсноi, конкуренций Науково-практичне видання. - К.: Юсишан, 2012 . - 472 с.