13 января 2016 г. на Интернет-сайте Роспатента был выложен приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, Состава сведений о выдаче патента на полезную модель, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состава сведений, указываемых в форме патента на полезную модель, формы патента на полезную модель». Этот нормативный правовой акт содержит два основных документа: правила составления, подачи и рассмотрения заявки на полезную модель (далее - Правила) и требования к заявке на полезную мо
дель (далее - Требования). Указанные Правила и Требования вступили в силу 27 января 2016 г.

Эти документы были подготовлены Роспатентом в связи с принятием Федерального закона № 35-ФЗ от 12 марта 2014 г. «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившего в силу 1 октября 2014 г.

Однако до принятия этого закона был длительный этап критического обсуждения в профессиональных изданиях (журналах «Патенты и лицензии», «Патентный поверенный») практики, осуществляемой Роспатентом совместно с его подведомственным учреждением ФИПС, экспертизы полезных моделей, которая и превратила их в пиратский инструмент для использования в области патентного права.

Так, в частности, предусмотренный ранее действующим законодательством явочный порядок выдачи патентов на полезные модели (без проведения экспертизы в части проверки новизны полезной модели) по своему смыслу предусматривал необходимость максимально короткого срока рассмотрения возражений против выдачи патентов на полезные модели, чтобы предотвратить возможность осуществления недобросовестно приобретенных обладателями патентов прав, говоря юридическим языком, на не новые, а в ряде случаев - на заведомо не новые технические решения, воспроизводящие широко известные еще до приоритета полезных моделей технические решения, которые приобретаются этими лицами специально для предъявления претензий экономического характера к лицам, давно добросовестно их использующих.

Кроме того, для этих же целей новизна полезной модели как одно из условий ее патентоспособности сформулирована Патентным законом РФ таким образом, что не новыми должны быть признаны не только формально новые технические решения (отличающиеся только несущественными признаками); но и компилятивные технические решения, характеризующиеся использованием совокупности порознь известных технических средств. Такие технические решения признаются не соответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень». Это означает, что законом требование новизны полезной модели в отношении таких типичных ситуаций совпадает в части конечного вывода о непатентоспособности технического решения с требованиями патентоспособности изобретения.

Однако длительная практика Роспатента рассмотрения возражений против выдачи патентов на полезные модели в течение многих лет игнорировала оба указанных обстоятельства. Сроки рассмотрения этих возражений были недопустимо большими, а оценка новизны полезных моделей проводилась так же как и новизна изобретений без деления признаков на существенные и несущественные. Таким образом, технические решения, охарактеризованные не только существенными, но и несущественными признаками, включая компилятивные технические решения, признавались новыми; и признать патенты, выданные на такие полезные модели, недействительными было невозможно. Для специалистов в области патентного права, в частности - патентной экспертизы, является очевидным, что такой подход неизбежно создаст благоприятные условия недобросовестным лицам для получения патентов, фактически на те разработки (устройства), которые задолго до подачи заявок на получение этих патентов добросовестно использовались иными лицами, в том числе конкурентами, не опасаясь того, что эти патенты могут быть аннулированы. Это и произошло в первое десятилетие текущего века. К сожалению, судебная система того периода также не исправила это положение. И лишь под давлением критических публикаций специалистов о необходимости изменить сложившуюся ситуацию Роспатентом были предприняты шаги по ее исправлению.

Первой и наиболее эффективной мерой, принятой Роспатентом для исправления сложившейся ситуации с пиратством, стало принятие в 2008 г. Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке соответствующих патентов Российской Федерации. Этим документом был впервые нормативно закреплен методологический аппарат оценки новизны полезной модели, который соответствует содержанию условия патентоспособности «новизна», установленного Патентным законом РФ. Решающим обстоятельством для принятия этого нормативного правового акта в части новизны полезной модели стало заинтересованное, активное и в результате плодотворное профессиональное обсуждение этой проблемы руководителями первого звена ФИПС с известными специалистами в области патентной экспертизы, ранее работавшими в системе Госкомизобретений и Роспатента и определившими основы института полезной модели в России.

В дальнейшем были приняты поправки в ГК РФ уже упоминавшимся Федеральным законом № 35-ФЗ, среди которых наряду с необходимыми изменениями есть и неприемлемые. К наиболее принципиальным из них относятся следующие:

проведение полной экспертизы полезной модели (включая оценку ее новизны);

исключение возможности патентовать группу полезных моделей (можно только одну);

исключение права заявителей вносить изменения в формулу полезной модели по собственной инициативе (можно только по запросу экспертизы);

дополнительное ограничение к представлению дополнительных материалов в части недопустимости изменять первоначально указанный технический результат на тот, который не связан с первоначальным;

исключение применения доктрины эквивалентов при установлении факта использования запатентованной полезной модели.

Отдельно стоит выделить поправки, предусматривающие фактически структурное разделение условия патентоспособности «промышленная применимость» на два требования: одно (в рамках указанного условия патентоспособности) как требование к полезной модели, а другое - как требование к материалам заявки на полезную модель. Но эти поправки мы рассмотрим ниже.

Разумеется, все эти ограничения (в том числе и касающиеся промышленной применимости, об этом речь пойдет далее) снижают привлекательность института полезной модели. Статьей 55 Конституции РФ запрещено издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы гражданина, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 указанной статьи, в частности, когда должны быть соблюдены права и законные интересы других лиц (баланс интересов).

С учетом этого конституционного условия можно признать соответствующими ему только введение полной экспертизы и исключение применения доктрины эквивалентов.

Первое из этих новелл направлено на исключение возможности выдачи патента без оценки новизны полезной модели, а, следовательно, - на запрет выдачи патентов на известные и широко известные технические решения. Перед законодателем был и другой вариант решения этой же проблемы: сохранить явочную систему выдачи патентов на полезную модель, но при этом ограничить право патентообладателей запрещать третьим лицам использование запатентованной полезной модели без подтверждения Роспатентом ее новизны по ходатайству патентообладателя. Этот вариант сохранил бы условия для существенного ускорения процесса выдачи патентов на полезную модель, но одновременно ограничил бы возможность патентообладателей оперативно осуществлять свое право запрещать третьим лицам использовать полезную модель. Однако этот вариант не был принят.

Вторая новелла основана на специфическом требовании к новизне полезной модели, которая, в отличие от новизны изобретения, оценивается только в отношении совокупности ее существенных признаков (несущественные признаки, включенные заявителем в формулу полезной модели, не исключаются из формулы, но не учитываются при оценке новизны). Это означает, что профессионально грамотно составленная формула полезной модели (ее независимый пункт) должна содержать только существенные признаки, которые всегда выражаются в максимально допустимом обобщенном виде, определенном прототипом.

Например, заявлен стол, содержащий столешницу, установленную на опорных ножках. В прототипе ножки закреплены к столешнице неразъемным соединением. Заявленная полезная модель предусматривает закрепление ножек к столешнице с помощью разъемного соединения, конкретно - байонетного (штыкового). В этой ситуации отличительный от прототипа признак может быть обобщен до максимального обобщения всех видов разъемных соединений, т. е. указанное соединение ножек к столешнице выполнено именно разъемным.

В случае если в прототипе предусмотрено разъемное соединение ножек к столешнице, например резьбовое, то отличительным от прототипа признаком будет являться использование байонетного соединения вместо резьбового, поскольку обобщать это конкретное соединение нельзя в силу того, что в обобщенном виде этот признак будет совпадать с признаком прототипа. Доказывая преимущества (результат) байонетного соединения в сравнении с резьбовым (например, сокращение времени на соединение-разъединение за счет того, что байонетное соединение требует для этого только одно движение (поворот ножки на определенный угол), а резьбовое - многократный поворот ножки, можно тем самым обосновать существенность этого отличительного признака.

Теперь сравним результаты применения доктрины эквивалентов в указанных примерах.

В первом случае ее применение избыточно, поскольку содержание указанного признака в таком обобщенном до родового понятия виде (разъемное соединение) совпадает с содержанием любого видового отличия этого родового понятия (резьбовое, байонетное и т. д.), если к нему применить доктрину эквивалентов, поскольку применение этой доктрины и будет означать обобщение этого видового признака до родового понятия (разъемное соединение).

Во втором случае применение доктрины эквивалентов приведет к тому, что отличительный от прототипа видовой признак (байонетное соединение) будет обобщен до родового понятия (разъемное соединение), что означает расширение объема исключительных прав, удостоверяемых патентом на полезную модель, до включения в этот объем и прототипа. Это противоречит базовому требованию патентного права: исключительное право на изобретение (полезную модель) предоставляется только патентоспособным изобретениям (полезным моделям).

Фактически по этим же причинам не предусматривалось применение доктрины эквивалентов в отношении промышленных образцов, объем прав которых определялся перечнем именно существенных признаков.

Существующее среди некоторых специалистов мнение о том, что доктрина эквивалентов предназначена для того, чтобы компенсировать непрофессионально составленные формулы изобретения (или полезной модели), не соответствует принятому в мире подходу, в котором предусмотрены определенные ограничения к применению доктрины эквивалентов.

В концептуальном отношении эти ограничения используются в тех случаях, когда применение доктрины эквивалентов расширяет действие исключительного права на предшествующий уровень техники, а также - в случаях, когда сам заявитель или патентообладатель не вынужденно ограничил свои права, сформулировав, в частности, признаки без возможного их обобщения. Это невынужденное ограничение прав позволяет повысить вероятность приобретения патента: чем больше признаков и чем конкретнее они сформулированы, тем ниже вероятность нахождения в уровне технике сведений о таких признаках. А применение доктрины эквивалентов в ряде случаев позволяет обобщить эти признаки, т. е. расширить объем прав до того объема, от которого заявитель (патентообладатель) отказался, сформулировав признаки указанным образом.

Однако остальные новеллы явно не соответствуют указанному конституционному требованию.

Исключение возможности выдачи патента на группу полезных моделей, с одной стороны, существенным образом снижает трудозатраты экспертов Роспатента, но в той же степени ограничивает права и законные интересы заявителей. Теперь они лишены возможности подавать заявки на группу полезных моделей, экономя на этом средства и время, и вынуждены оформлять отдельные заявки на каждую полезную модель. Баланс прав и законных интересов между государством и гражданами (в том числе юридическими лицами) нарушен. Он мог бы считаться соблюденным (компенсированным), если бы наряду с этой новеллой был нормативно установлен предельный срок рассмотрения заявок на полезные модели, существенно короче среднестатистического срока рассмотрения заявок на изобретения. Однако это не предусмотрено подзаконными актами, подготовленными Роспатентом.

Исключение права заявителей вносить изменения в формулу полезной модели по своей инициативе (хотя бы один раз, как это предусмотрено в отношении заявок на изобретения) лишает заявителей фундаментальной в патентном праве возможности выбрать для себя тот объем прав, который его удовлетворяет, в специфических для патентного права условиях; когда этот объем определяется не только выявлением экспертизой более близких аналогов, но и рядом других обстоятельств, которые могут быть выявлены самим заявителем. Такое ограничение прав заявителей не практикуется в мире. Даже по выданным патентам патентообладатель имеет право в процессе рассмотрения споров о действительности патентов изменять формулу по собственной инициативе. Значит, эта новелла направлена на то, чтобы в случаях, когда заявитель считает целесообразным изменить формулу полезной модели по собственной инициативе, он может это сделать с подачей новой заявки, в частности - выделив ее из первоначальной. Безусловно, это существенно сокращает трудозатраты экспертов Роспатента, но - за счет ущемления прав и законных интересов заявителей. Такое послабление для экспертизы вряд ли компенсирует сокращение срока рассмотрения заявок.

Новелла о недопустимости изменения технического результата на тот, который не связан с первоначальным, включена по предложению Роспатента и мотивирована целесообразностью гармонизации отечественного законодательства с европейским (ЕС). Однако необходимо сделать некоторые пояснения.

Европейское патентное право в части патентной экспертизы действительно предусматривает ограничение к изменению технического результата, но - принципиально иным образом. Так, общее правило предусматривает возможность изменять технический результат и даже включать его в описание изобретения на следующем методологическом принципе: новый результат с очевидностью для специалиста в данной области и с учетом описания изобретения вытекает из предшествующего уровня техники. Если же этого не происходит, но новый результат связан с первоначальным, то он учитывается при оценке патентоспособности изобретения (изобретательского уровня), но не включается в описание изобретения, поскольку сведения о нем появились после приоритета изобретения, а не отражены в предшествующем уровне техники.

Детальный анализ этой европейской практики приведен в статье В.А. Мещерякова «Изменение технического результата», опубликованной в журнале «Патентный поверенный» № 3 и 4 за 2012 г.

Включенная в ГК РФ новелла достаточно резко ограничивает права и законные интересы заявителей.

В результате привлекательность получения патентов на полезную модель резко сократилась, в том числе и для добросовестных лиц, поскольку для них остается лишь одна привлекательная особенность института полезной модели: патент на полезную модель в некоторых случаях может быть выдан на такое техническое решение, на которое он не может быть выдан на изобретение по причине различия в условиях патентоспособности полезной модели и изобретения. Однако такие случаи в практике встречаются крайне редко и могут возникать, в частности, в отношении технических решений, характеризующихся количественными признаками, а также - такими, которые могут быть рассмотрены как вытекающие с очевидностью для специалиста из предшествующего уровня техники, но не известные из него как таковые.

В этих условиях и появился комментируемый нормативный правовой акт, подготовленный Роспатентом.

Ниже приведен анализ наиболее важных положений этого акта, которые можно объединить общим не вполне ясным предназначением: снизить привлекательность института полезной модели до критического уровня, когда неизбежно встанет вопрос о целесообразности его сохранения вообще.

Устройство как объект полезной модели

Пункты 35 и 36 Требований содержат условия, выделяющие из всех устройств только те два вида, которые могут быть объектом полезной модели. А именно: первый вид устройства - состоящее только из одного элемента (не имеющее составных частей); второй вид - состоящее из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функциональноконструктивном единстве (под сборочными операциями понимаются: свинчивание, сочленение, клепка, сварка, пайка, опрессовка, развальцовка, склеивание, сшивка и т. п. операции по механическому скреплению частей устройства между собой).

Все остальные виды устройств, части которых не скреплены механически, например радиотехнические, компьютерные системы, части которых связаны проводной или беспроводной электрической связью, - к устройству как объекту полезной модели не отнесены. Таким образом, Роспатент нормативно отлучил институт полезной модели от современной наукоемкой техники текущего нового технологического уклада, оставив ему в основном только морально устаревшую технику. Естественно, что такое нормативно установленное ограничение исключит всех разработчиков современной радиоэлектронной техники и иных заинтересованных лиц из числа заявителей, подающих заявки на полезную модель.

История искусственного создания Роспатентом этой проблемы известна специалистам и началась с издания «Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель», утвержденных приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 196. Учитывая, что Требованиями предусмотрен несколько иной подход, чем тот, который сформулирован в указанных «Рекомендациях», ниже приводим анализ этих новелл.

Сохранилось базовое правовое основание Роспатента, выведенное им из содержания п. 1 ст. 1352 в сравнении с содержанием п. 1 ст. 1350 ГК РФ (определение видов объектов полезной модели и изобретения) и заключающееся в том, что устройство как объект полезной модели, в отличие от устройства, которое является объектом изобретения, может состоять из одной или нескольких деталей, удовлетворяющих требованию функционально-конструктивного единства. При этом под конструктивным единством Роспатент понимает детали, сочлененные между собой механической (жесткой) связью.

Изменилось лишь раскрытие видов указанной механической связи без ссылок на источники, из которых заимствованы эти виды.

Эти виды названы сборочными операциями: свинчивание, сочленение, клепка, сварка, пайка, опрессовка, развальцовка, склеивание, сшивка и т. п. операции по механическому скреплению частей устройства между собой.

Под устройством как объектом полезной модели в Требованиях указаны два вида: состоящие из одного элемента и состоящие из нескольких элементов, соединенных между собой сборочными операциями.

В статье В.А. Мещерякова «Устройство как объект полезной модели», опубликованной в журнале СИП № 9/2015, этот вопрос уже анализировался. Подчеркну лишь три обстоятельства, необходимые для дальнейшего анализа положений Требований.

Первое. Из пункта 1 ст. 1351 ГК РФ, в том числе в сравнении его с п. 1 ст. 1350 ГК РФ, не следует, что устройство как объект полезной модели отличается от устройства как объекта изобретения.

Второе. Требование функционального единства частей устройства является безусловным и общим для любого устройства. Например, представьте себе космическую ракету и футбольный мяч, расположенные на единой площадке (фундаменте). Естественно, что эти материальные предметы не объединены функционально. Для этой совокупности материальных предметов не существует общего названия, характеризующего общее назначение. Однако если рассмотреть ракету и радиосистему, часть которой расположена на земле, а другая часть - в ракете, с помощью которой с земли передаются управляющие сигналы на исполнительные органы ракеты, то эти материальные предметы объединены функционально. У них есть общее назначение - средство дистанционного управления ракетой.

Третье. Требование конструктивного единства устройства общим требованием к устройству не является. Оно характеризует условие, выделяющее из всего многообразия устройств только те из них, которые состоят из нескольких частей, конструктивно связанных между собой (посредством жесткой механической связи).

Из этих обстоятельств можно сделать следующие выводы:

общим требованием ко всем устройствам, как к объекту изобретения, так и объекту полезной модели, относится функциональное единство частей, если устройство состоит из нескольких частей;

требование конструктивного единства как выделяющее из всех видов устройств только те, части которых механически (жестко) соединены между собой сборочными операциями, не может быть применено ни к устройству как объекту изобретения, ни как объекту полезной модели, поскольку это бы ограничивало положения ГК РФ (п. 1 ст. 1350 и п.1 ст. 1351), которые не предусматривают никаких ограничений к понятию устройства, определенного этими пунктами.

Ниже приводим анализ обоснований, положенных Роспатентом к принятому в Требованиях подходу об отнесении к устройству как объекту полезной модели только тех видов устройств, которые состоят из одного элемента или нескольких, но сочлененных между собой сборочными операциями.

Понятие «устройство» не имеет прямого энциклопедического определения и раскрывается собирательно. Например, в новом словаре русского языка: «Устройство - действие по знач. глаг.: устраивать (1-5), устроить, устраиваться, устроиться. 2. соотношение, расположение частей че- го-л. 3. установленный общественный порядок, строй. 4. механизм, конструкция». В нашем случае подходят определения «устроить», «механизм, конструкция» и «соотношение, расположение частей чего-либо».

Пунктом 35 Требований устройство определено так: «к устройствам относятся изделия».

Возникает вопрос: чем руководствовался Роспатент, принимая это определение устройства?

Ответ: ГОСТом 2 101-68, Межгосударственный стандарт, Единая система конструктивной документации «Виды изделий», Москва, Стандарт- информ, 2007.

Пунктом 2 этого ГОСТ установлено: «Изделием называется любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии».

Это определение устройства через изделие, действительно, является наиболее полным и отражающим многообразие устройств и их общее фундаментальное свойство: они созданы человеком.

Цитируем пункты 4 и 5 указанного ГОСТ:

«4. Устанавливаются следующие виды изделий:

детали;

сборочные единицы;

комплексы;

комплекты.

5. Изделия, в зависимости от наличия или отсутствия в них составных частей, делят:

а) на неспецифицированные (детали) - не имеющие составных частей;

б) специфицированные (сборочные единицы, комплексы, комплекты) - состоящие из двух и более составных частей».

Далее пунктом 6 даны определения детали, сборочной единице, комплексу и комплекту.

Деталь - изделие, изготовленное из однородного материала, без применения сборочных операций.

Сборочная единица - изделие, составные части которого подлежат соединению между собой сборочными операциями (свинчиванием, сочленениям, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, укладкой и т. п.).

Комплекс - два и более специфицированных изделия, не соединенных сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций.

Комплект - два и более изделия, не соединенных сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера, например: комплект запасных частей, комплект инструмента и принадлежностей, комплект измерительной аппаратуры, комплект упаковочной тары и т. п.

Таким образом, указанным ГОСТом все четыре материальных объекта (деталь, сборочная единица, комплекс и комплект) отнесены к видам изделия. Это означает, что четыре перечисленных материальных объекта являются видами устройства.

Но тогда возникает следующий вопрос: чем руководствовался Роспатент, исключая сборочные единицы, комплексы и комплекты из видов изделия, которые указанным ГОСТом отнесены именно к видам изделия?

Ответ: еще одним ГОСТом

2.701-2008, Международный стандарт, Единая система конструкторской документации, "Схемы", Москва, 2009. Пунктом 1 этого ГОСТа установлено: "Настоящий стандарт распространяется на схемы, выполненные в бумажной и электронной формах, изделий отраслей промышленности, а также на электрические схемы энергетических сооружений». Пунктом 3 этого ГОСТа приведены термины и определения для целей настоящего стандарта:

вид схемы: классификационная группировка схем, выделяемая по признакам принципа действия, состава изделия и связей между его составными частями;

тип схемы: классификационная группировка, выделяемая по признаку их основного назначения;

линия взаимосвязи: отрезок линии, указывающей на наличие связи между функциональными частями изделия;

функциональная часть: элемент, устройство, функциональная группа;

элемент схемы: составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изделии (установке) и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение и собственные условные обозначения;

устройство: совокупность элементов, представляющих единую конструкцию;

функциональная группа: совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию;

функциональная цепь: совокупность элементов, функциональных групп и устройств (или совокупность функциональных частей) с линиями взаимосвязей, образующих канал или тракт определенного назначения;

установка: условное наименование объекта в энергетических сооружениях, на которой выпускается схема.

Опираясь на эти термины и определения, в частности п. 3.6, Роспатент сделал вывод о том, что устройство должно представлять единую конструкцию, части которой соединены между собой сборочными операциями. При этом остается неясным: почему это ограничение должно применяться только к полезной модели, а к изобретению - нет?

Более того, ГОСТ 2.701.-2008 относится к стандартизации схем, изображающих изделия в конструкторской документации. При этом указанные термины и определения приняты только для целей этого ГОСТа, т. е. для изделий, изображаемых в конструкторской документации в виде схем.

Таким образом, два указанных ГОСТа, говоря языком законодательной техники, определяют понятие «изделие» так: ГОСТ 2.101-68 определяет это понятие в общем случае, а ГОСТ 2.701-2008 - в особых случаях (когда изделие выражается в виде схемы).

В нашем случае нет никаких оснований использовать указанное понятие применительно к особым случаям, предусматривающим отображение изделия только в виде схем.

Так указанная попытка Роспатента обосновать свой подход к толкованию понятия устройства со ссылкой на эти ГОСТы еще в большей степени подчеркивает нелепость этого толкования не только с точки зрения техники, но и с точки зрения права.

Условия отнесения заявленной полезной модели к объектам, которые не охраняются в качестве полезной модели (нетехнические решения)

Эти условия сформулированы в п. 34 Правил и основаны на ст. 1351 ГК РФ. Пунктом 1 этой статьи установлено: «В качестве полезной модели охраняется техническое решение». Пунктом 5 этой статьи установлено: «Не являются полезными моделями, в частности, объекты, указанные в пункте 5 статьи 1350 настоящего Кодекса». В п. 5 ст. 1350 приведен открытый перечень объектов, которые не являются полезными моделями.

Указанными нормами ГК РФ в их системном применении и дословном толковании установлено: полезная модель - это техническое решение; объекты, открытый перечень которых приведен в п. 5 ст. 1350, техническими решениями не являются. Таким образом, заявленное решение, если оно относится к объектам указанного перечня, техническим не является и по этой причине в качестве полезной модели не охраняется.

Следует отметить, что из внесенных в ст. 1350 и 1351 ГК РФ уточнений, введенных в действие 1 октября 2014 г., лишь одно имеет существенное значение: указанный перечень принципиально непатентоспособных объектов, который ранее был закрытым, стал открытым.

Несмотря на это указанными Правилами и Требованиям (подзаконными актами Роспатента) методологический аппарат отнесения заявленного решения к принципиально непатентоспособным претерпел существенные изменения. Ниже приведен анализ, свидетельствующий не только о прямом несоответствии этого нового методологического аппарата положениям ГК РФ, но и его противоречии природе объектов материального мира, т. к. его применение неизбежно создает условия для отнесения классических технических решений, характеризующихся только классическими конструктивными признаками, к нетехническим, т. е. принципиально непатентоспособным решениям.

Так, пунктом 34 Правил предусмотрены три самостоятельных условия, при установлении хотя бы одного из которых полезная модель считается относящейся к указанным объектам, и, следовательно, заявленное решение является нетехническим, которое не охраняется в качестве полезной модели:

родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, является признаком одного из объектов указанного перечня;

все признаки, которыми заявленная полезная модель охарактеризована в формуле полезной модели, являются признаками объектов указанного перечня;

обеспечиваемый полезной моделью результат не является техническим.

Редакционное замечание: первые два условия сформулированы как идентичные. Родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, является одним из признаков полезной модели. По этой причине второе условие, предусматривающее, так же как и первое, выражение родового признака признаком одного из объектов указанного перечня, входит в первое условие. Очевидно, здесь имелась в виду в качестве второго условия ситуация, когда родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, выражено признаком, которым не характеризуются объекты указанного перечня, а все остальные - признаками этих объектов.

Третье условие и определяет возможность отнесения классического технического решения к нетехническим и наоборот. В совокупности три указанных условия принципиальным образом отличаются от условий, сформулированных в предшествующем нормативном правовом акте (Административный регламент Роспатента), регулирующем правила экспертизы полезных моделей. Этим Регламентом характер результата, обеспечиваемого полезной моделью (технический или нетехнический), применялся только в качестве вспомогательного (дополнительного) условия, которое подлежало учету только в случаях, когда невозможно было однозначно оценить только по характеру признаков полезной модели их отношение к объектам указанного перечня.

Применение условия, предусматривающего установление характера результата, обеспечиваемого полезной моделью, в качестве самостоятельного требования к полезной модели, противоречит п. 1 ст. 1351 ГК РФ. Требование этого пункта закона к тому, что полезная модель должна являться техническим решением, относится к полезной модели (совокупности ее существенных признаков), а не к обеспечиваемому ей результату.

Отнесение этого требования как самостоятельного к результату, обеспечиваемому полезной моделью, было бы с технической точки зрения корректным, если бы между характером полезной модели, выраженной совокупностью существенных признаков (техническое или нетехническое решение) и характером обеспечиваемого ею результата (технический или нетехнический) было бы безальтернативное отношение: нетехнический характер результата свидетельствует о нетехническом решении (о том, что полезная модель относится к объектам указанного перечня) и наоборот. Однако «природа» объектов материального мира такого отношения не предусматривает. Можно привести множество примеров, когда нетехнический результат обеспечивается полезной моделью, которая является техническим решением, не относящимся к объектам указанного перечня. И наоборот - когда технический результат может быть обеспечен нетехническим решением.

Рассмотрим: различные развлекательные объекты - качели, карусели, колеса обозрения, горки и т. п. представляют собой конструкции, содержащие различные механизмы, обеспечивающие такое движение кабин, люлек, других объектов, в которых находятся люди, - которое обеспечивает развлекательный результат, являющийся нетехническим. Однако само решение характеризуется только признаками устройства, затрагивающими только физические (в частности, механические) аспекты устройства и по этой причине является техническим решением, не относящимся к объектам указанного перечня.

Приведем противоположный пример. Способ марша воинского подразделения по мосту «не в ногу», являющийся организационным (нетехническим) решением, обеспечивает сугубо технический результат - предотвращение возникновения резонансных колебаний моста, создающих угрозу его разрушения.

Таким образом, третье из указанных самостоятельных условий отнесения заявленного решения к нетехническим как противоречащее и ограничивающее содержание п. 1 ст. 1351 ГК РФ является нелегитимным и не подлежит применению. В случае его применения технические решения могут быть отнесены к нетехническим.

Признанные в мире стандарты в этой части патентного права (патентной экспертизы) предусматривают использование характера обеспечиваемого решением результата только как вспомогательного условия для надежного (адекватного) определения характера решения и его признаков. Такой подход, в частности, используется в практике Европейского патентного ведомства (ЕПВ) и во всех странах Евросоюза (ЕС). Детальный анализ этого подхода приведен в статье Ю.Д. Кузнецова и В.А. Мещерякова «Волшебные слова "техническое решение задачи”», опубликованной в журнале «Патентный поверенный» № 6 за 2012 г. Роспатент же, несмотря на декларируемые им заявления о том, что предложенные им усовершенствования нормативно-правовой базы в части патентного права, включая вопросы отнесения решений к нетехническим, гармонизированы с европейским законодательством и практикой его применения ЕПВ, - в действительности провел ряд своих надуманных предложений, в том числе - комментируемое.

Более того, в целом проблема отнесения решений к нетехническим стала еще более сложной в связи с тем, что указанный перечень объектов, не признаваемых техническими решениями, оставлен открытым. Возникает вопрос: как в этих условиях определять характер (технический или нетехнический) заявленных решений? В условиях закрытого перечня методика отнесения решений к нетехническим была ясной: сравнивать особенности заявленного объекта с характерными особенностями каждого из объектов указанного закрытого перечня. Применение этой методики не является шаблонным и требует глубоких системных профессиональных знаний в области науки и техники, порой даже философских воззрений на границы между миром техники и объектами живого мира, между интеллектуальной деятельностью, организационной деятельностью и деятельностью, в том числе - с использованием технических средств. Но сама методика является прозрачной, что делает ее универсальной и создает условия для ее единообразного применения.

В создавшихся же условиях эта методика остается применимой только в части тех объектов, которые поименованы в указанном перечне.

А как быть с теми, которые не поименованы, но порой относились экспертами Роспатента даже в условиях закрытого перечня к принципиально непатентоспособным изобретениям, что мотивировалось ведомственным желанием существенно сократить свои трудозатраты на наиболее трудоемкие и аналитические действия патентной экспертизы по проведению информационного поиска и последующего сравнительного анализа с выявленным уровнем техники?

Ответ на этот вопрос приведен в абз. 6 п. 35 Требований, в котором дано определение понятию «технический результат»:

«К техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами». Вряд ли является принципиально значимым относить явления и свойства к одному, а технические эффекты к другому виду одного и того же понятия «технический результат». Оба этих вида «технического результата» характеризуют глубинные, действительно технические (физические, химические, биологические) результаты. Принципиально важным является понимание того, что именно эти первичные (технические) результаты являются причиной для обеспечения потребительских результатов, в связи с чем необходимо нормативно установить требование, что приведение в заявках на изобретения и полезные модели сведений о достижении потребительских результатов не освобождает заявителя от приведения обоснования обеспечения указанных технических результатов, которые и являются «критериальным инструментом» для отнесения признаков к существенным, определения соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», а также индикатором технического характера отдельных признаков и решения в целом.

Вместо этого Требования предусматривают совсем иное. Так, в абз. 6 п. 35 Требований установлено:

«... при этом не считаются техническими результаты, которые:

достигаются лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;

заключаются только в получении информации и достигаются только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;

обусловлены только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе».

Теперь цитируем п. 5 ст. 1350 ГК РФ, в котором установлен открытый перечень принципиально непатентоспособных объектов как нетехнических решений:

«правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

решения, заключающиеся только в представлении информации;

научные теории и математические методы;

программы для ЭВМ».

Это значит, что приведенный в Требованиях перечень нетехнических результатов замкнут на виды принципиально непатентоспособных объектов (нетехнических решений). Характер результата, призванного служить индикатором характера решения, определен через характер этого решения. Логический круг замкнулся. (Здесь лишь Роспатент неправомерно дополнил открытый в ГК РФ перечень принципиально непатентоспособных объектов еще и «алгоритмами», которые специально еще в 2003 г. были исключены из Патентного закона РФ из этого перечня как принципиально патентоспособные, на которые практически во всех странах мира, в том числе России, выдаются многочисленные патенты на изобретения и полезные модели).

И, наконец, в конце указанного абзаца п. 35 Требований приведен пример нетехнического результата, не замкнутого на какой-либо упомянутый в открытом перечне принципиально непатентоспособный объект: «При этом не считаются техническими результаты, которые заключаются в занимательности и (или) зрелищности осуществления или использования полезной модели».

Подведем некоторые итоги той методики отнесения решений к нетехническим, которая складывается из перечисленных выше Требований.

Первое. При проведении экспертизы каждой заявки на полезную модель в части проверки отнесения заявленного решения к принципиально патентоспособному (техническому решению) должен быть оценен характер признака, характеризующего назначение заявленной полезной модели; а затем, если этот признак является техническим (не характерным для объектов указанного перечня принципиально непатентоспособных объектов), - характер каждого признака независимого пункта формулы полезной модели.

Если признак, характеризующий назначение полезной модели, является нетехническим, либо каждый признак независимого пункта формулы является нетехническим, заявленное решение должно быть признано нетехническим, т. е. принципиально непатентоспособным.

Второе. Если признак, характеризующий назначение заявленной полезной модели, является техническим, и таким же является каждый признак независимого пункта формулы полезной модели, экспертиза обязана оценить характер результата, указанного в описании полезной модели. Если этот результат сформулирован как нетехнический, экспертиза обязана признать заявленное решение принципиально непатентоспособным как нетехническим решением и отказать в выдаче патента на полезную модель.

Вот какова предусмотренная Правилами и Требованиям методика отнесения заявленного решения к принципиально непатентоспособному в условиях открытого перечня объектов, установленного п. 5 ст. 1350 ГК РФ.

Можно ли каким-то образом спасти заявку на полезную модель, изменив соответствующим образом формулу полезной модели или указанный в ее описании нетехнический результат на, действительно, первичный, технический? Об этом - далее.

Новый взгляд Роспатента на традиционные базовые понятия, определяющие изобретение или полезную модель как категорию объектов патентного права

Традиционное стремление современного Роспатента дать нормативное определение понятиям «изобретение» и «полезная модель», - существенным образом отвлекают Роспатент от практических базовых правовых условий, которыми должно руководствоваться национальное патентное ведомство и судебная система в процессе оценки патентоспособности этих объектов права.

Так, в частности, базовым мировым стандартом, определяющим требования к описанию изобретений или полезной модели в подаваемых в патентные ведомства стран мира заявок на изобретения или полезные модели, является раскрытие в этих описаниях четырех информационных блоков, связанных с задачей, решаемой изобретением или полезной моделью, и обеспечиваемыми ими результатами. Приводим эти блоки: экономически значимая задача, решаемая изобретением или полезной моделью; техническая проблема, препятствующая решению этой задачи на примерах предшествующего уровня техники (аналогов) и наиболее близкого аналога (прототипа); технический (первичный, глубинный) результат, обеспечиваемый ими в результате разрешения указанной проблемы; потребительский результат, вытекающий из технического результата и характеризующий экономическую или иную, в частности, социальнуюих значимость.

При этом решаемая изобретением или полезной моделью экономически значимая задача и потребительский результат, обусловленный первичным техническим результатом, должны характеризовать не технические, а их потребительские аспекты, которые отражают потребность общества и рынка, их конкурентоспособность.

Так, решаемая задача может предусматривать совершенствование существующих объектов (улучшение их потребительских свойств), создание объектов нового назначения или расширения арсенала средств определенного назначения.

Техническая проблема, препятствующая решить поставленную задачу совершенствования существующих объектов, должна характеризовать технические аспекты наиболее близкого аналога, препятствующие решению поставленной задачи улучшения потребительских свойств этого объекта.

Первичный технический результат вытекает из разрешения указанной проблемы и характеризует изменения физических, химических, биологических и иных природных свойств объекта изобретения или полезной модели, осуществленные совокупностью признаков изобретения или полезной модели.

Приведенная выше причинно-следственная цепочка известна специалистам всего мира как логический фундамент патентного права. Она определяет алгоритм раскрытия изобретения и полезной модели в заявках на выдачу патентов на эти объекты и используется при оценке их патентоспособности, а также применении доктрины эквивалентов в процессе установления фактов использования запатентованного изобретения или полезной модели.

При этом из всех четырех указанных аспектов только два из них, техническая проблема и технический результат, используются для целей патентной экспертизы (оценки патентоспособности). Так, в частности, эти два аспекта используются экспертизой при выявлении существенных признаков, оценке изобретательского уровня, характера (технического или нетехнического) отдельных признаков изобретения или полезной модели или их совокупности в целом. Решаемая же задача и вторичный, потребительский результат, адресованы потребителям инновационных проектов и служат в качестве рекламы для продвижения, коммерциализации заявленных и запатентованных изобретений и полезных моделей.

Этот мировой стандарт использовался еще в период СССР с некоторыми особенностями, определенными тем условием, что исключительное право на созданные в СССР изобретения фактически всегда предоставлялось государству, а не физическим или юридическим лицам. Одной из принципиальных особенностей являлось то, что вторичный, потребительский результат, называемый положительным эффектом, опосредующий экономическую значимость изобретения, - применялся в качестве одного из требований к охраноспособности изобретения. И в этих условиях нормативно-правовые акты тех лет прямо предусматривали показывать в описании изобретения причинно-следственную связь между первичным (техническим результатом) как причины и положительным эффектом как следствием этой причины. Именно первичный результат на практике и служил критерием существенности признаков, их взаимообусловленности. В системном же осмыслении первичный результат (технический результат), как и вытекающий из него положительный эффект, опосредовали полезность изобретения как основу целесообразности его использования в народном хозяйстве.

К сожалению, постепенно, начиная с 2000 г., этот мировой стандарт стал размываться в нормативно-правовой базе и практике экспертизы Роспатента. В современных описаниях изобретений и полезных моделей по выданным патентам в лучшем случае можно увидеть только два из указанных четырех информационных блоков: раскрытие технической проблемы на примере прототипа и результата, на обеспечение которого направлены изобретение или полезная модель. В большинстве же случаев в этих описаниях содержится только один информационный блок - раскрытие указанного результата. При этом современная нормативно-правовая база Роспатента предусматривает раскрытие только технического результата и вовсе не предусматривает раскрытие вторичного, потребительского результата, вытекающего из первичного, технического. Это определило сложившуюся к настоящему времени практику оценки экспертизой любого раскрытого в описании изобретения или полезной модели результата на предмет отнесения его к техническому. В случае признания этого результата нетехническим экспертизой делается вывод о неприменимости его для целей оценки существенности признаков, соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень»; но при этом применяется для отнесения заявленного решения к нетехническим. Возможность же изменения формулировки этого результата как первичного, технического, как правило, пресекается экспертизой по причине отсутствия его формулирования в первоначальных материалах заявки.

Теперь рассмотрим интерпретацию этого мирового стандарта Роспатентом в его Правилах и Требованиях.

Подпунктом 2 п. 34 Требований отмечено одно из указанных четырех требований - техническая проблема. Приведенное при этом содержание этого требования сформулировано не как техническая проблема, препятствующая решению поставленной задачи, а как сама поставленная задача.

Приводим терминологию указанного подпункта, определяющую содержание технической проблемы: «создание объекта, параметры, характеристики которого удовлетворяют заданным требованиям... в свойствах или явлениях, проявляющихся при осуществлении или использовании аналогов полезной модели, оптимизируемых при создании полезной модели».

Создание объекта с заданными параметрами - это поставленная задача, а не техническая проблема, препятствующая созданию такого объекта.

При этом возникает ряд вопросов: о каких параметрах идет речь? О технических или потребительских? Это принципиально важно, поскольку потребительские параметры не могут характеризовать техническую проблему непосредственно. Потребительские же параметры относятся к решаемой задаче, выражающей экономическую или иную социальную значимость, а не к технической проблеме. Как определить обеспечение параметров материального объекта техническим решением, являющимся лишь логическим описанием его сущности, а не конкретным материальным объектом, если эти параметры выражены количественными понятиями? Почему полезная модель должна оптимизировать свойства либо явления, т. е. технические аспекты объекта, а не изменять их в общем случае?

Указание же о решаемой полезной моделью задаче как экономической категории, а также - вторичном результате, вытекающем из первичного технического и отражающем потребительские свойства объекта полезной модели, комментируемые нормативные правовые акты не содержат.

На этом фоне, не предусматривающем разграничения между задачей и технической проблемой, а также первичным техническим результатом и вытекающим из него вторичным потребительским результатом, отнесение технического результата к самостоятельному критерию принципиальной патентоспособности полезной модели (требование к решению, чтобы оно было техническим) и создало основание для оценки характера заявленной полезной модели (является ли она техническим решением) во всех случаях точно так, как во всех случаях оценивается новизна и промышленная применимость полезной модели.

Это значит, что оценка технического или нетехнического характера результата, обеспечиваемого заявленной полезной моделью как самостоятельного критерия технического характера решения, должна быть проведена экспертизой и в тех случаях, которые составляют подавляющее большинство в заявках на полезную модель, поскольку они относятся к устройствам и по этой причине могут быть в весьма ограниченных случаях признаны нетехническими решениями (например, дизайн как внешний вид изделия или условные обозначения на изделии), когда все без исключения признаки формулы полезной модели выражены классическими признаками устройства. И если сформулированный в заявке результат будет воспринят экспертизой не техническим, а потребительским; да еще и вместо технической проблемы будет указана решаемая задача, - то экспертиза вправе отказать в выдаче патента на такую полезную модель, мотивировав свое решение тем, что указанный в заявке результат техническим не является.

Вернемся к уже рассмотренному примеру.

Например, заявлен «стол, содержащий столешницу, закрепленную на опорах, отличающийся тем, что столешница закреплена на опорах с помощью разъемных соединений». Если в качестве результата в заявке будет указано, например, «повышение удобства при транспортировке и монтаже - демонтаже стола» или еще какие-либо потребительские, а не технические результаты, обусловленные разъемными соединениями, например обеспечение монтажа-демонтажа стола без разрушения средств, скрепляющих столешницу с опорами; то у эксперта будут все основания признать заявленное решение не техническим и отказать в выдаче патента по этой причине. В практике Роспатента это - не единичный случай. Теперь она нормативно закреплена. На этом простейшем примере можно продемонстрировать наши предложения по формированию указанных четырех информационных блоков в описании изобретения или полезной модели.

Задача - обеспечить удобство при транспортировке и монтаже-демонтаже частей стола. Техническая проблема - неразъемное соединение столешницы с опорами, препятствующее решению указанной задачи. Первичный (технический) результат - обеспечение разъемного, не разрушаемого соединения столешницы с опорными ножками. Вторичный (потребительский) результат - обеспечение транспортировки стола по его частям (отдельно столешница и отдельно опорные ножки), или в данном случае можно считать, что вторичный потребительский результат выражается решаемой задачей обеспечения удобства.

В этом случае становится очевидно, что задача и вторичный потребительский результат не учитываются при оценке патентоспособности изобретения или полезной модели вообще, вне зависимости от того выражают они технические или экзотические нетехнические аспекты. При этом учитывая, что совокупность признаков, характеризующих заявленное решение, представлена только техническими признаками (характерными только для устройства как объекта изобретения или полезной модели), - нет оснований для оценки характера технической проблемы и первичного технического результата, поскольку технический характер самого решения очевиден. Сформулированные в Правилах и относящие характер результата к самостоятельному критерию принципиальной патентоспособности полезной модели подходы обязывают экспертизу в этом случае оценивать характер результата и в случае признания этого результата нетехническим признать заявленное техническое решение - нетехническим.

Понятие «Техническое решение, относящееся к устройству» как совокупность трех самостоятельных критериев полезной модели

Пунктом 35 Правил установлено: «Заявленная полезная модель признается техническим решением, относящимся к устройству, если формула полезной модели содержит совокупность существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью».

Во-первых, в странах с развитой правовой системой и давно устоявшимися традициями национальные законодательства не содержат раскрытие содержания понятий «изобретение» и «полезная модель». У нас же понятие «изобретение» сначала как «решение технической задачи» (до 1973 г.), а затем как «техническое решение» было нормативно закреплено еще на ранних этапах развития изобретательства в СССР. Эта особенность была характерной для нашей страны того периода, когда техничность изобретательства, научно-технический прогресс, техническое творчество и т. п. акценты на технику были обусловлены существующими в тот период нерыночными экономическими отношениями, в условиях которых было недопустимым подавать отечественными заявителями в Госкомизобрете- ний СССР заявки на изобретения, не связанные с развитием в стране научно-технического прогресса. По этой причине такая экзотика, как заявки на нетехнические решения, в виде условных обозначений на материальном носителе, правил интеллектуальной и хозяйственной деятельности (проведения игр, обслуживания клиентов и т. д.) практически не существовала. Положительный эффект, полезность и явная бесполезность, опосредующие целесообразность использования изобретений, были нормативно закреплены в качестве условий охраноспособности изобретений.

В первой редакции Патентного закона РФ (1992 г.) раскрытие понятия «изобретение» отсутствует. При этом закладывались, по меньшей мере, следующие воззрения на изобретение и полезную модель: любое заявленное в Роспатент предложение считается изобретением или полезной моделью, а не только то, которое признано патентоспособным, за исключением тех, которые Патентным законом РФ отнесены к неизобретениям в соответствии с закрытым перечнем таких принципиально непатентоспособных предложений. Изобретение или полезная модель могут решать любые задачи (технические, нетехнические), в том числе по созданию средств неизвестного ранее назначения и расширению арсенала средств известного назначения; обеспечиваемый изобретением или полезной моделью результат может быть любым (техническим или нетехническим), а если он, в действительности, не обеспечивается, то это обстоятельство не является основанием для отказа в выдаче патента, за исключением случаев, когда этим результатом является реализация назначения изобретением или полезной моделью (принципиальная неосуществимость изобретения или полезной модели, обусловленная противоречием изобретения или полезной модели законам природы).

Однако в последующих редакциях Патентного закона РФ, а затем и в ГК РФ вновь воспроизведено определение понятия изобретения, а также полезной модели - «техническое решение». И начались известные специалистам беспредметные споры с Роспатентом по поводу определения, является ли решение техническим. После всеобщей кодификации интеллектуальной собственности в ГК РФ, вступившим в силу 1 января 2008 г., и издания Административных регламентов Роспатента, относящихся к изобретениям и полезным моделям, эти споры нормативно упорядочились, но так и не стали системой, единообразно применяемой Роспатентом на практике.