В статье «Изменение формулы изобретения: условия реализации и правовые последствия», Журнал Суда по интеллектуальным правам1, от 23 марта 2016 г., судья В.А. Химичев[1] [2] пишет: «Независимый пункт формулы изобретения, который должен относиться только к одному изобретению, характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны (п. 10.8.1.4 Регламента)».

Так и написано процитированное правило, но оно основано на изначально ошибочном из- ложении[3] и механически переносится из одного документа (Правила) Роспатента в другой его документ (Регламент), хотя в норме закона установлено, что «объем правовой охраны определяется формулой», а не ее независимым пунктом, если он же не является единственным в формуле.

Когда же формула изобретения или полезной модели содержит наряду с независимым еще и за
висимые пункты, объем правовой охраны тем самым определен всей формулой, а не только независимым пунктом.

Именно так объем правовой охраны определялся еще в п. 4 ст. 3 Патентного закона РФ, и позже этот же принцип был сохранен в п. 2 ст. 1354 ГК РФ:

«Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст.1375 и п. 2 ст. 1376)».

Объем правовой охраны, определяемый содержанием независимого пункта формулы, рассматривается в контексте достаточного при подтверждении факта использования, что непосредственно следует из п. 3 ст. 1358 ГК РФ:

«Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1354 настоящего Кодекса».

При установлении использования изобретения (полезной модели) действительно является достаточным подтверждение использования каждого признака, приведенного только в независимом пункте формулы несмотря на то, что используются при этом признаки из зависимых пунктов или нет. Однако отмеченное ранее не меняет установленного в патентной формуле объема прав, относящегося ко всей формуле, если она является многозвенной. Кроме того, закон также не связывает установление временной правовой охраны изобретения (п. 1 ст. 1392) только с независимым пунктом формулы со всеми вытекающими из этого последствиями[4].

Ошибка в толковании объема прав только по независимому пункту многозвенной формулы приводит в дальнейшем к ошибочному мнению о том, что признаки зависимых пунктов не входят изначально в предоставленный объем прав в выданном патенте.

Это не так, и именно исходя из того, что зависимые пункты формулы также участвуют в формировании ее объема прав, патентообладатель при рассмотрении возражения против выданного ему патента вправе предпринимать действия по уточнению ранее предоставленного объема именно «внутри» этого объема. Привлечение признаков, ранее не входивших в установленный в формуле объем прав, но показанных в любых других местах описания, выходит за рамки установленного ранее объема прав, причем - в сторону его расширения.

Судья В.А. Химичев пишет:

«Не вызывает сомнения использование таких вариантов изменения формулы изобретения, включая использование признаков, содержащихся в описании, при рассмотрении возражений на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение при условии соблюдения общих требований к изменению документов заявки.

Можно ли такой подход применять при рассмотрении возражений против выдачи патента?

В силу абзаца 3 п. 4.9 Правил № 56 изменения формулы изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение; правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

Подпунктом 2 п. 24.4 Регламента предусмотрено, что если при проверке формулы изобретения установлено, что в независимом пункте формулы изобретения отсутствует признак, который, по мнению экспертизы, является существенным, т. к. без него не достигается технический результат (ни один из результатов, если заявитель указал несколько их видов), но этот признак содержится в описании или в зависимом пункте формулы, заявителю предлагается включить такой признак в независимый пункт формулы.

Таким образом, указанный нормативный акт, которым следует руководствоваться и при рассмотрении возражений против выдачи патента, допускает изменения формулы изобретения путем включения в независимый пункт формулы признаков, присутствующих в ее зависимых пунктах или описании, а также других вариантов, рассмотренных выше. То есть, действующее законодательство не предусматривает каких-либо дополнительных ограничений по изменению формулы изобретения при рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение, чем те, которые установлены при внесении изменений в документы заявки на изобретение».

Позиция, высказанная судьей В.А. Химиче- вым, как представляется, базируется на ошибочном тезисе о том, что «действующее законодательство не предусматривает каких-либо дополнительных ограничений по изменению формулы изобретения при рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение, чем те, которые установлены при внесении изменений в документы заявки на изобретение».

Президиум Суда по интеллектуальным правам не поддержал высказанную выше позицию при рассмотрении кассационной жалобы по делу СИП-32/2015 (патент РФ № 2222332[5]) и, ссылаясь на нормы российского патентного права, пришел к выводу о том, что при рассмотрении возражения против выданного патента оценке патентоспособности подлежит уже запатентованный объект с формулой, выражающей сущность изобретения и определяющей объем его правовой охраны по выданному патенту, отметив при этом следующее:

«Положения Правил № 82[6] не следует механически переносить на стадию рассмотрения возражений против выдачи патента. Необходимо различать функции экспертизы, проводимой в процессе рассмотрения заявки, и функции палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения против выданного патента. В первом случае объем правовой охраны изобретения только еще формируется, и допустимы любые изменения его формулы, не изменяющие сущности изобретения, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но раскрытого в описании. Во втором - оценке подлежит уже запатентованный объект с формулой изобретения, выражающей сущность изобретения и определяющей объем его правовой охраны».

Напомним, как эта же позиция излагалась ранее[7]:

«Рассмотрение возражения в Палате по патентным спорам Роспатента неадекватно по назначению тому, что можно осуществлять на этапе экспертизы заявки по существу, т. е. когда объем исключительных прав еще не установлен и допустимы практически любые изменения заявленной формулы, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но раскрытого в описании. Но не следует приравнивать возможность изменения заявленной формулы путем включения в нее признаков из описания, с возможностью аналогичного изменения формулы патента, которая определяет объем исключительных прав».

Таким образом, эти позиции идентичны и если допустить изменение объема прав в независимом пункте формулы выданного патента используя не только признаки из зависимых пунктов, но и признаки из описания (не приравнивать к возможному исправлению допущенной в патенте ошибки), то по множеству таких патентов невозможно будет провести достоверный анализ патентной чистоты продукции и технологии, так как невозможно установить все те вариации объемов прав, которые могут быть изменены. Если объем прав может быть оценен с учетом возможных вариаций признаков, имеющихся в зависимых пунктах, находящихся в определенной правовой подчиненности, то при заимствовании признаков, упомянутых только в описании, такую оценку практически осуществить крайне затруднительно.

В примерах реализации изобретения многих патентов, количество признаков и разных их комбинаций, характеризующих частные формы выполнения изобретения, значительно превышает количест-

во признаков, указанных во всех пунктах формулы, что наглядно иллюстрируется, например, формулой и описанием патента РФ № 2578801s, опубликованного 27 марта 2016 г. в бюллетене Роспатента.

Если лица, проводящие анализ патентной чистоты, знают, что в процессе рассмотрения заявки в независимый пункт формулы могут быть перенесены признаки из зависимых пунктов и/или описания, что закон допускает на этом этапе, то после публикации патента с установленным объемом исключительных прав никто и не предполагает, что может появиться новый патент, независимый пункт формулы которого сформирован с учетом признаков, отсутствовавших в формуле и заимствованных из описания.

В мировой практике считается, что патентообладатель подарил обществу все те примеры, которые он привел в описании, но не внес в патентную формулу (ее зависимые пункты). Патентообладатель сам несет риски в этой связи, если его патент будет оспорен и потребуется изменить формулу изобретения. Принцип «патент действует не в отношении того, что раскрыто в описании, а в отношении того, что запатентовано в патентной формуле» неукоснительно соблюдается.

На практике, при оспаривании действительности патента, Роспатент давно применяет изложенные выше соображения о недопустимости изменения патентной формулы за счет включения в нее признаков из описания. Была попытка внести соответствующее правило в предыдущую редакцию проекта[8] [9] регламента для палаты по патентным спорам, но после серьезного анализа и критики Роспатент, отказался от этого предложения. В последней редакции рассматриваемого проекта[10] [11] административного регламента такого правила в принципе уже нет.

Анализ решений Роспатента (палаты по патентным спорам) за последние десять лет11 не выявил решений, когда при частичном аннулировании патента в изменяемый независимый пункт формулы вносились признаки из описания, отсутствовавшие в зависимых пунктах.

Евразийская патентная конвенция предусматривает возможность административного аннулирования евразийского патента самим ЕАПВ[12], и в соответствии с правилом 53(1) Патентной инструкции Евразийской патентной конвенции возражение по административному аннулированию может быть подано только в течение шести месяцев с даты публикации сведений о выдаче евразийского патента.

Дальнейшая процедура определена Порядком подачи и рассмотрения возражений против выдачи евразийского патента по процедуре административного аннулирования евразийского патента, утвержденным приказом ЕАПВ от 22 декабря 2015 г. № 63, согласно которому патентовладелец вправе представить в Евразийское ведомство отзыв на возражение с указанием доводов против требований, содержащихся в возражении, а также предложения о внесении исправлений и изменений в евразийский патент с учетом требований, изложенных в п. 4.7 указанного Порядка.

Согласно пункту 4.7. Порядка, патентовладелец вправе представить предложения о внесении изменений в евразийский патент. Предлагаемые патентовладельцем изменения описания изобретения, формулы изобретения и чертежей, за исключением исправления технических и очевидных ошибок, должны быть сделаны в пределах раскрытия изобретения в описании изобретения. При этом представленные изменения не должны вносить в формулу изобретения признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах евразийской заявки, и приводить к расширению объема правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом в том виде, как он выдан.

Таким образом, при уточнении формулы изобретения по евразийскому патенту также не допускается вносить те признаки, которые ведут к расширению объема правовой охраны (объем правовой охраны с учетом признака из описания всегда шире нулевого объема аннулированного полностью патента), предусмотренной ранее выданным патентом, что перекликается с позицией, отмеченной Президиум Суда по интеллектуальным правам в деле СИП-32/2015 (патент РФ № 2222332): «В связи с этим допустимыми будут являться те изменения формулы изобретения, которые не направлены на расширение объема охраны, например путем изменения назначения изобретения, а основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу, что приводит к сужению объема охраны».

Далее представим три примера из практики Роспатента.

А. При рассмотрении возражения против выдачи патента на полезную модель № 96102 «Упаковка» с приоритетом от 7 июля 2010 г., был представлен отзыв на возражение, в котором выражено согласие с тем, что упаковка, охарактеризованная в независимом первом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не соответствует условию патентоспособности «новизна», и предлагалось сохранить патент путем уточнения независимого первого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту путем включения в него признака, касающегося соединения внутренней и внешней стенок с образованием отсека.

В отзыве указано, что данный признак изложен в описании оспариваемого патента.

По данному поводу коллегия палаты по патентным спорам высказала следующее.

Пункт 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам предполагает возможность внесения изменений в формулу охранного документа. Однако наличие в представленной патентообладателем формуле признака «соединенными друг с другом у отверстия контейнера и у дна контейнера с образованием отсека» (данная информация содержалась в описании оспариваемого патента), ранее в ней не содержащегося, - приводит не к изменению формулы полезной модели, с которой выдан оспариваемый патент, а к появлению новой совокупности признаков, которая ранее не характеризовала полезную модель по оспариваемому патенту.

Б. В решении Роспатента об аннулировании патента № 2182889 с приоритетом от 12 апреля 2001 г. на изобретение «Дезинфицирующее средство» отмечено следующее.

Патентообладатель представил откорректированную формулу изобретения, при этом он не исключил из формулы изобретения неохраноспособный вариант дезинфицирующего средства, а изменил родовое понятие, включив в независимый пункт формулы изобретения признак «для обеззараживания воды», который был указан только в описании к оспариваемому патенту.

Однако законодательство, как действовавшее на дату выдачи патента (ст. 20 Закона), так и действующее в настоящее время (п. 1 ст.1378 ГК РФ), не предусматривает возможности внесения признаков в формулу изобретения после принятия решения о выдаче охранного документа. Действительно, внесение признака из описания в формулу уже выданного охранного документа приводит к возникновению иного объекта правовой охраны, который характеризуется другой совокупностью признаков, с которой оспариваемый патент никогда не действовал.

Таким образом, представленная патентообладателем формула изобретения является новой формулой, которая не может быть принята в качестве измененной формулы изобретения.

Данное решение Роспатента по патенту № 2182889 было принято в суде, и Президиум Суда по интеллектуальным правам в Постановлении от 27 июня 2014 г. по делу № СИП-436/2013 отметил следующее.

«Суд правильно мотивировал свою позицию тем, что в силу п. 1 ст. 20 Патентного закона заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения без изменения сущности заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо решения об отказе в выдаче патента.

С учетом данной нормы суд верно указал, что законодательство не предусматривает возможности внесения дополнительных признаков в формулу изобретения после принятия решения о выдаче патента. В связи с этим Роспатент обоснованно не принял уточненную заявителями формулу, так как, оценив ее, установил, что она не охватывается первоначальной формулой».

В. Не происходит изменения объема прав, если при замене в формуле первоначально указанного родового понятия приведены положения, которые равнозначны, находятся в отношении подчинения или пересекаются между понятиями, ранее указанными в формуле.

Такая ситуация имела место при рассмотрении возражения против выдачи патента № 12720 на полезную модель «Элемент опоры светильника» с приоритетом от 13 октября 1999 г., выданного с формулой полезной модели:

«Элемент опоры светильника, выполненный в виде полого усеченного конуса, отличающийся тем, что соотношения размеров элемента опоры выбраны из условий:

01 < у < 0,02,

dn - d1 + (n-1)L,

Dn - d1 + nLy,

8 = 2 + 1,105n, где

Y - конусность элемента опоры, dn - меньший диаметр n-го элемента,

Dn - больший диаметр n-го элемента, n - порядковый номер элемента опоры,

L - длина элемента опоры,

8 - толщина стенки элемента опоры».

При рассмотрении возражения против данного патента коллегия палаты по патентным спорам отметила, что формула полезной модели содержит в качестве родового понятия объект в единственном числе - «элемент опоры светильника»; тогда как остальные признаки, выраженные в виде математических зависимостей, включают аргумент «n» - порядковый номер элемента опоры, т. е. подразумевают множественность таких элементов. Следовательно, имеет место противоречие: родовое понятие («элемент опоры светильника») охарактеризовано признаком объекта, содержащего несколько таких элементов (n - элементов).

Представленная патентообладателем измененная формула полезной модели содержала родовое понятие, отражающее ее назначение, - «Опора светильника» (вместо «Элемент опоры светильника»). Данное изменение родового понятия признано относящимся к заявленной полезной модели, поскольку понятия «опора светильника» и «элемент опоры светильника» находятся в отношении подчинения, т. е. их объемы частично совпадают, а текст представленной формулы полностью основан на описании.

Внесенные патентообладателем изменения в формулу полезной модели устраняют основания для признания оспариваемой полезной модели не соответствующей условию охраноспособности «новизна», поскольку из уровня техники, представленного в возражении, неизвестно средство того же назначения, которому присущи все существенные признаки, приведенные в измененной редакции формулы полезной модели.

В итоге патент был частично аннулирован и выдан новый патент на полезную модель «Опора светильника» с измененной формулой полезной модели.

При рассмотрении возражения о недействительности патента следует оценить, не возникает ли в каждом конкретном случае ситуация с установлением очевидной или технической ошибки в выданном патенте, что может повлечь за собой необходимость исправления ошибки[13] в формуле выданного патента, которое не должно подменяться внесением признаков из описания, ранее отсутствовавших в формуле и приводящих к расширению объема прав.

Если имеет место ситуация, предусмотренная п. 4 ст. 1393 ГК РФ, правообладатель оспариваемого патента вправе обратится в Роспатент с ходатайством о внесении соответствующих исправлений в выданный патент, и до принятия решения по данному обращению Роспатент вправе приостановить рассмотрение возражения против выданного патента.

[1] http://ipcmagazine.ru/patent-law/changing-the-daims-implementing-conditions-and-legal-implications.

[2] В.А. Химичев, кандидат юридических наук, председатель 2-го судебного состава Суда по интеллектуальным правам.

[3] Об этой ошибке сообщалось в Роспатент, и будем надеяться, что со временем она будет устранена.

[4] Целью статьи не является описание всех преимуществ и особенностей многозвенной формулы, объем прав по которой не тождественен объему прав, предоставляемому только независимым пунктом формулы.

[5] http://www.fips.ru/Archive4/PAT/2016FULL/2016.03.27/DOC/RUNWC2/000/000/002/578/801/document.pdf.

[6] Приказ Роспатента от 6 июня 2003 г. № 82 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение».

[7] Идентичная позиция и мотивации высказаны ранее в публикациях:

Джермакян В. Возможности изменения формулы изобретения или полезной модели при рассмотрении возражения против выдачи патента / Патентный поверенный, № 6, 2007.

Джермакян В. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации (Постатейный комментарий, практика применения, размышления), 2-е изд.ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ». М. 2011. С. 524-528.

Джермакян В. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации (Постатейный комментарий, практика применения, размышления), 3-е изд.ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ». М. 2014. С. 545-550.

[8] http://www.fips.ru/Archive4/PAT/2016FULL/2016.03.27/DOC/RUNWC2/000/000/002/578/801/document.pdf.

[9] Проект Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по признанию недействительным предоставления или осуществлению досрочного прекращения действия правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, осуществлению признания недействительными патентов на изобретения, промышленный образец, свидетельства (патент) на полезную модель, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара (проект Регламента был размещен на официальном сайте Роспатента 4 октября 2007 г.).

[10] http://www.rupto.ru/docs/appeal/reg_nedeystv.pdf Дата последнего обновления: 17. февраля 2016 16:36.

[11] http://www.fips.ru/sitedocs/pps_aU.htm.

[12] ЕАПВ - евразийское патентное ведомство.

[13] Ошибка может касаться, например, очевидного искажения признака в формуле, когда при таком восприятии искаженного признака он превращается в не идентифицируемый со всеми вытекающими последствиями при оценке промышленной применимости.