Понятия селективного изобретения как определяющего некий, особый вид изобретений, в российском патентном праве не существует, но бытует мнение, что оно относится тем не менее к самостоятельному виду изобретений - химических соединений. Основано данное мнение на том, что термин «селективное изобретение» впервые появился в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Госпатента СССР (предшественник Роспатента от 2 июля 1991 г. № 49. В пункте 19.8.5 «Проверка изобретательского уровня» которых было указано следующее:

«Требованию изобретательского уровня соответствуют, в частности:

... индивидуальное соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений (селективное изобретение), но не описанное как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении».

В последующем приведенное правило менялось только редакционно, и в настоящее время оно изложено в следующей редакции:

«Условию изобретательского уровня соответствуют, в частности:

. химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально получен
ное и исследованное и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение)»1.

Представим себе ситуацию, если бы рассматриваемое правило было изложено без упоминания о «селективном» изобретении:

химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении.

Разве это приведет к изменению оценки патентоспособности такого химического соединения?

Но некоторые специалисты стали придерживаться мнения, что поскольку хотя бы формально термин «селективное изобретение» внесен в нормативный документ только в 1991 г., то до 1991 г. его в принципе нельзя было рассматривать как патентоспособное изобретение. Но при этом взятое в Правилах в скобки словосочетание «селективное изобретение» не меняет самих правил оценки патентоспособности рассматриваемых химических соединений и не определяет их как один из видов веществ, подлежащих патентной охране.

Ошибка такого умозаключения состоит в том, что «селективное изобретение» не является понятием, определяющим некий самостоятельный вид химического изобретения, а представляет собой заимствованное из немецкой практики и широко разошедшееся по миру условное обозначение (термин) изобретений, получаемых научным методом селекции, направленным на получение новых объектов в среде им подобных, но обладающих новыми полезными свойствами.

Селективное изобретение относится к химическому соединению (или нескольким соединениям), которые уже входят в известную обширную группу, объединяющую подобные химические со- [1] единения, хотя и является новым как таковое. Известность этой группы, охватывающей значительное число структурно родственных химических соединений, не говорит о том, что в нее не будут входить и вновь создаваемые соединения, имеющие общие, но не тождественные признаки химического соединения.

Подобные ситуации возникают сплошь и рядом и имеют отношение не только к синтезу химических соединений конкретной группы, но и к структурному синтезу шарнирно-рычажных механизмов, входящих в одну родовую группу, и к другим изобретениям, которые объединяются по тому или иному принципу в общие родовые группы, в которых число входящих вариантов может расти до бесконечности. Если посмотреть с другой стороны, то так же можно отнести к самостоятельным те изобретения, которые именуются как «пионерное» или «комплексное» и которые никто и никогда не относил к отдельным видам изобретений, требующих собственного, сугубо специфического методологического подхода оценки патентоспособности.

Обращаем внимание на публикацию И.А. Ве- селицкой [1], три абзаца из статьи которой проливают свет на рассматриваемые нами вопросы:

«Возникновение и развитие института селективных изобретений в западных странах началось в конце XIX - начале XX в. Поскольку до середины 60-х гг. прошлого столетия в западных странах прямая защита химических веществ как таковых отсутствовала, селективность объектов в области химии рассматривалась только в отношении способов получения химических веществ, композиций, сплавов и применения. При этом под способами понимались любые способы. После продолжительных дискуссий к ним были отнесены и способы-аналоги при условии выбора новых и оригинальных исходных веществ».

«Уместно подчеркнуть, что в мировой практике понятие «селективное изобретение» в основ-

ном используется применительно к изобретениям в области химии или связанных с ней областях и охватывает такие объекты изобретения, как вещество (индивидуальные соединения, композиции, смеси, сплавы и т. п.), способ и применение, хотя не исключается возможность защиты устройств в форме селективных изобретений».

• «Патентные ведомства и суды при исследовании селективных изобретений, относящихся к новым химическим соединениям, требуют, чтобы эти соединения не были описаны и раскрыты как таковые. Если, например, в патенте в длинном перечне соединений будет приведено определенное соединение (даже без указания его физико-химических параметров), то в дальнейшем третье лицо не сможет получить на него патент как на селективное изобретение, аргументируя свои притязания тем, что в патенте не раскрыт способ получения этого определенного соединения. Позиция патентных ведомств и судов, отказывающих в предоставлении третьим лицам защиты такого рода соединений, основывается на том, что специалист, опубликовавший изобретение, на основании своих знаний сможет установить, каким образом можно получить такое соединение. В подобном случае для такого соединения патентная защита возможна только через его применение при условии, что этот объект отвечает критериям патентоспособности».

Вторым заблуждением является толкование термина «селективное изобретение» как известного и выбранного из ряда уже ранее запатентованных альтернативных химических соединений, объединенных в структурную группу, именуемую формулой Маркуша, но проявляющего свойства, ранее неизвестные для перечисленных известных альтернативных вариантов соединений.

Тем самым создается и распространяется в различных публикациях, например [9], ошибочная иллюзия того, что «селективное изобретение» якобы может не отвечать условию патентоспособности - «новизна», но, тем не менее, при выявлении (установлении) нового свойства этого будет достаточно для признания Роспатентом патентоспособности такого изобретения.

Однако это совершенно не соответствует действительности, и оценка новизны конкретного химического соединения по всей совокупности характеризующих его признаков (структура, наличие конкретных заместителей в определенных положениях и взаимное расположение групп и атомов в молекуле) обязательно предшествует принятию во внимание нового свойства этого конкретного соединения, которое относится к техническому результату и служит всего лишь одним из сопутствующих условий признания патентоспособности, но не единственным и самодостаточным.

Рассматриваемое в новой заявке частное (индивидуальное) химическое соединение, хотя и подпадает под общую родовую группу химических соединений, но должно являться тем частным вариантом, который ранее не был раскрыт в уровне техники, т. е. он был не известен (на это прямо указывают нормативные правовые акты, которыми руководствуется Роспатент[2]). В этой ситуации действует стандартный для патентного права принцип: известность общего не порочит новизны частного, и так называемое селективное изобретение, если оно соответствует ВСЕМ условиям патентоспособности (новизна конкретного химического соединения, соответствие его изобретательскому уровню и промышленной применимости), охраняется патентами во всех известных нам странах.

Не было случая, когда Роспатент или суд признавали изобретение патентоспособным только лишь потому, что квалифицировали его как «селективное изобретение».

«Селективность» не является принятым в законе условием (критерием) патентоспособности изобретения, ни в России, ни в других странах.

Показательным на этот счет служит решение Арбитражного суда г. Москвы от 24 мая 2005 г. по делу № А40-63727/04-67-646, в котором рассматривался иск о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам (далее - ППС), которым было отказано в удовлетворении возражений заявителя против выдачи евразийского патента ЕА № 002386 на изобретение «Полиморфная форма гидросульфата клопидогрела».

ППС отказала в удовлетворении возражения против выдачи евразийского патента ЕА № 002386, правомерно установив, что оспариваемый патент выдан в отношении нового изобретения, квалифицировав это изобретение как селективное, соответствующее изобретательскому уровню (выделено автором, - В.Д.)

Итак, основанием для сохранения патента явилось признание соответствия изобретения условию патентоспособности - «изобретательский уровень», а не признание селективности как таковой.

Достаточно ознакомиться с некоторыми извлечениями из судебного решения, чтобы убедиться в том, что оценка патентоспособности в отношении изобретения, обозначаемого как селективное, осуществлялась по всем общепринятым канонам оценки патентоспособности любого химического соединения, каким бы мы его условно ни называли.

«В патенте США № 4847265 также раскрыт гидросульфат клопидогрела, однако без описания его кристаллической формы, что заявителем не оспаривается.

В решении ППС правомерно указано, что особенность оспариваемого изобретения по пунктам 1 - 6 формулы заключается в том, что описанное соединение запатентовано как кристаллическая полиморфная модификация с конкретными порошковой рентгенограммой и инфракрасным спектром, имеющая определенные характеристические пики порошковой рентгенограммы, определенное характеристическое поглощение, проявляемое инфракрасным спектром, и определенную точку плавления.

Все перечисленные характеристики, позволяющие идентифицировать указанную кристаллическую модификацию - гидросульфат клопидогрела, отсутствуют в описании противопоставленного оспариваемому изобретению патента США № 4847265.

Таким образом, довод заявителя о том, что в указанном решении проводилось сравнение свойств кристаллической модификации гидросульфата клопидогрела со свойствами вещества по патенту ЕР 281459, необоснован».

На последний абзац рекомендуем обратить особое внимание. В нем подчеркнуто, что сравнение двух соединений не осуществлялось по проявляемым ими свойствам. Оценка осуществлялась по признакам, характеризующим и идентифицирующим непосредственно сами химические соединения.

Далее в решении суда отмечено:

«Кристаллическая полиморфная модификация гидросульфата клопидогрела, описанная в изобретении по оспариваемому патенту, имеет большую стабильность и не переходит самопроизвольно ни в какую иную полиморфную модификацию. Порошок, полученный из указанной полиморфной модификации, имеет такие физико-химические свойства, как высокая компактность и низкая электростатичность и растворимость, что позволяет легко подвергать его любой обработке в условиях фармацевтической технологии.

Поскольку все перечисленные характеристики, позволяющие идентифицировать данную конкретную кристаллическую модификацию, отсутствуют в описании к противопоставленному патенту США, нет оснований считать данное изобретение не соответствующим условию патентоспособности «новизна».

При известности из описания к патенту США группы соединений, имеющих общую структурную формулу, изобретение по пунктам 1 - 6 оспариваемого патента квалифицировано Палатой по патентным спорам как селективное изобретение по отношению к изобретению по патенту США, поскольку оно представляет собой индивидуальное соединение, подпадающее под общую структурную формулу известной группы соединений, но при этом в патенте США заявленная кристаллическая полиморфная модификация не описана как специально полученная и исследованная».

В итоге суд отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 18 июня 2004 г., принятого по возражениям заявителя от 23 октября 2003 г., и данный патент продолжает действовать до сих пор.

В другом решении Роспатента, принятом 28 июля 2016 г. по возражению[3] против выдачи патента на изобретение № 2114838 на группу изобретений «Триазольные производные, фармацевтическая композиция и промежуточные продукты», сохраняя данный патент в силе, коллегия Палаты по патентным спорам в части рассматриваемого нами вопроса подчеркнула следующее (приводятся извлечения):

«Однако, у соединений согласно оспариваемому патенту заместитель Y(Hal) находится в определенном положении, а именно, в соседнем положении с местом присоединения азотсодержащего шестичленного цикла (обозначенного как «Het» в документах [1, 2]) к остальной части соединения формулы (I), тогда как в документах [1, 2] приведены примеры соединений, в которых Het замещен каким-либо заместителем только в положении, соседнем с гетероатомом, а не с местом присоединения Het к остальной части соединения формулы (I). При этом в описании к оспариваемому патенту приведены способы получения соединений, охарактеризованных в независимом пункте 1 и зависимых пунктах 2-10 указанной формулы.

Таким образом, признак, касающийся наличия галогенового заместителя Y в определенном положении соединения формулы (I), не описан в документах [1, 2], где возможность использования азотсодержащего шестичленного цикла, замещенного галогеном, в структуре соединений формулы (I), так же как и способы получения таких соединений были описаны в общем виде без какой-либо конкретизации в отношении соединений, охарактеризованных в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Необходимо отметить, что сущностью группы изобретений по оспариваемому патенту являются соединения формулы (I), структура которых содержит галогеновый заместитель Yв определенном положении, что обеспечивает технический результат, выраженный в виде неожиданно высокого уровня их фунгицидных свойств (стр. 2, абз. 3 описания к патенту) по сравнению с ближайшими по структуре и известными из документов [1,2] соединениям.

Коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что в патентных документах [1] и [2] не раскрыты существенные признаки изобретения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту, касающиеся галогенового заместителя Y в положении 5 азотсодержащего шестичленного цикла триазольных производных общей формулы I.

Соответственно, в документах [1] и [2] отсутствуют сведения об аналогах, характеризующихся признаками, идентичными всем существенным признакам изобретения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту.

Исходя из изложенного можно констатировать, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать соединение по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту не соответствующим условию патентоспособности «новизна».

Аналогичный вывод можно сделать и в отношении изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 11, 14 формулы по оспариваемому патенту, поскольку данные пункты включают признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту в полном объеме».

Как видим, в данных делах оценка патентоспособности осуществлялась не по неким особым для «селективных изобретений» правилам, а строго в соответствии с оценкой патентоспособности по всем установленным законом условиям патентоспособности: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость технического решения.

Принцип оценки патентоспособности изобретения, именуемого как «селективное изобретение», предусматривает обязательную оценку новизны самого заявляемого химического соединения. И такой принцип тождественен оценке патентоспособности изобретений, относящихся к так называемым «комбинаторным библиотекам». В публикации [3] на стр. 17-18 в отношении патентования изобретений - «комбинаторных библиотек» отмечено следующее:

«По мнению представителя патентного ведомства Японии, публикацию, описывающую библиотеку, охарактеризованную при помощи формулы Мар- куша, следует рассматривать в уровне техники как описывающую соединения, охарактеризованные формулой Маркуша. Иными словами, индивидуальное соединение, которое раньше входило в состав библиотеки, не считается новым.

С этим положением можно согласиться, только когда библиотека представляет матрицу, поскольку в такую библиотеку входят конкретные соединения, структура которых четко определена, даже если не все эти соединения описаны в заявке.

Если библиотека представляет смесь соединений, обычно невозможно однозначно утверждать, что конкретное соединение присутствовало в этой смеси, а значит, известно из уровня техники».

Завершая статью, обратим внимание на вступление в действие с 12 августа 2016 г. новых Правил (2016).

Таким образом, при использовании п. 70 и 78 нужно помнить, что при всей близости и схожести их по смыслу они раздельно определяют оценку новизны и уровня изобретений, в том числе относящихся к химическим соединениям. Как видим, методология оценки патентоспособности изобретения, именуемого «селективное изобретение», не изменилась и вновь нашла свое комплексное отражение в новых правилах, закрепив практику Роспатента в соответствии с ведущими патентными ведомствами других стран.

[1] См. пункт 78 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (утверждены приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316, зарегистрированы в Минюсте России 11 июля 2016 г. № 42800), далее - Правила (2016). Ранее аналогичное положение содержалось в п. 25.5.3(4) Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (утвержден приказом Минобрнауки от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрирован в Минюсте России 20 февраля 2009 г. рег. № 13413), далее - Административный регламент.

[2] В частности, пункт 24.5.2(4) Административного регламента предусматривает, что «химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, признается новым, если оно не раскрыто как таковое и отсутствуют какие-либо сведения относительно исходных соединений, способа его получения или его свойств». Аналогично, пункт 70 новых Правил (2016) предусматривает, что «химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, или композиция на его основе признаются соответствующими условию новизны, если химическое соединение как таковое неизвестно из уровня техники и отсутствуют сведения относительно исходных соединений, способа его получения и его свойств, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения».

[3] Четвертое по счету.