В своей статье В.Ю. Джермакян1 «Признаки изобретения в формуле изобретения или признаки в формуле изобретения»[1] [2] (далее - Статья), а также выступая с докладом[3] на Коллегиальных чтениях 2016 г., предложил интересный подход к установлению факта использования изобретения. Предложенный подход опирается на то, что установление использования изобретения основано на анализе признаков изобретения, которые приведены в его формуле, т. е. признаки, которые характеризуют сущности, отличные от самого изобретения, могут не участвовать в процессе установления его использования.

Поддерживая по существу предложенный подход, стоит отметить его существенные, даже критические недостатки, т. к. подход се
годня сформулирован на уровне идеи, направления для движения; но для его применения не определены необходимые условия.

Прежде всего нужно разобраться с законодательствами, которые за последнее время в области изобретений претерпели существенные изменения. Обсуждаемый подход был сформулирован во время действия Регламента[4], который утратил силу, а ему на смену были приняты Правила[5] и Требования[6]. С учетом этого является показательным сравнение применимости обсуждаемого подхода во времена Регламента и сегодня.

Пункт 24.4(4) Регламента устанавливает, что проверка формулы изобретения включает выявление в формуле признаков, характерных для решений, не являющихся изобретениями
в соответствии с п. 5 ст. 1350 Кодекса и положениями подп. 1 п. 24.5 настоящего Регламента, наличие которых в формуле изобретения не влияет на достижение технического результата, обусловленного оставшейся совокупностью признаков. Если при проверке формулы изобретения установлено, что наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, формула содержит характеристику иного решения, не являющегося изобретением в соответствии с п. 5 ст. 1350 Кодекса, - проверка патентоспособности проводится в отношении изобретения, выраженного формулой заявителя. Заявителю предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы изобретения, которая наряду с совокупностью признаков, характеризующих изобретение, содержит признаки иного решения, не считающегося изобретением и уменьшающего объем правовой охраны, в случае выдачи патента с этой формулой.

Из указанного пункта можно видеть следующее:

а) формула изобретения могла содержать признаки изобретения;

б) формула изобретения могла содержать признаки иного решения;

в) к иным решениям относились не все решения, а только установленные Кодексом и Регламентом;

г) наличие признаков иного решения в формуле изобретения приводит к уменьшению объема правовой охраны.

В.Ю. Джермакян в своей статье ссылается на п. 24.5.2(1) Регламента, согласно которому признаки, характеризующие иное решение, не считающееся изобретением, не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению. По мнению автора настоящей статьи, эта ссылка не является в полной мере корректной, поскольку признаки, характеризующие иное решение, определяются до проверки соответствия изобретения условию патентоспособности новизны в соответствии с пунктом 24.4(4) Регламента, т. е. не любые «внешние» признаки не принимаются во внимание, а только те, которые определены как таковые в соответствии с Кодексом и Регламентом.

Кодекс в пункте 3 ст. 1358 устанавливает, что изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения.

Отсюда мы можем видеть следующее:

а) формула изобретения может содержать признаки изобретения;

б) формула изобретения может содержать признаки иного решения;

иные решение не оговорены;

г) наличие признаков иного решения в формуле изобретения не приводит к уменьшению объема правовой охраны.

Сравнивая выводы для Кодекса и Регламента, легко заметить противоречие между ними, которое выражается в определении объема предоставляемой правовой защиты.

Часть противоречий исчезла в Правилах, которые устанавливают в п. 59 следующее: если в результате проверки соответствия условиям патентоспособности, предусмотренным п. 5 ст. 1350 Кодекса, установлено, что наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, формула содержит характеристику иного решения, не являющегося изобретением в соответствии с п. 5 ст. 1350 Кодекса. Информационный поиск и проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения проводится в отношении изобретения, охарактеризованного признаками изобретения, приведенными в формуле изобретения, без учета признаков, характеризующих иное решение, не являющееся изобретением. В пункте 101 Правил «...принимается решение о выдаче патента с объемом правовой охраны, определяемым совокупностью признаков изобретения, нашедших отражение в формуле изобретения, сведения о которой приводятся в решении о выдаче патента».

Из процитированных пунктов Правил можно видеть следующее:

а) формула изобретения может содержать признаки изобретения;

б) формула изобретения может содержать признаки иного решения;

в) к иным решениям относились не все решения, а только установленные Кодексом;

г) наличие признаков иного решения в формуле изобретения не приводит к уменьшению объема правовой охраны.

Одно из противоречий сохранилось: Кодекс предусматривает установление факта использования изобретения на основе признаков изобретения в формуле изобретения, а Правила предусматривают оценку патентоспособности по признакам изобретения и иных решений, являющихся изобретениями в соответствии с п. 5 ст. 1350 Кодекса.

Это противоречие является критичным, т. к. решение о выдаче патента принимается на основе одной совокупности признаков, а установление факта использования осуществляется на основе другой (меньшей) совокупности признаков. Налицо нарушение баланса между патентоспособностью и предоставляемым объемом прав по патенту, что открывает двери для недобросовестных заявителей.

Можно заметить, что п. 2 ст. 1350 Кодекса устанавливает проверку соответствия изобретения условиям патентоспособности как оценку самого изобретения, а не формулы изобретения, приведенной в заявке. А именно в названной статье указано так: изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники; изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Однако экспертиза в своей работе руководствуется именно Правилами, Требованиями и Регламентом, т. е. по факту проверяется не само изобретение и его признаки, а формула изобретения и признаки, приведенные в ней.

Уместно также обратиться к ст. 1387 Кодекса, в которой указано следующее. «Если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в п. 4 ст. 1349 настоящего Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным ст. 1350 настоящего Кодекса... федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой. В решении указываются дата подачи заявки на изобретение и дата приоритета изобретения». Отсюда следует, что оценке подлежит изобретение, а не его формула.

Из-за указанных противоречий предложенный подход не может быть применим до тех пор, пока все признаки, учитываемые при проведении экспертизы заявки, не будут участвовать в определении использования изобретения. В противном случае могут существовать патенты, которые будут предоставлять одинаковый объем прав патентообладателю, хотя и могут различаться совокупностями признаков, приведенных в патентных формулах. Таким образом, к необходимому условию следует отнести баланс между признаками в патенте и признаками в заявке.

Разрешить противоречия Правил, которые были показаны выше, могут только ситуации оспаривания заявителями решений Палаты по патентным спорам, в которых заявители будут настаивать на рассмотрении формулы изобретения, а Роспатент - на рассмотрении изобретения. К сожалению, традиции рассмотрения формулы изобретения без выделения из нее самого изобретения настолько укоренились, что ожидать подобных обращений в суд можно достаточно долго. К тому же перед Судом по интеллектуальным правам возникнет сложная, но интересная задача по формированию новой практики, которая уже присутствует в законодательстве.

[1] Джермакян В.Ю., кандидат технических наук, советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры».

[2] Джермакян В.Ю. Признаки изобретения в формуле изобретения или признаки в формуле изобретения. Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 12, 2016.

[3] Интеллектуальная собственность: теория и практика: Сб. докл. научно-практ. конф. «Петербургские коллегиальные чтения - 2016» (Санкт-Петербург, 22-24 июня 2016 г.). СПб.: «ООО ПиФ. com», 2016.

[4] Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретения и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение. Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327.

[5] Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы. Утверждены приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316.

[6] Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. Утверждены приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316.