По общему правилу для правомерного использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (интеллектуальной собственности) необходимо получить согласие правообладателя (п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса РФ, далее - ГК РФ). Если согласие отсутствует, то использование является незаконным и может повлечь ответственность.

В то же время ГК РФ предусматривает ряд исключений из общего правила, когда получать согласие правообладателя не требуется (п. 5 ст. 1229 ГК РФ). В частности, сюда относится принцип исчерпания исключительного права.

Так, согласно ст. 1487 ГК РФ допускается использование товарного знака в отношении това
ров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Но при этом неясно, что подпадает под «использование товарного знака в отношении товаров». В связи с этим на практике, в частности, возник вопрос о том, могут ли компании, которые занимаются продажей и обслуживанием товаров, указывать в своей рекламе товарный знак, под которым этот товар введен в гражданский оборот.

Ответ на данный вопрос дал Высший Арбитражный Суд РФ (далее - ВАС РФ) при рассмотрении одного из дел (постановление Президиума ВАС РФ № 14685/03 от 6 апреля 2004 г.). Суть спора заключалась в следующем. Компания, которая за
нималась обслуживанием автомобилей Фольксваген, использовала соответствующие товарные знаки в печатной и наружной рекламе. Правообладатель посчитал, что в данном случае товарный знак использовался неправомерно, и обратился в антимонопольный орган, ссылаясь на нарушение положений законодательства о рекламе (ч. 5 ст. 5 ФЗ «О рекламе»). Антимонопольный орган и суды по-разному оценивали данную ситуацию. В итоге ВАС РФ указал, что использование товарного знака другими лицами допустимо в рекламе своей торговой, обслуживающей и иной деятельности в отношении правомерно введенных в гражданский оборот товаров, если не нарушается законодательство о рекламе.

В данном случае компания не указала в наружной рекламе сферы своей деятельности, использовала изображение автомобиля, товарные знаки Volkswagen, VOLKSWAGEN и VW в том же стиле, как это делают правообладатель и его официальные дилеры в собственной рекламе. С учетом этого ВАС РФ пришел к выводу, что такое использование может ввести потребителя в заблуждение относительно взаимоотношений производителя товара (правообладателя) и компании (ответчика), создав впечатление о том, что компания является официальным дилером правообладателя. Поэтому использование товарного знака в наружной рекламе признано неправомерным.

Поскольку в печатной рекламе компания указывала на сферу своей деятельности, не сообщая о том, что она является официальным дилером, и реклама компании отличалась внешне от обычной рекламы правообладателя, то ВАС РФ решил, что возможность смешения, как в наружной рекламе, - отсутствует. С учетом этого использование товарных знаков в печатном издании признано правомерным.

В последующем аналогичная позиция по использованию товарных знаков в рекламе закреплена в п. 31 постановления Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе».

Не менее спорным является вопрос о допустимости демонстрации в своей рекламе товара с товарным знаком другого лица, не имеющего отношения к рекламодателю. Так, в одном из дел рассмотрен случай, когда в рекламном ролике сока по ходу сюжета демонстрировались сумка и чемоданы, маркированные товарным знаком LOUIS VUITTON. Суд первой инстанции, рассматривавший это дело, признал использование правомерным, поскольку сумка и чемоданы введены в оборот самим правообладателем. Суды вышестоящих инстанций не согласились с данной позицией и признали нарушение исключительных прав на товарный знак. При этом они исходили из того, что обычаями делового оборота не принято использование для рекламы (продвижения) своей продукции товарных знаков, принадлежащих иным лицам, без согласия последних. Использование в рекламе товарных знаков, принадлежащих другим правообладателям, которые никаким образом не участвуют в создании рекламного ролика и не имеют отношения к рекламируемому товару, должно производиться только с их согласия; в противном случае такое использование может ввести в заблуждение потребителей рекламы относительно самого рекламируемого товара (определение ВАС РФ № 15314/09 от 9 декабря 2009 г.).

Также интересная позиция была высказана ВАС РФ в отношении словесного упоминания товарного знака третьими лицами. Руководитель одной из компаний в своем интервью несколько раз употребил слово, которое было зарегистрировано как товарный знак. Интервью позже было размещено на сайте данной компании. Правообладатель посчитал, что его товарный знак неправомерно использован. Суды трех инстанций согласились с правообладателем. Но ВАС РФ пришел к иному выводу. Он отметил, что словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием товарного знака по смыслу п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Соответственно, в таком случае отсутствует нарушение исключительного права (постановление Президиума ВАС № 10852/09 от 1 декабря 2009 г.; аналогичная позиция: постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2016 г. по делу № А40-128923/15).

Таким образом, в отношении использования товарных знаков в рекламе и в статьях имеется сложившаяся практика, на которую суды и участники гражданского оборота могут ориентироваться.

Ниже будут рассмотрены неоднозначные ситуации, в отношении которых отсутствуют разъяснения высшей судебной инстанции и практика только начинает складываться.

В частности, является спорным вопрос о том, можно ли размещать чужой товарный знак без согласия соответствующего правообладателя на своем товаре в информационных целях, в частности для указания на назначение товара. К примеру, если производитель запасных частей для автомобилей указывает на то, что эти детали могут быть использованы для автомобилей определенных марок, и указывает эти марки. Возможны два подхода к разрешению данной ситуации.

Если товарный знак используется не в целях индивидуализации товара, а в информационных целях, то такое использование правомерно.

Такой подход следует из понятия товарного знака (п. 1 ст. 1477 ГК РФ) и определения способов его использования (п. 2 ст. 1477 ГК РФ). Согласно данным положениям товарный знак служит для индивидуализации товара. Если же товарный знак используется лишь для информационных целей, то можно говорить о том, что по смыслу указанных законоположений размещение товарного знака не является использованием и, соответственно, не требует согласие правообладателя.

Дополнительным аргументом в пользу указанной позиции служит ст. 10 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». Согласно названной норме изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. Очевидно, что для правильного выбора товара потребителю нужно понимать, каким образом данный товар может быть использован. И в некоторых ситуациях указание чужого товарного знака является единственным способом информирования об этом.

Любое размещение товарного знака на товаре является его использованием и требует согласия правообладателя.

Этот подход основан на том, что по общему правилу использование товарного знака требует согласия правообладателя, любое исключение должно быть предусмотрено в ГК РФ (п. 1 и п. 5 ст. 1229 ГК РФ). Поскольку в качестве исключения в ГК РФ не предусмотрено использование товарного знака для информационных целей, то необходимо согласие правообладателя.

Первый подход представляется более обоснованным и разумным. Но в то же время он не должен открывать возможности для недобросовестного поведения («паразитирования» на известности чужого товарного знака). В частности, когда на товаре не указывается собственный товарный знак или он размещается наряду с товарными знаками третьих лиц таким образом, что потребитель может быть введен в заблуждение о лице, которое предлагает соответствующие товары, и о его связи с правообладателем другого товарного знака.

К примеру, в Европейском Союзе описанная спорная ситуация урегулирована в Директиве о сближении права государств-членов Европейского Союза в отношении товарных знаков от 16 декабря 2015 г. № 2015/2436 [1]. Согласно статье 14 этой Директивы в ряде случаев правообладатель не вправе запрещать третьим лицам использование принадлежащего ему товарного знака. К такому случаю относится использование товарного знака для индивидуализации или отсылки на товары/услуги правообладателя данного товарного знака, в частности - если использование необходимо для указания на назначение товара в качестве комплектующей или запасной части. Такое использование является допустимым только тогда, когда оно соответствует добросовестной практике в сфере торговой или промышленной деятельности.

Разъяснения о том, в каких случаях использование чужого товарного знака является необходимым и соответствует добросовестной практике, дал Европейский Суд в решении от 17 марта 2005 г. по делу № С-228/03 [2] (относительно ранее действовавшей Директивы 89/104/EWG с аналогичными положениями).

Европейский Суд отметил, что использование чужого товарного знака считается необходимым, если такое использование является практически единственным способом предоставить общественности понятную и полную информацию о назначении реализуемого этим лицом товара в целях обеспечения конкуренции на рынке в отношении этого товара.

При решении вопроса о том, соответствует ли использование добросовестной практике, Европейский Суд исходил из того, что использование не должно необоснованным образом ущемлять законные интересы правообладателя. Европейский Суд привел несколько примеров, когда использование не соответствует добросовестной практике. В частности, если товарный знак используется таким образом, что может создаться впечатление о наличии деловых отношений между правообладателем и третьим лицом; если третье лицо представляет свои товары в качестве имитации товара иного правообладателя.

Таким образом, при названных условиях в Европейском Союзе допускается использование чужого товарного знака без согласия правообладателя, в том числе на самом товаре. Описанные условия могут служить ориентиром для формирования российского законодательства и судебной практики. Не менее спорные вопросы разграничения правомерного и неправомерного использования имеются в сфере авторского права. В последнее время они часто возникают в судебной практике.

В частности, в одном из дел была рассмотрена следующая ситуация (постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2016 г. по делу № А40 137964/2015). На интернет-сайте разместили видеоролик, предлагающий посетителям сайта приобрести жилье. В одном из кадров показан ребенок, одетый в футболку с крупным изображением персонажа одного литературного произведения. Правообладатель обратился в суд, ссылаясь на неправомерное использование принадлежащего ему персонажа.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что нарушение прав на персонаж отсутствует. Суд отметил, что видеоролик не был постановочным (попавшая в кадр одежда не являлась реквизитом), персонаж, помещенный на одежду ребенка, утратил статус охраняемого объекта интеллектуальной собственности и стал частью другого объекта охраны - изображения гражданина. Кроме того, суд указал, что воспроизведение персонажа по смыслу положений подп. 2 п. 1 ст. 1270 ГК РФ в рассматриваемом случае отсутствует, поскольку присутствие персонажа в видеоролике являлось кратковременным и случайным, самостоятельного экономического значения не имело.

Суды вышестоящих инстанций пришли к иному выводу. Они исходили из того, что объекты интеллектуальной собственности охраняются законом независимо от места их размещения - на одежде, на предметах, относящихся или не относящихся к реквизитам съемки и т. п. По мнению судов, само по себе присутствие в аудиовизуальном произведении объекта интеллектуальной собственности может означать наличие рекламы, то есть быть наполнено экономическим содержанием. Также суды посчитали присутствие персонажа неслучайным, обосновав это тем, что спорный ролик создан путем монтажа ранее отснятого видеоматериала.

Вышеуказанное дело демонстрирует сложности, возникающие в судах при оценке действий лиц по использованию объектов авторского права. Они вызваны отсутствием в ГК РФ указаний на допустимость случайного использования произведений. Как правило, рассматриваемый вопрос остро стоит при создании аудиовизуальных произведений, поскольку во время съемки в кадры неизбежно попадают объекты, которые могут охраняться правом интеллектуальной собственности. Суд в указанном деле попытался вывести такое исключение из подп. 2 п. 1 ст. 1270 ГК РФ. Однако критерии, которые закреплены в этой норме и анализировали суды, касаются краткосрочной записи на электронном носителе, в том числе в ЭВМ, которая носит временный и случайный характер и составляет часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование произведения, то есть иной ситуации, чем рассматриваемая в деле. Однако по сути названные критерии (случайный характер, отсутствие самостоятельного значения) вполне подходили бы для решения подобных дел в случае их закреплении в ГК РФ.

Критерий случайного использования интеллектуальной собственности также был применен в одном из недавно рассмотренных дел (постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2017 г. по делу № А40-233779/2015).

Так, в одной из сцен фильма была продемонстрирована книга. Правообладатель обратился в суд, сославшись на неправомерное использование дизайна обложки книги.

Ответчик в свою очередь указывал на то, что демонстрация книги не является нарушением исключительного права на дизайн обложки книги. В частности, он обосновывал это тем, что демонстрируемая в кадре книга является вещью, принадлежащей ответчику на праве собственности, и использована им в качестве вещи, правомерно введенной в гражданский оборот, а не в качестве самостоятельного использования дизайна книги. Гражданское законодательство, в частности ст. 209 ГК РФ, не ограничивает право собственника вещи, при создании которой использовался авторский дизайн, осуществлять съемку этой вещи для целей создания фильма. Поскольку книга была правомерно введена в гражданский оборот, то, по мнению ответчика, он мог ее использовать в аудиовизуальном произведении в силу принципа исчерпания исключительного права (ст. 1272 ГК РФ).

Суды трех инстанций признали использование дизайна книги неправомерным. При этом они исходили из того, что произведение дизайна использовалось ответчиком не в виде реквизита (любой вещи, используемой безотносительно к содержанию сцены), а исходя из содержания и построения сцены аудиовизуального произведения использовалось намеренно в качестве сюжетообразующего объекта: по сюжету книга используется в качестве подарка, при этом, согласно сценарию фильма, участвующие в сцене герои обращают внимание на внешние характеристики книги.

Суды посчитали, что принцип исчерпания прав в данном случае не применяется, так как он действует только при распространении экземпляра произведения.

Также суды отметили, что согласно ст. 209 ГК РФ действия по использованию собственником вещи не могут нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц. При этом нормы ст. 209 ГК РФ применяются в отношении вещи как предмета материального мира, однако в силу п. 1 ст. 1227 ГК РФ интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражен соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

В итоге суды подчеркнули, что свободное использование при создании аудиовизуального произведения предметов материального мира в качестве реквизита допустимо, но в определенных ситуациях такое использование может рассматриваться как нарушение исключительных прав на произведение, воплощенное в реквизите. К такой ситуации, по мнению судов, относится рассматриваемый случай, когда при создании сцены был сделан акцент не на самой книге, а на художественном оформлении ее обложки, составляющем объект исключительного права.

Из вышеуказанной позиции следует, что случайное попадание в кадр аудиовизуального произведения (например, фильма) объекта, охраняемого авторским правом, не должно считаться нарушением прав на данный объект. Полагаю, что такой же подход может применяться при случайном попадании в кадр товаров, маркированных товарными знаками.

Высказанный российскими судами подход о допустимости случайного использования произведения не является чем-то новым, неизвестным иным странам. Согласно Директиве Европейского Союза от 22 мая 2001 г. № 2001/29/EG о гармонизации определенных аспектов авторского и смежных прав в информационном обществе [3] государства-члены могут предусмотреть исключения и ограничения исключительного права на воспроизведение. В качестве одного из таких исключений названо случайное включение произведения в другой материал (п. i ст. 5).

К примеру, подобное исключение закреплено в Законе об авторском праве и смежных правах Германии [4]. Согласно § 57 названного закона допустимо воспроизведение, распространение и публичный показ произведений, если они воспринимаются в качестве несущественного дополнения наряду с основным предметом воспроизведения, распространения и публичного показа.

Так, в одном из дел Верховный Суд Германии разъяснил, когда допускается свободное использование произведения исходя из указанных положений закона и директивы (решение от 17 ноября 2014 г. по делу № I ZR 177/13 [5]).

Обстоятельства данного дела были следующие. Ответчик производил и продавал мебель. Он решил организовать выставку своей мебели и для этого договорился с авторами картин об их размещении на стенах во время выставки. Затем один из авторов картин обнаружил в каталоге мебели и на сайте фотографии, на которых запечатлена мебель и на заднем фоне картина без указания его как автора. В связи с этим он обратился в суд.

Верховный Суд Германии указал, что для признания дополнительного произведения несущественным недостаточно того, что оно расположено на заднем фоне и занимает незначительное место. Определение существенности зависит от двух критериев - заменимости и содержательной связи.

Дополнительное произведение считается несущественным, когда его можно исключить или заменить, и это не бросится в глаза среднестатистическому человеку (наблюдателю), и не повлияет каким-либо образом на общее впечатление от основного предмета воспроизведения, распространения и публичного показа. Данный критерий не применяется, если дополнение воспринимается как часть общей концепции.

Дополнительное произведение можно считать несущественным, если оно с учетом обстоятельств конкретного дела в глазах среднестатистического человека (наблюдателя) не имеет даже малозначительной содержательной связи с основным предметом использования, не имеет никакого значения для основного предмета ввиду своего случайного и необязательного характера.

В данном случае картины воспринимались как часть общей концепции, они имели эстетическое значение и оказывали влияние на наблюдателя ввиду контраста ярких цветов картины и черно-белой мебели. В такой ситуации критерий взаимозаменяемости не подлежал применению. Поэтому Верховный Суд Германии пришел к выводу, что в данном случае картины нельзя признать несущественным дополнительным произведением.

В качестве примера, когда немецкие суды признали произведение несущественным, можно привести дело про футболку с изображением, аналогичное рассмотренному выше (решение Высшего суда земли в Мюнхене от 13 марта 2008 г. по делу № 29 U 5826/07 [6]). В этом деле рассматривалась ситуация, когда на титульной странице журнала, выпуск которого посвящен теме «профессии и карьера», размещена фотография мальчика в футболке. На футболке имелось изображение (автомобили и надпись, воспроизведенные по мотивам телесериала). Автор изображения обратился в суд. Суд пришел к выводу, что это изображение не имеет никакого отношения к теме выпуска журнала, мальчик мог быть одет в иную футболку, что не оказало бы влияния на общее впечатление о журнале. В связи с этим изображение было признано несущественным дополнительным произведением.

С учетом изложенного представляется целесообразным внесение изменений в ГК РФ, направленных на исключение ответственности за случайное использование интеллектуальной собственности. А критерии определения случайного использования должны быть выработаны судебной практикой.