В соответствии со ст. 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. «для признания прав не требуется помещения на продукте какого-либо обозначения или указания на патент, полезную модель, регистрацию товарного знака или депонирование промышленного образца». Вместе с тем довольно часто на товарах можно встретить такие обозначения, как R или ТМ в окружности. Многие полагают, что данные обозначения несут идентичную смысловую нагрузку, тогда как на самом деле это далеко не так.

Парижская конвенция не обязывает, но и не запрещает добросовестному производителю оповещать потребителя о своем исключительном праве на тот или иной товарный знак. Делается это посредством размещения рядом с товарным знаком соответствующего знака охраны.

Как выглядит знак охраны - описано в ст. 1485 Гражданского кодекса РФ. В соответствии с данным документом, «правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы R или латинской буквы R в окружности, либо словесного обозначения "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак" и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации».

Анализ данной нормы показывает, что во- первых, на территории РФ правообладатель не обязан информировать потребителя о наличии у него исключительного права на товарный знак путем размещения предупредительной маркировки. Данное действие осуществляется на его ус
мотрение. Во-вторых, предупредительная маркировка может размещаться только рядом с зарегистрированным в установленном порядке товарным знаком. В-третьих, правообладатель вправе использовать на свой выбор одно из четырех указанных в законодательстве обозначений для оповещения потребителя о принадлежащим ему исключительном праве.

Принимая во внимание, что товарный знак или знак обслуживания регистрируется применительно к определенным товарам и/или услугам, использование предупредительной маркировки предполагается для маркировки товаров и/или услуг, для которых он зарегистрирован.

Вместе с тем на практике довольно часто можно встретить такие обозначения, как Trade mark, ТМ и тм, размещаемые на упаковках различных товаров. В этой связи возникает вопрос - какую функцию могут нести данные обозначения.

На территории нашей страны подобные обозначения могут выполнять лишь информационную функцию, в то время как в других государствах словосочетание Trade mark или сокращение от него ТМ и тм может означать, что соответствующая заявка на товарный знак, рядом с которым они расположены на упаковке, уже подана на регистрацию в ведомство. Как следствие, в случае, если обозначению будет предоставлена правовая охрана, лицо, которое использует идентичное/ сходное обозначение, может получить претензии со стороны правообладателя.

Следует отметить, что несмотря на отсутствие со стороны правообладателя товарного знака обязанности размещать предупредительную маркировку, ее указание на упаковке или самом товаре может выполнять сразу несколько функций.

Например, такая маркировка уведомляет о том, товарный знак охраняется на территории РФ, исключительное право на него принадлежит определенному правообладателю, и его использование без согласия последнего может привести к серьезным юридическим последствиям (ст. 1515 Гражданского Кодекса РФ; ст. 14.10 Кодекса об административных правонарушениях; ст. 180 Уголовного Кодекса РФ).

Кроме того, нанесение маркировки также носит рекламный характер, привлекая внимание и к товару, и к его производителю. Так, в рекламных публикациях и различных каталогах использование предупредительной маркировки рядом с зарегистрированным товарным знаком позволяет выделить последний из всего массива информации о виде и назначении товаров / услуг, для которых он зарегистрирован, а кроме того позволяет отделить сведения о правообладателе / его коммерческом обозначении от самого товарного знака.

Несмотря на отсутствие обязанности у правообладателя товарного знака оповещать о своем исключительном праве на товарный знак, на практике ее использование на зарегистрированных обозначениях является предпочтительным. Это обусловлено тем, что при рассмотрении судебных споров нередкими являются случаи, когда нарушитель исключительного права указывает на отсутствие предупредительной маркировки на товарном знаке, который он впоследствии незаконно использовал, что, как он полагает, должно служить смягчающим обстоятельством при вынесении решения судом.

Вместе с тем, как показывает практика, подобные доводы признаются судом несостоятельными, поскольку в соответствии с действующим законодательством правообладатель не обязан использовать одно из четырех закрепленных в Гражданском Кодексе обозначений для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак.

Примером может служить Постановление от 14июля 2008 г. по делу № А56-8725/2007 Федерального арбитражного суда северо-западного округа, в резолютивной части которого отражено, что «несостоятелен и довод подателя жалобы об отсутствии предупредительной маркировки, поскольку ее использование является правом, а не обязанностью собственника товарного знака. Не может быть принят во внимание и довод подателя жалобы о том, что ответчик не знал о регистрации товарного знака. Сведения о регистрации и соответственно правовой охране обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков, являются общедоступными. То обстоятельство, что ответчик не обладал указанными сведениями, не может быть признано основанием для освобождения его от гражданско-правовой ответственности за незаконное использование товарного знака».

Особое внимание необходимо уделить вопросу использования предупредительной маркировки. Как уже было сказано выше, законодательством РФ предусмотрено ее размещение с зарегистрированными товарными знаками. Вместе с тем нередки случаи, когда недобросовестные производители размещают указанную маркировку на незарегистрированных обозначениях.

Необходимо знать, что Гражданским Кодексом РФ (п. 5 ст. 1515) установлено, что лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в РФ товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренным законодательством РФ. Кроме того, Уголовный Кодекс РФ (п. 2 ст. 180) предусматривает ряд мер за незаконное использование предупредительной маркировки. В зависимости от ряда обстоятельств (количество участников правонарушения, размер ущерба и т. п.) нарушитель будет нести уголовную ответственность, и мера наказания варьируется от выплаты штрафа, выполнения обязательных / исправительных работ до лишения свободы на срок до 6 лет с крупной финансовой выплатой или без нее:

«2. Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового».

На практике, когда речь идет о незаконном использовании зарегистрированного товарного знака без согласия правообладателя вопрос, неправомерного использования предупредительной маркировки также принимается во внимание судом при вынесении решения по результатам рассмотрения всех обстоятельств дела.

Так, например, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд усмотрел признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП, в использовании на вывесках предупредительной маркировки рядом с незарегистрированным обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком, исключительное право на который принадлежит третьему лицу. Так, согласно Постановлению от 13 мая 2011 г. по делу № А65-28446/2010 «Использование знака охраны товарного знака (знака обслуживания) на вывесках на торговых киосках R в окружности, также содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, поскольку в силу части 5 ст. 1486 ГК РФ правом проставлять рядом с товарным знаком такого рода предупредительную маркировку в виде латинской буквы R или R в окружности либо словесного обозначения "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак" принадлежит только правообладателю. Использование предупредительной маркировки возможно только после регистрации товарного знака. Нанесение же предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного товарного знака, как это имело место в настоящем случае, является ее незаконным использованием и влечет административную ответственность, а в случае неоднократного использования или причинения крупного имущественного вреда влечет уголовную ответственность по части 2 ст. 180 УК РФ.

Поскольку факт правонарушения, совершенного лицом, привлекаемым к административной ответственности, непринятие им всех зависящих от него мер по соблюдению положений действующего законодательства, то есть ненадлежащего исполнения своих обязанностей, доказаны материалами административного дела и не опровергнуты ответчиком, суд приходит к выводу, что в действиях лица, привлекаемого к административной ответственности, имеется состав правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ...

...Ввиду доказанности факта совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, а также совершение правонарушения впервые суд первой инстанции обоснованно назначил наказание в минимальном размере 10 000 руб. штрафа».

Использование предупредительной маркировки имеет место не только на территории нашей страны. Как уже было отмечено выше, наиболее часто в иностранной литературе, журналах, каталогах, рекламе можно встретить обозначения Trade mark, ТМ и тм. Наряду с указанными также используется обозначение SM, service mark, которые означают, что под обозначением, рядом с которым они расположены, индивидуализирует услуги / работы.

Кроме того, в странах, где английский язык не является основным, можно встретить перевод указанных обозначений на другие языки, например, Marca Registrada или MR в странах, где испанский язык является основным; Marque De'pose'e, Marque de Commerce или их соответствующие аббревиатуры в виде MD и MC странах, где французский язык является основным, в Германии можно встретить обозначения Schutzmarke, Marke ges. gesch. или Wz. (аббревиатура от Warenzeichen) и т. д.

В США использование предупредительной маркировки не является обязательным. Но следует знать, что ее использование или неиспользование может оказывать влияние на размер притязаний правообладателя в случае, если им будет выявлен факт нарушения его товарного знака и он обратится в суд. Так, в случае если речь будет идти о нарушении товарного знака, который использовался без предупредительной маркировки, возможно снижение размера возмещения ущерба даже в случае, если суд признает факт правонарушения.

Вместе с тем в США такие обозначения, как trademark, trademark applied for, TM и SM, являются неофициальными и могут означать, что заявка на обозначение, рядом с которыми они расположены, подана на регистрацию. Их использование допускается как на зарегистрированных, так и на незарегистрированных обозначениях.

Следует отметить, что в таких странах, как Германия, Бруней, Индия, Япония и Корея использование предупредительной маркировки на незарегистрированных обозначениях является уголовным преступлением, поскольку такой маркировкой потребитель может быть введен в заблуждение относительно статуса обозначения.

Это означает, что правообладателю товарного знака за рубежом целесообразно обратить внимание на действующее законодательство той или иной страны, где он планирует вводить в гражданский оборот товары, маркированные его зарегистрированным товарным знаком.

Резюмируя высказанное, можно сделать вывод о том, что принимая решение об использовании того или иного обозначения без его регистрации в качестве товарного знака, а также нанесения предупредительной маркировки, необходимо понимать, что существуют риски и для Вас, и для Вашего бизнеса, избежать которые позволят своевременные действия по получению исключительного права на интересующее обозначение в соответствии с законодательством той страны, где Вы планируете использование товарного знака.