В России исследованию проблемы двойного патентования уделялось незаслуженно мало внимания. Отечественные исследователи практически полностью ограничивают свое понимание данной проблемы лишь одной ее разновидностью, возникающей в связи с параллельным действием на территории РФ двух патентных систем - национальной и региональной (евразийской). И хотя нельзя сказать, что данный аспект проблемы совсем не актуален, т. к. схожие проблемы также возникают в странах с множественностью патентных систем[1], тем не менее, говоря о «двойном патентовании», иностранные специалисты обычно имеют в виду только патентование одинаковых или очень похожих изобретений одним и тем же лицом. Возможно отсутствие интереса в мире к теме кумуляции охраны в странах с множественностью патентных систем связано с тем, что в развитых правопорядках ее просто не существует - кумуляция охраны запрещена, кроме России и государств - участников Евразийской патентной конвенции [1-3]. Автору не доводилось на практике сталкиваться с данным аспектом проблемы. Поэтому ниже мы не будем подробно останавливаться на нем, а лишь выразим солидарность с автором [1-3] в том, что российское законодательство нуждается в корректировке (см. ячейку 3 «Д» таблицы 1).

О наличии неписаного общего запрета на признание нескольких исключительных прав (ИП) на один и тот же результат интеллектуальной деятельности (РИД) за разными лицами свидетельствует исключение по п. 4 ст. 1229 ГК РФ

К сожалению, запрет признания ИП на один и тот же РИД за разными лицами не сформулирован в законе expressis verbis. Тем не менее это не означает, что данного принципа не существует и закон допускает какой-либо иной подход. Чтобы убедиться в этом, вспомним слова классика «но исключение лишь подтверждает правило», которые, к сожалению, часто используют в прямо противоположном смысле. Этот аргумент использовал М. Цицерон в одном из судебных дел, когда ему потребовалось подтвердить существование неписаного общего правила. При этом в качестве доказательства Цицерон использовал ряд письменных договоров, содержащих оговорку, предписывающую отклонение от указанного правила, которые тем самым косвенно подтверждали сам факт его существования, ибо не будь правила, не могло быть и исключения из него.

Аналогичным образом универсальный для всех разновидностей ИП, предусмотренных ст. 1225 ГК РФ, запрет возникновения нескольких ИП на один и тот же объект у разных лиц
следует из исключения, предусмотренного п. 4 ст. 1229 ГК РФ, которое, тем самым подтверждает существование данного принципа:

«В случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 1454 [Прим.: о независимо созданных ТИМС], пунктом 2 статьи 1466 [Прим.: о «ноу-хау»] и пунктом 2 статьи 1518 [Прим.: о НМПТ] настоящего Кодекса, самостоятельные исключительные права на один и тот же результат интеллектуальной деятельности или на одно и то же средство индивидуализации могут одновременно принадлежать разным лицам».

В отсутствие данного принципа между разными обладателями ИП на один и тот же РИД неизбежно будут возникать конфликты (см. [10]), а само ИП превратится в фикцию, так как любое лицо, желающее нарушить чужое ИП, в любое время могло бы заявить о независимом создании идентичного РИД и, как следствие, о возникновении своего собственного ИП, что было бы невозможно проверить.

Если проанализировать все отклонения от этого принципа, предусмотренные законом, будет ясно, что они сделаны для случая, когда несколько самостоятельных ИП могут бесконфликтно сосуществовать друг с другом в полной изоляции, хотя и в одной юрисдикции (ноу- хау), а также для весьма специфического случая ТИМС, в отношении которых признаются ИП на их часть, причем вероятность независимого создания значительных по объему повторяющиеся частей в результате параллельного творчества на практике едва ли вообще встречается, а если даже и повторяется какая-то небольшая часть, то либо она не обладает творческим характером (стандартный элемент), либо ее доля в РИД настолько мала, что ею можно смело пренебречь, поэтому подобный особый режим рассчитан скорее на чисто гипотетическую ситуацию. Упоминание НМПТ среди объектов, на которые признается возникновение самостоятельных ИП у разных лиц, является скорее курьезом, поскольку это сделано не из каких-то фундаментальных соображений, а только для простоты формулировок; того же эффекта можно достигнуть, если бы речь шла не о самостоятельных ИП на НМПТ у разных лиц, а о некоем едином ИП на по сути один и тот же объект (выражаемый в разных формах) с множественностью правообладателей.

Существование неписаного запрета признания ИП на один и тот же РИД у разных лиц также проявляется в виде принципа старшинства права, который законодатель предусмотрел в различной форме для некоторых типов РИД и который выражается в том, что ИП признается только за первым из лиц, совершившим установленные законом действия. К таким РИД относятся те, для которых характерна возможность их независимого создания. Например, в случае объектов патентных прав (см. строку 4 таблицы 1), товарных знаков и знаков обслуживания принцип старшинства проявляется в учете даты подачи заявки в патентное ведомство, а если испрашивается приоритет - даты приоритета. В случае фирменных наименований и коммерческих обозначений имеют значение дата внесения в ЕГРЮЛ и момент, когда коммерческое обозначение приобрело известность, соответственно. Если же законодатель не имел в виду возможность создания одинаковых РИД разными авторами (например, двух одинаковых произведений) и не сформулировал принцип старшинства в достаточно явной форме, вопрос о том, возникают ли самостоятельные ИП, вызывает дискуссии. Однако, как мы полагаем, общий принцип действует и в этом случае.

Закон не предусматривает признание нескольких ИП на один и тот же РИД за одним и тем же лицом (двойную охрану)

Как уже сказано выше, закон отступает от общего запрета на признание только одного из возможных ИП лишь тогда, когда между разными создателями одного и того же РИД в принципе не может произойти никакого конфликта. Однако остается неясно, может ли несколько ИП на один и тот же РИД возникнуть у одного и того же лица, ведь, как и в случае с ноу-хау и ТИМС, никакого конфликта не возникает. Полагаем, и в этом случае ответ должен быть отрицательным.

Для гражданского права в целом характерен общедозволительный принцип регулирования «все, что не запрещено - разрешено». До тех пор, пока действия различных субъектов не мешают друг другу и их интересы не противоречат, необходимость в каком-либо правовом воздействии не возникает. Между тем противоречие интересов субъекта ИП и всех прочих лиц (на которых возложена обязанность воздерживаться от использования объекта ИП) является сутью исключительного права. Притом, если предположить, что объем правомочий субъекта ИП определяется на основе общедозволительного принципа, это, с одной стороны, означало бы произвольное вторжение субъекта ИП в сферу интересов неограниченного круга лиц, а с другой - недостаточную определенность правового положения последних. В этой связи управомочивающие нормы, относящиеся к исключительным правам и определяющие их содержание, законодатель формулирует таким образом, что в отношении субъекта ИП предполагается действие разрешительного принципа «разрешено только то, что не запрещено». Это, в частности, означает, что правомочия, которыми наделен субъект ИП, должны быть упомянуты expressis verbis, в противном случае их нельзя считать предоставленными.

В этой связи, хотя закон и не содержит явно выраженного запрета на многократное признание ИП в отношении одного РИД за разными лицами (о чем сказано выше) или за одним лицом (о чем будет сказано ниже), тем не менее он также не содержит и соответствующего разрешения, а, следовательно, нельзя полагать, что на один объект может возникнуть множество ИП. Это подтверждается также и тем, что в ином случае могут возникать правовые последствия, которые явно противоречат природе исключительного права и которые законодатель совсем не имел в виду, формулируя нормы о распоряжении ИП, об ответственности за нарушение ИП и др. В частности, в случае изобретений, автор, имеющий нескольких патентов на одно и то же изобретение, может[2]:

дважды привлечь к ответственности одно и то же лицо по ст. 7.12 КоАП или ст. 147 УК РФ фактически за одно и то же правонарушение/пре- ступление, что нарушает принцип non bis in idem, закрепленный в ст. 4 протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод;

выдать две исключительные лицензии с одинаковым объемом прав разным лицам, что прямо запрещено ст. 1233 ГК РФ;

искусственно увеличить размер компенсации или убытков фактически за один и тот же деликт;

потребовать вознаграждение за создание или использование служебного изобретения в кратно увеличенном размере;

совершить отчуждение одинаковых по объему исключительных прав разным лицам (что, пользуясь аналогией, примерно соответствует продаже одной и той же недвижимой вещи множеству лиц), которые смогут распоряжаться ими независимо друг от друга (что не предусмотрено законом даже для патентов с множественностью патентообладателей в отношении одного исключительного права) и даже смогут вчинить иски друг другу.

Двойная охрана запрещена для всех РИД, переходящих в общественное достояние

Срок действия ИП на все виды РИД ограничен. Исключением является уже упомянутое ноу- хау. Права на ноу-хау не обладают абсолютным характером, то есть не влекут никаких обязанностей для неограниченного круга лиц, в связи с чем срок действия такого ИП безразличен, что и объясняет исключение. Другое исключение сделано в отношении средств индивидуализации, так как в противном случае (если бы правообладатель не мог неограниченно продлевать срок действия ИП) они утрачивали бы свою индивидуализирующую функцию и в результате никто не получит выгоды ни правообладатель, ни общество.

Цель такого ограничения состоит в том, чтобы по окончании срока РИД переходил в общественное достояние и мог быть использован любым лицом совершенно свободно, а правообладатель - в то же время не лишался бы стимулов к созданию РИД и мог извлечь выгоды из своего временного монопольного положения. Однако, если предположить, что один и тот же правообладатель в разные моменты времени и по своему собственному усмотрению может приобретать самостоятельные ИП на один и тот же объект (например, выдавая последующие РИД за вновь созданные), это будет означать, что срок действия ИП станет неопределенным и никогда не прекратится, что противоречило бы общественным интересам. Закон противится этому даже в тех исключительных случаях (имеется в виду ТИМС), когда на один и тот же объект ИП возникает в разное время и признается за разными лицами. И в этом случае срок действия ИП на один и тот же объект будет ограничен 10 годами (отсчитывается с даты возникновения первой из ТИМС)[3].

В этом проявляется еще одно общее правило, характерное для всех разновидностей ИП с ограниченным сроком действия: никакие действия автора РИД не должны приводить к неограниченному отдалению по времени момента перехода РИД в общественное достояние.

Для тех разновидностей РИД, значение которых в жизни общества велико, законодатель предусмотрел весьма изощренные методы, чтобы избежать таких злоупотреблений. Наиболее развитыми являются именно методы, характерные для патентного права (см. таблицу 1). Однако, как мы покажем ниже, и они все еще не являются исчерпывающими.

Именно поэтому столь большое внимание уделяется самому раннему моменту, начиная с которого в существовании определенного РИД можно как-либо удостовериться. С этим моментом законодатель и связывает признание права на РИД, и от него отсчитывается срок его действия.

В случае авторских прав ИП начинают действовать с момента, когда автор впервые зафиксировал то или иное произведение в какой-либо объективной форме, однако срок их действия (отсчитываемый с даты смерти автора) не зависит от ответа на вопрос о том, может ли один автор в разное время приобрести ИП на один и тот же объект. Только для анонимных произведений отсчет начала действия ИП ведут с момента, когда оно впервые становится общедоступным, поскольку дата смерти автора такого произведения может никогда не стать известной третьим лицам. При этом, сколько бы автор ни публиковал свое произведение позднее, это не означает, что каждый раз у него возникает отдельное ИП и срок действия начинает течь заново (а срок окончания отодвигается), если само произведение не изменилось. Анонимный автор уже не сможет как-либо отодвинуть начало срока течения ИП, т. к. любой может определить, является ли вторая или третья публикация тем же самым произведением или нет.

В случае таких объектов, как изобретения и полезные модели, законодатель связывает появление прав на изобретение не с моментом публикации заявки или фактического создания изобретения, а с моментом подачи[4] первой заявки в патентное ведомство. Последующие (не первые) заявки на то же самое изобретение могут отодвинуть срок окончания ИП однократно, не более чем на год, причем первая заявка в этом случае признается отозванной[5]. Большое значение подаче именно первой заявки на данное изобретение придает Парижская конвенция (п. 2 ст. 4С). Только с этого момента отсчитываются сроки для подачи последующих заявок за рубежом. Эти сроки не начнут течь с самого начала, если заявитель раз за разом станет подавать заявки на одно и то же изо- бретение[6]. Также сроки не начнут течь с самого начала при подаче еще одной заявки, если какая- то из предшествующих заявок, содержащих то же самое изобретение, была использована для целей испрашивания приоритета, независимо от того, была она опубликована или нет. Разумеется, доказать это возможно только при условии, что доступ к приоритетному документу станет возможным на законных основаниях, например, после публикации международной заявки, в которой заявка была указана в качестве основания для ис- прашивания приоритета. Во всех остальных случаях определить, была ли заявка первой или нет,

довольно просто путем сравнения текстов опубликованных заявок.

Это означает, что для исключительного права крайне важно единственным образом определить момент, с которого начинается охрана данного РИД, чтобы столь же точно определить момент, когда она заканчивается, а РИД перейдет в общественное достояние.

Действующие нормы, реализующие запрет двойной охраны изобретений (двойное патентование): п. 2 ст. 1350 ГК РФ и ст. 1383 ГК РФ

Российское законодательство предусматривает ряд механизмов, препятствующих возникновению нескольких ИП на одно и то же изобретение.

Первый, наиболее универсальный из них, отражен в требовании мировой новизны и, строго говоря, преследует немного иную цель - препятствует получению легальной монополии в отношении уже существующих где-либо в мире достижений, тем самым создавая стимулы к техническому творчеству (п. 2 ст. 1350 ГК РФ, кроме посл. абзаца; см. колонку «А» таблицы 1). Запрет на возникновение двух ИП (если сведения о первом уже были доступны неограниченному кругу лиц, которые вправе были приступить к его использованию, полагая, что данный РИД уже не может быть кем-либо монополизирован) является скорее побочным результатом данного требования.

Также существует ряд специальных норм, препятствующих появлению двух ИП на одно изобретение в некоторых весьма редких ситуациях, которые не покрываются требованием абз. 1 и 3 п. 2 ст. 1350 (см. колонки «Б», «В» и «Г» таблицы 1).

В первую очередь, как отмечалось в комментариях к четвертой части ГК РФ[7], запрет двойного патентования следует из последнего абз. п. 2 ст. 1350 ГК РФ. Этот абзац сформулирован таким образом, что позволяет противопоставлять патенты с более ранним приоритетом независимо от того, был ли заявитель другим или тем же самым:

«При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы».

При этом, российское законодательство более либерально, чем, например, европейское, поскольку оно не включает в уровень техники собственные неопубликованные заявки заявителя, тем самым исключая «самостолкновение» заявок, относящихся к сходным изобретениям, что отмечается в комментарии [12]. Серии таких заявок часто появляются в результате последовательного созревания разработки, когда в дополнение к совсем «сырым» (концептуальным) заявкам, поданным на стадии аванпроекта, на завершающих стадиях разработки подаются заявки уже на конкретные, «зрелые» изобретения, готовые к промышленной реализации. Действуя добросовестно, заявители либо отзывают «сырые» заявки посредством ходатайства, либо используют их для испрашивания приоритета в «зрелых» заявках[8] в обоих таких случаях «сырые» заявки теряют свою «токсичность». Но если заявитель по каким-то причинам получил патент по «сырой» заявке и не

позаботился о том, чтобы предварительно размежевать объект по формуле изобретения «сырой» и «зрелой» заявок - возникает ситуация двойного патентования и патент оказывается оспоримым. Такой сценарий весьма вероятен, поскольку патенты по «зрелым» заявкам часто выдают быстрее, чем по «сырым» просто потому, что качество их подготовки выше.

Также запрет двойного патентования содержится в ст. 1383 ГК РФ.

Однако, как мы полагаем, эти две нормы не в полной мере охватывают все возможные формы двойного патентования. Это вызвано недостатками юридической техники: норма последнего абз. п. 2 ст. 1350 ГК РФ о запрете двойного патентования сформулирована не в качестве самостоятельного условия для отказа в выдаче патента, а по каким-то непонятным причинам помещена в контекст проверки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна». Между тем двойное патентование не имеет прямого отношения к «новизне» и для установления факта двойного патентования нужно ответить на вопрос о том «охраняют ли оба патента один и тот же (или сходный) объект», а не на вопрос о том «раскрыт ли один и тот же объект в обоих патентах». Ниже мы покажем, что существует довольно большая категория изобретений, для которых ответ на эти два вопроса звучит по-разному.

Что касается нормы ст. 1383 ГК РФ, то она сформулирована настолько узко, что возникновение предусмотренных ею ситуаций на практике почти невозможно, так как предполагает одновременное наступление двух маловероятных обстоятельств:

совпадение независимых пунктов формулы вплоть до полной идентичности понятий[9], используемых для характеристики изобретений,

совпадение дат приоритета заявок.

Такие совпадения могут произойти только в

результате ошибки заявителя или его представи- теля[10] [11].

Запрет двойного патентования не ограничивается только нормами п. 2 ст. 1350 ГК РФ и ст. 1383 ГК РФ, но следует также и из самой природы исключительных прав

Необходимо отметить, что самостоятельный запрет двойного патентования явным образом не сформулирован практически ни в одной из стран с развитым правопорядком и Россия не является исключением. Тем не менее это не препятствует широкому использованию доктрины двойного патентования на практике. Лидерами в этом, безусловно, являются США, где вопрос двойного патентования разработан в деталях на уровне доктрины и судебных прецедентов и входит в официальные разъяснения патентного ведомства.

Совсем недавно и российские суды расширили свое понимание двойного патентования, обратившись не только к писаным нормам закона, но и к природе исключительных прав, о чем свидетельствует решение Суда [5]11. Это во многом подтверждает высказанные ранее тезисы о том, что множественность исключительных прав на один и тот же объект противоречит его природе и не допускается, кроме явно оговоренных случаев.

Согласно тексту решения [5] Суд отказал в удовлетворении заявления об оспаривании решения Роспатента, которым было отказано в двойной регистрации товарного знака. Причина заключалась в том, что обозначение из более поздней заявки совпадало с ранее зарегистрированным обозначением, а перечни товаров и услуг пересекались (т. е. имело место совпадение объектов охраны в отношении некоторых товаров и услуг).

Не остановил Суд ни тот факт, что заявка была подана тем же заявителем, ни тот факт, что действующее законодательство не содержит прямого запрета двойной регистрации товарного знака. Более того, Суд даже не ссылается на какие-либо нормы, специфичные только для законодательства о товарных знаках. В основу решения положен анализ общей природы исключительных прав:

«При этом судебная коллегия полагает необходимым отметить следующее.

Из положений пункта 2 статьи 1496 ГК РФ следует, что, если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы одним и тем же заявителем и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован только по одной из выбранных заявителем заявок.

Фактически данной нормой права законодатель предусмотрел, что не может быть два или три исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект, поскольку в ином случае право перестает быть исключительным.

Повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объект правовой охраны противоречит самому характеру признания прав, поскольку для наделения носителя какими-либо правами достаточно одного раза фиксации соответствующего правового факта.

Вместе тем статьей 1481 ГК РФ[12] предусмотрено, что свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Как следует из системного анализа вышеуказанных норм права, на каждый товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается единое по своему характеру исключительное право. Таким образом, действующее законодательство не предусматривает возможности признания на один и тот же товарный знак нескольких исключительных прав.

Между тем признание множества исключительных прав на один и тот же объект в пределах одной юрисдикции противоречило бы абсолютной природе исключительных прав и повлекло бы за собой невозможность обособления товарного знака как объекта гражданских прав и исключительных прав на него».

Аналогичные выводы о недопустимости «раздвоения» ИП даже в большей степени применимы к изобретениям, поскольку, как уже сказано выше, они относятся к РИД с ограниченным сроком действия, переходящим в общественное достояние, для которых произвольное отдаление срока перехода будет противоречить общественным интересам и целям патентного права.

При этом нельзя сказать, что общий запрет двойного патентования основан только на природе исключительного права, а не на букве закона. Согласно пункту 2 ст. 1354 ГК РФ, охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основе патента при том, что он упоминается в законе в единственном числе:

«Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376)».

Это не случайно. Законодатель исходит из того, что несколько интеллектуальных (в том числе исключительных) прав и, следовательно, несколько патентов на одно и то же изобретение не могут существовать. Именно такое понимание исключительного права является главенствующим в мире. Десятки лет назад запрет двойного патентования в США был введен в правоприменительную практику лишь на том основании, что в Своде законов США слово «патент» как документ (см. [9]), удостоверяющий исключительное право на изобретение, был упомянут в единственном числе. Согласно руководству [7] в соответствии со статьей 101 Главы 35 Свода законов США, «whoever invents or discovers any new and useful process... may obtain a patent therefor». Неопределенный артикль «а» перед словом patent указывает на единственное число и в американской патентной доктрине служит основанием для statutory double patenting rejection, которое в буквальном смысле слова целиком и полностью следует из буквы закона.

Некоторые случаи, примерно соответствующие statutory double patenting rejection в российском законодательстве, указаны в колонках «Б», «В» и «Г» таблицы 1. При этом следует отметить важный недостаток: критерии, с помощью которых определяется, идентичны ли объекты из разных заявок, прописаны лишь в подзаконных актах[13], а не в ГК РФ, и, как представляется, сформулированы слишком узко, так как тождественность изобретений определяется только по независимым пунктам формулы, в то время как можно легко представить себе ряд альтернативных критериев, более полно реализующих требование закона (например, в подп.2.1 или 2.2 таблицы 1). Как минимум, следует учитывать и зависимые пункты формулы, ибо согласно закону «охрана» (и правомочие использования) предоставляется на основе всей формулы в целом, включающей как независимые, так и зависимые пункты.

Двойное патентование и общественное достояние

Американская доктрина statutory double patenting rejection, о которой было сказано выше, вскоре после своего появления была расширена таким образом, чтобы помимо запрета на выдачу второго патента на то же самое изобретение воспрепятствовать выдаче патентов на сходные изобретения, отличия которых от старшего изобретения не являются результатом изобретательской деятельности. Эта доктрина известна как non-statutory double patenting rejection.

Как в случае statutory, так и в случае nonstatutory double patenting rejection, американский правоприменитель преследовал цель недопущения выдачи двух патентов на одно и то же изобретение с разным сроком действия, чтобы избежать вопроса о том, с какого момента оно переходит в общественное достояние. Происходит ли это к моменту окончания старшего патента, и если да, то в чем тогда состоит смысл действия младшего патента? А если ответ отрицательный, то не является ли это попыткой обхода закона (в случае РФ - ст. 1364 ГК РФ), который прямо говорит, что:

«1. После прекращения действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в общественное достояние.

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование».

Каковы бы ни были ответы на эти вопросы, у лица, повторно испрашивающего патент на то же самое изобретение, отсутствует достойный защиты законный интерес.

Цель non-statutory double patenting rejection состоит в том, чтобы объем прав, которые получает общество по окончании срока действия старшего патента, не ограничивался использованием тождественных (перешедшему в общественное достояние) изобретений, а включал также и сходные технические решения, которые могут быть получены путем неизобретательских (на дату подачи или приоритета заявки) модификаций старшего изо- бретения[14]. Этот подход нисколько не противоречит ст. 1363 ГК РФ, которая, на первый взгляд, говорит только о тождественном изобретении, поскольку тот же самый и даже более всеохваты- ващий эффект следует из п. 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 и сложившейся в результате его применения судебной практики. Из письма следует, что из правомочий использования и запрещения использования, которые входят в состав исключительного права, главным является первое, вследствие чего обладатель патента вправе использовать изобретение по своему патенту даже несмотря на то, что такое использование может быть запрещено дру-

гим патентом. Норма статьи 1358.1 ГК РФ о зависимых изобретениях в данном случае не препятствует применению этого подхода, т. к. зависимым является младший патент, в то время как правомочие использования по старшему патенту перешло к неограниченному кругу лиц. Тем не менее, как мы полагаем, сфера действия данного подхода должна ограничиваться только очевидными модификациями старшего изобретения, в противном случае все зависимые изобретения не имели бы никакой ценности сразу после перехода старшего изобретения в общественное достояние.

Интересно (и очень разумно), что согласно американскому законодательству заявитель может избежать non-statutory double patenting rejection, если представит декларацию о добровольном ограничении срока действия второго патента, относящегося к тому же самому изобретению15. При наличии такой декларации срок действия обоих патентов закончится одновременно и неопределенность с общественным достоянием не возникнет.

При этом применение non-statutory double patenting rejection в России будет иметь особенность, связанную с тем, что законодательство не предусматривает добровольного ограничения срока действия патента. Поэтому запрет двойного патентования в РФ может быть реализован:

либо путем введения в патентное право нормы, аналогичной по смыслу норме п. 3 ст. 1457 ГК РФ, согласно которой все ИП на независимо созданные ТИМС прекращаются одновременно в момент истечения срока действия самого старшего из них,

либо путем отказа в выдаче второго патента (что уже происходит в [5] и [6] на примере товарных знаков),

либо путем отказа в защите такого патента в течение периода, следующего за переходом изобретения по первому патенту в общественное достояние, о чем мы уже высказывались в статье [4].

Учитывая решения [5] и [6], самым реалистичным из перечисленных вариантов представляется второй.

Для выявления двойного патентования необходимо пользоваться критериями использования, а не критериями патентоспособности изобретения

Отличие критериев двойного патентования от критериев новизны особенно хорошо продемонстрировано Роджерсом в статье [14], который в результате анализа судебных прецедентов пришел к следующему общему выводу: «Двойное патентование запрещено как изобретателю, так и работодателю в том числе при испрашивании патента на нечто частное, что входит в объем общего, которое охраняется патентом, выданным тому же изобретателю или работодателю».

Такой подход, несомненно, вызовет удивление у специалистов в патентном праве, привыкших к неписаному принципу «общее не порочит частное», который применяется при анализе новизны изобретений. Однако все встает на свои места, если принять, что двойное патентование является самостоятельным критерием патентоспособности, не имеющим прямого отношения к новизне или изобретательскому уровню, о чем уже сказано выше. Его особенность такова, что центральный вопрос состоит в том, «будут ли два патента охранять одно и то же, или нечто очень сходное», а не в том, «заслуживает ли решение патента». Для ответа на этот вопрос лучше всего подходят критерии использования изобретения, установленные п. 2 ст. 1358 ГК РФ (с некоторыми оговорками), а не критерии патентоспособности.

Особенно яркое отличие в подходах можно продемонстрировать на примере условия патентоспособности «новизна» для химических соединений, поскольку в этом случае возможны ситуации, когда оба изобретения могут соответствовать условию патентоспособности «новизна», в то же самое время нарушая запрет двойного патентования. Такое может произойти вследствие применения абз.3 п. 70 Правил 2016:

«Химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, или композиция на его основе признаются соответствующими условию новизны, если химическое соединение как таковое неизвестно из уровня техники и отсутствуют сведения относительно исходных соединений, способа его получения и его свойств, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения».

Поскольку для получения патента не требуется приводить сведения обо всех химических соединениях, которые подпадают под общую структурную формулу в независимом пункте формулы изобретения (формулу Маркуша), вполне может оказаться, что соединения, подпадающие как под старший, так и под младший патенты, не будут раскрыты как таковые ни в том ни в другом, а, следовательно, требование новизны в старшем патенте выполняется несмотря на то, что имеет место двойное патентование.

Чтобы реализовать цель превенции двойного патентования при сравнении изобретений, должен применяться иной критерий: можно ли представить какой-либо объект, который, в случае выдачи двух патентов будет охраняться обоими, который будет одновременно содержать все без исключения признаки по независимому пункту формулы одного патента и по независимому пункту другого патента? Эта формулировка соответствует «урезанному» критерию использования изобретения по п. 2 ст. 1358 ГК РФ без учета эквивалентных признаков, который в свою очередь близок к американской доктрине «statutory double patenting rejection». Применение этого критерия означает, что все то, что должно учитываться согласно абз. 3 п. 70 Правил 2016, при оценке новизны в данном случае не имеет значения, и двойное патентование происходит даже в том случае, если в старшей заявке не описан способ получения химического соединения, подпадающего под оба патента, и нет упоминания о нем expressis verbis.

Аналогичным образом критерий, применяемый при проверке non-statutory double patenting rejection (п. 2.3 таблицы 1), не должен полностью совпадать с критерием изобретательского уровня. Более правильный подход состоит в том, чтобы применять полный критерий использования изобретения по п. 2 ст. 1358 ГК РФ с учетом эквивалентных признаков. При этом, однако, существует два важных отличия. Первое: в число источников информации об эквивалентных признаках должны включаться не только те, что стали общедоступны до даты приоритета, но и содержание старшей заявки (патента) в целом, в том числе зависимые пункты и описание изобретения, ведь после перехода изобретения в общественное достояние его частью станет как изобретение, непосредственно охраняемое по независимому пункту, так и его варианты, по зависимым пунктам, а также все вариации, раскрытые в описании, на которые заявитель не претендовал. Кроме того, помимо эквивалентых модификаций для целей non-statutory double patenting rejection следует признавать не подлежащими повторной охране любые очевидные для среднего специалиста модификации старшего изобретения, ведь переход старшего изобретения в общественное достояние должен означать, что третьи лица получают возможность использования не только тождественного изобретения по независимому пункту, но и изобретения со всеми возможными очевидными модификациями. Разумеется, очевидность или неочевидность устанавливается на дату приоритета старшей заявки с учетом упомянутой особенности: содержание старшей заявки на изобретение также должно учитываться (независимо от того входила она в уровень техники или нет) при решении вопроса об очевидности или неочевидности для целей проверки двойного патентования (что отличает проверку двойного патентования от проверки на соответствие условию изобретательскому уровню).

Запрет двойного патентования и «зависимые изобретения»

После прочтения предыдущего раздела может возникнуть вопрос: а чем именно двойное патентование, которое не соответствует закону и общим принципам патентного права, отличается от обычной и всеми признаваемой практики регистрации немного доработанных своих (или чужих) изобретений, ведь, например, зависимые изобретения прямо предусмотрены в ст. 1358.1 ГК РФ? По крайней мере, в ст. [8] такая типичная разновидность зависимого изобретения, как «применение известного средства по новому назначению», рассматривается в качестве одной из форм двойного патентования.

Действительно, если существует два патента, один охраняет некоторое соединение, без уточнения его назначения (то есть, фактически, его применение по любому назначению), а другой, зависимый патент, — применение этого соединения по строго определенному назначению; последний, на первый взгляд, будет нарушать запрет двойного патентования. Однако это не так по двум причинам.

Первая причина в том, что ответ на вопрос «охраняют ли оба патента один и тот же объект?» должен быть отрицательным. Первый патент охраняет соединение как таковое. Поэтому действиями, нарушающими данный патент, будет изготовление соединения, его хранение, продажа, предложение к продаже и т. п. В отношении второго патента эти же самые действия не будут рассматриваться в качестве нарушения, до тех пор, пока соединение не использовано в соответствии с указанным в формуле назначением, то есть объектом охраны является именно применение, а не соединение.

Вторая причина в том, что объем прав, относящийся к одному и тому же соединению по первому и второму патентам, не совпадает, что не позволяет говорить о том, что это два одинаковых ИП. В примере из предыдущего раздела, когда оба патента выданы на группу химических соединений, охарактеризованных общей структурной формулой, без уточнения назначения, существуют соединения, подпадающие под обе структурные формулы, но при этом, и сами соединения, и объемы ИП, которые на них распространяются, полностью совпадают. Таким образом, еще одно отличие зависимых изобретений от случая двойного патентования помимо несовпадения объектов охраны состоит в различном объеме ИП.

Выводы

Двойное патентование имеет место при одновременном соблюдении ряда условий.

Существуют объекты, которые будут нарушать сразу оба патента или же существуют объекты, которые будут подпадать под младший патент, но в то же самое время их нельзя признать соответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень», если включить старший патент в уровень техники.

Несмотря на пункт 1, двойное патентование имеет место лишь тогда, когда и объект ИП по обоим патентам и объем ИП в отношении какого-либо объекта (для которого выполняются условия п. 1) по обоим патентам идентичен.

[1] Прежде всего в европейских странах.

[2] Некоторые из этих противоречий уже отмечались рядом комментаторов четвертой части ГК РФ [12, 13].

[3] Пункт 3 ст. 1457 ГК РФ: «В случае появления идентичной оригинальной топологии, независимо созданной другим автором, исключительные права на обе топологии прекращаются по истечении десяти лет со дня возникновения исключительного права на первую из них».

[4] Это обусловлено тем, что дату фактического создания изобретения крайне затруднительно определить на практике. Патентное ведомство США, долгое время бывшее единственным ведомством, которое применяло иной принцип, - first to invent (учитывающий фактическое первенство в создании изобретения), - в итоге было вынуждено отказаться от него в пользу общепризнанного в мире принципа first to file.

[5] Пункт 3 ст.1381 ГК РФ. Аналогичные нормы о т.н. «домашнем приоритете» существуют в большинстве юрисдикций.

[6] Однако определить, была ли заявка первой или нет, если предшествующие не были опубликованы (например, в силу того, что были отозваны) весьма затруднительно, поэтому предлагается не учитывать такие заявки (п. 4 ст. 4С).

[7] См. комментарий [12] к ст. 1350 ГК РФ: «В целях устранения "двойного патентования", т.е. выдачи двух патентов на одно изобретение, в уровень техники также включаются запатентованные в России изобретения и полезные модели при условии их более раннего приоритета (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией 1994 г.).

Там же: «Запрет двойного патентования в этом случае является абсолютным и относится как к заявителям, так и к другим лицам».

См. также комментарий [13] к последнему абз. п. 2 ст. 1350 ГК РФ: «Данное условие служит предотвращению “двойного патентования”, т.е. случаев, когда одно и то же изобретение или полезная модель патентуются с идентичным объемом прав, но с разными датами приоритета. Такое было бы возможным при отсутствии законодательного запрета на “двойное патентование”, т.к. до даты приоритета изобретения по более поздней заявке патент на изобретение по более ранней заявке может быть еще не выдан, и сведения о соответствующем изобретении еще не являются в этой связи общедоступными».

[8] В таком случае «сырые» заявки считаются отозванными в силу абз.2 п. 3 ст. 1381 ГК РФ.

[9] Например, если в одной заявке для характеристики одной из групп химического соединения будет указано общее понятие «алкил», а в другой - частное «неразветвленный алкил», объем понятий уже будет неидентичным, несмотря на то что двойная охрана в этом случае имеет место.

[10] Когда подано две однотипных заявки от имени одного и того же заявителя или испрашивается приоритет на основе одной и той же предшествующей заявки при подаче нескольких однотипных заявок. Единственный такой случай нашел отражение в правоприменительной практике сравнительно недавно [13].

[11] См. также аналогичное по смыслу решение [6].

[12] Тот факт, что норма о запрете выдачи нескольких патентов на изобретения одному и тому же заявителю по заявкам на идентичные изобретения (аналогична норме п. 2 ст. 1496 ГК РФ, на которую как на частное проявление общего принципа ссылается Суд по интеллектуальным правам РФ) была введена в Патентный закон РФ позднее, никоим образом не отменяет всего вышесказанного. Данная норма использована Судом лишь в качестве иллюстрации частного случая, свидетельствующего о наличии общего подхода.

[13] См. пункт 88 Правил 2016, в котором говорится о том, что при сравнении объектов в разных заявках проверяется тождественность независимых пунктов формулы по патентам и/или заявкам.

По понятным причинам для statutory double patenting rejection такая возможность не предусмотрена.