При подготовке договоров, посвященных объектам интеллектуальной собственности, адвокату необходимо учитывать несколько принципиальных моментов. Большое значение имеет понимание адвокатом правовой природы договора о передаче прав на использование
объекта интеллектуальной собственности. Этот вопрос был впервые поднят германскими юристами и судьями и имеет довольно долгую историю. Германские и швейцарские юристы выделяют обычно две теории, относящиеся к передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности:

1

2

3

4

«раскола» (Abspaltungstheorie)1. Данная теория состоит в том, что от основного права (так называемого материнского права (Mutterrecht)) «откалывается» право пользования (так называемое дочернее право (Tochterrecht)). Таким образом, право пользования действует абсолютно, как и охраняемое право, и при этом независимо от него с правовой точки зрения. С позиции объема, если в договоре нет территориальных ограничений и ограничений по видам использования, такое право пользования соответствует тем правомочиям, которыми обладает правообладатель при отсутствии договора. После предоставления исключительного права у правообладателя остается формально охраняемое право.

В Германии, бесспорно, признается возможность передачи права на объекты интеллектуальной собственности. При этом считается реальным качественное разделение таких объектов (qualitative Teilbarkeit);

теорию обременения (Belastungstheorie)2. Данная теория появилась в Германии, и в соответствии с ней права обладателя охраняемого права обременяются правомочиями другого лица, носящими исключительный характер. Подобное мнение встречается также и в швейцарской литературе3. Считается, что обременение находится на промежуточном уровне между «действительной» передачей и предоставлением правомочия использования, носящим обязательственный характер (Nutzungsberechtigung)4. Это «промежуточное звено» не нашло никакого отражения в законодательстве.

Отметим, что англо-американское право рассматривает лицензию как обременение права, которое действует и при передаче права, и это правило действует одинаково в отношении как исключительной, так и простой лицензии.

Несмотря на схожесть правовой природы договоров о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности, при подготовке
этих договоров в отношении различных объектов интеллектуальной собственности необходимо учитывать присущую им специфику.

В соответствии со ст. 1288 ГК РФ по договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме.

Материальный носитель произведения передается заказчику в собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его передача заказчику во временное пользование.

Договор авторского заказа является возмездным, если соглашением сторон не предусмотрено иное.

Договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, или предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных договором пределах.

В случае, когда договор авторского заказа предусматривает отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, к такому договору соответственно применяются правила ГК РФ о договоре об отчуждении исключительного права, если из существа договора не вытекает иное.

Если договор авторского заказа заключен с условием о предоставлении заказчику права использования произведения в установленных договором пределах, к такому договору соответственно применяются положения, предусмотренные ст. 1286 и 1287 ГК РФ.

Согласно ст. 1289 произведение, создание которого предусмотрено договором авторского заказа, должно быть передано заказчику в срок, установленный договором.

Договор, который не предусматривает и не позволяет определить срок его исполнения, не считается заключенным.

В случае, когда срок исполнения договора авторского заказа наступил, автору при необходимости и при наличии уважительных причин для завершения создания произведения предоставляется дополнительный льготный срок продолжительностью в одну четвертую часть срока, установленного для исполнения договора, если соглашением сторон не предусмотрен более длительный льготный срок. В случаях, предусмотренных п. 1 ст. 1240 ГК РФ, это правило применяется, если иное не предусмотрено договором.

По истечении льготного срока, предоставленного автору в соответствии с п. 2 ст. 1289 ГК РФ, заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора авторского заказа.

Заказчик также вправе отказаться от договора авторского заказа непосредственно по окончании срока, установленного договором для его исполнения, если договор к этому времени не исполнен, а из его условий явно вытекает, что при нарушении срока исполнения договора заказчик утрачивает интерес к договору.

При подготовке лицензионного договора о передаче изобретения, промышленного образца и полезной модели, в отношении которых имеется патент, важно предусматривать способы использования указанных объектов, а также порядок выплаты вознаграждения. Вознаграждение по лицензионному договору, так же как и по авторскому, может выплачиваться в виде единовременного платежа либо в виде периодических платежей (роялти).

Анализ правовых условий договоров о передаче права на использование информации технического характера, составляющей коммерческую тайну, заключаемых отечественными и зарубежными предпринимателями, а также руководств по составлению договоров о передаче коммерческой тайны и типовых договоров, разработанных довольно давно в рамках ЕЭК ООН и ВОИС, показывает, что права и обязанности сторон по договору о передаче коммерческой тайны в значительной степени совпадают с правами и обязанностями лицензиара и лицензиата по лицензионному договору о передаче запатентованного изобретения1. Несмотря на это, важно учитывать особенности предмета договора о передаче коммерческой тайны, который не может не влиять и на все остальные условия этого договора. Обе стороны при подписании договора идут на определенный риск, связанный с тем, что информация, составляющая коммерческую тайну, станет так или иначе доступна третьим лицам. Кроме того, при подписании договора о передаче коммерческой тайны контрагент ее обладателя, как правило, не владеет этой информацией и не может уверенно судить о получаемых преимуществах, об их длительности, а также о возможности реального достижения желаемого результата с помощью получаемой по договору информации. Отметим также такую особенность договора о передаче коммерческой тайны, как «необратимость передачи» информации, составляющей коммерческую тайну. Это означает, что после окончания срока действия договора о передаче коммерческой тайны информация, переданная по договору (вне зависимости от формы передачи — устной или письменной), навсегда останется у ее [1]

получателя, так как никакие законодательные и договорные правила не смогут заставить его «забыть» эту информацию.

Объем настоящей главы, к сожалению, не позволяет охватить все вопросы, с которыми сталкивается адвокат при оказании юридической помощи своим доверителям в отношении объектов интеллектуальной собственности. При работе адвокату прежде всего необходимо учитывать, что право интеллектуальной собственности — одна из самых интенсивно развивающихся подотраслей гражданского права и связано это с тем, что по мере развития общества появляются новые объекты гражданских прав, на создание которых затрачивается большое количество творческой энергии и финансов и которые требуют правового регулирования. Такие объекты могут быть отнесены законодателем или судебной властью к интеллектуальной собственности. Так, в настоящее время в России широко обсуждается вопрос об отнесении информации, составляющей коммерческую тайну, к объектам интеллектуальной собственности. Также сейчас во многих странах широко обсуждаются и иные вопросы, в частности патентные аспекты клонирования клеток, патентования живых форм (например, в США поступила патентная заявка на способ комбинирования клеток эмбрионов человека и животного), и т. п.

[1] См., например: Руководство по составлению договоров на международный консультативный инжиниринг. Женева: ЕЭК ООН, 1983 (с изм. и доп., 1993); Legal Aspects of License Agreements in the Field of Patents, Trademarks and Know-How. Geneva: WIPO, 1972.