В соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Данный запрет основан на норме международного права: в силу п. 3 ч. B ст. 6-quinquies Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г., далее - Парижская конвенция по охране промышленной собственности) товарные знаки, подпадающие под действие данной статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными, в частности, в случае, если знаки противоречат морали или публичному порядку и особенно если они могут ввести в заблуждение общественность.

Традиционно данное основание для отказа в регистрации товарного знака относится к числу абсолютных, т.е. связанных с наличием присущих товарному знаку недопустимых внутренних свойств, в силу которых он не способен выполнять свою основную функцию - различительную. В отличие от абсолютных оснований относительные касаются взаимодействия товарного знака (заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения) с другими обозначениями, в силу которых появляется угроза возникновения недопустимого вредоносного эффекта для потребителей. Например, наличие более ранней регистрации товарного знака препятствует регистрации сходного товарного знака на имя другого лица (п. 6 ст. 1483 ГК РФ).

Отнесение п. 3 ст. 1483 ГК РФ к числу абсолютных оснований для отказа в регистрации ориентирует на примеры, когда в заявленном обозначении имеются элементы, создающие ложное (искаженное) представление у потребителей о товаре, его происхождении, качестве, производителе. Однако на практике встречаются случаи, когда угроза введения в заблуждение устанавливается исходя из наличия другого обозначения, введенного в оборот до даты приоритета товарного знака каким-либо другим лицом, в силу чего заявленное на регистрацию обозначение также способно породить ложные представления потребителей о товаре <1>.

--------------------------------

<1> Существование подобных обстоятельств позволяет критически отнестись к упомянутому доктринальному представлению об угрозе введения обозначением потребителя в заблуждение как исключительно абсолютном основании для отказа в регистрации товарного знака.

В том случае, когда в качестве таких обозначений выступает "чужой" товарный знак, в первую очередь применению подлежит п. 6 ст. 1483 ГК РФ, не допускающий государственную регистрацию товарного знака при наличии товарного знака другого лица, заявленного на регистрацию либо зарегистрированного в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет.

Однако бывают ситуации, когда угроза введения потребителей в заблуждение рассматривается применительно к ситуации, где до даты приоритета заявленного на регистрацию товарного знака в обороте появилось другое сходное обозначение третьего лица, не зарегистрированное им в качестве товарного знака (далее также - противопоставленное обозначение).

В каких случаях (при наличии каких критериев) возможно установление способности товарного знака вводить потребителей в заблуждение?

Прежде всего обратимся к подзаконному правовому акту, раскрывающему содержание рассматриваемого основания для отказа в регистрации товарного знака.

Согласно п. 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. N 32 (далее - Правила N 32), к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Данное положение раскрыто в п. 3.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. N 39 (далее - Рекомендации N 39), согласно которому обозначение может содержать как элементы, прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации. Элементы обозначений, содержащие не соответствующие действительности сведения об изготовителе или месте происхождения товара через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести потребителя в заблуждение. Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

В одном из ранних дел, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам, в котором была применена норма подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, разрешался следующий спор <1>.

--------------------------------

<1> См.: дело N СИП-33/2014.

Правообладателем (ООО "УК "АБТ-групп") был зарегистрирован словесный товарный знак "ВИТАПЛАН" с приоритетом от 25 августа 2009 г. В дальнейшем в образованную при Роспатенте палату по патентным спорам ООО "БИОМ-ПРО" было подано возражение против предоставления правовой охраны этому товарному знаку. По результатам рассмотрения коллегией палаты по патентным спорам данного возражения Роспатент принял решение о его удовлетворении. Предоставление правовой охраны товарному знаку признано недействительным полностью в связи с его несоответствием п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента было установлено, что оспариваемый товарный знак "ВИТАПЛАН" совпадает с названием бактериального препарата, использовавшегося ООО "БИОМ-ПРО" до даты приоритета оспариваемого товарного знака в качестве средства индивидуализации препаратов для защиты растений. Сведения о данном препарате были опубликованы в статье "Новая сухая препаративная форма бактериального препарата на основе Pseudomonas Fluorescens" в специализированном журнале "Гавриш" N 2 за март - апрель 2009 г., где в качестве авторов статьи указаны учредители ООО "БИОМ-ПРО". Из текста статьи следует, что указанные лица являются разработчиками технологии получения сухой препаративной формы на основе бактерий рода P. Fluorescens с рабочим названием "ВИТАПЛАН". Данная информация, как полагал Роспатент, свидетельствует о том, что сведения о препарате "ВИТАПЛАН" были известны до даты приоритета оспариваемого товарного знака неограниченному кругу лиц. Кроме того, ООО "БИОМ-ПРО" был представлен отчет от 15 сентября 2009 г. о применении препарата "ВИТАПЛАН", согласно которому ЗАО "Калининское" в период с 19 июня 2009 г. по 11 июля 2009 г., т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака, проводило испытание этого препарата.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что оспариваемый товарный знак "ВИТАПЛАН" воспроизводит обозначение, использовавшееся ООО "БИОМ-ПРО" до даты приоритета этого товарного знака в качестве средства индивидуализации препарата в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак.

Суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о том, что товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг, поскольку может породить представление об изготовителе товаров, которое не соответствует действительности.

Как мы видим из данного решения, предоставление правовой охраны товарному знаку было признано недействительным на том основании, что до даты приоритета это обозначение использовалось другим лицом, в подтверждение чего представлены два доказательства - публикация в журнале и отчет о применении препарата.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, куда правообладатель обратился с кассационной жалобой на указанное решение суда, не согласился с судом первой инстанции. Как отмечено в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам, норма п. 3 ст. 1483 ГК РФ подлежит применению в том случае, когда судом установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака. При этом установление судом того обстоятельства, что данное обозначение разработано не правообладателем, а каким-либо другим лицом, а также сообщение информации о разработанном обозначении в общедоступных источниках информации не является само по себе основанием для применения п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

Указанные доказательства - статья и отчет - не содержат упоминания об обществе "БИОМ-ПРО", которое, как следует из материалов дела, приступило к изготовлению товара под обозначением "ВИТАПЛАН" в 2010 г.

Президиумом Суда по интеллектуальным правам отмечено, что суд не исследовал необходимые фактические обстоятельства, составляющие предмет доказывания по настоящему делу, с учетом указанного выше толкования п. 3 ст. 1483 ГК РФ. В решении суда отсутствует обоснование того, на основании каких фактических обстоятельств, подтверждаемых данными доказательствами, у потребителей порождается представление об определенном источнике происхождения товаров "ВИТАПЛАН" и создается угроза введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя этих товаров. Вывод суда основан на формальном наличии указанных выше доказательств, без исследования и оценки роли соответствующих источников в формировании восприятия потребителями обозначения "ВИТАПЛАН" и их влияния на создание угрозы введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, сделал вывод Президиум Суда по интеллектуальным правам, судом первой инстанции допущено неправильное толкование п. 3 ст. 1483 ГК РФ, повлекшее неверное определение предмета доказывания по делу, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, установленным судом, и имеющимся в деле доказательствам.

При новом рассмотрении судом установлено, что представленные доказательства не подтверждают факт производства товара "ВИТАПЛАН" именно ООО "БИОМ-ПРО" до даты приоритета товарного знака, возможности возникновения у потребителя ассоциаций с тем, что данный препарат производится указанной организацией, и создания угрозы введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя этого товара.

Обратимся к одному из поздних дел, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам, где исследовался вопрос о возможности применения подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ <1>.

--------------------------------

<1> См.: дело N СИП-317/2014.

Правообладателем (ООО "ЗЕЛДИС") зарегистрирован словесный товарный знак "БАРСУКОР" с приоритетом от 7 февраля 2006 г. В палату по патентным спорам Роспатента 21 января 2014 г. поступило возражение ООО "Скимед" против предоставления правовой охраны этому товарному знаку. Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку принадлежащий подателю возражения товарный знак "БАРСУЧОК" имеет широкую известность и узнаваемость среди потребителей, приобретенную задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно с 2003 г.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом принято решение о его удовлетворении. Вывод Роспатента основан на том, что коллегия палаты по патентным спорам усмотрела из представленных документов, что обозначение "БАРСУЧОК" приобрело узнаваемость и репутацию у российских потребителей в отношении конкретного лица. Схожесть словесных обозначений, обусловленная тем, что оба слова являются производными от слова "барсук", приводит к смешению продукции на рынке и введению потребителей в заблуждение.

Правообладатель оспорил решение Роспатента в суде.

Суд первой инстанции оценил в совокупности документы, представленные ООО "Скимед", свидетельствующие об использовании обозначения "БАРСУЧОК" с 2003 г.: договоры, платежные поручения и товарные накладные к ним, подтверждающие производство и продажу продукции, маркированной товарным знаком "БАРСУЧОК", документы, подтверждающие размещение рекламы в средствах массовой информации в 2004 - 2008 гг., дипломы выставок и форумов, проводимых в 2003 - 2006 гг.

В результате оценки представленных материалов суд пришел к выводу о том, что они не свидетельствуют об ассоциировании потребителями товарного знака "БАРСУЧОК" именно с ООО "Скимед" как с производителем соответствующих товаров. Учитывая, что разница в датах начала использования сравниваемых обозначений составляет около трех лет, а в датах приоритета и регистрации менее одного года, суд посчитал, что перечисленные документы не подтверждают длительность и интенсивность применения обозначения "БАРСУЧОК", необходимые для приобретения им высокой различительной способности как товарного знака конкретного производителя.

Из данных выводов суда можно вывести некоторые критерии, с помощью которых определяется наличие либо отсутствие угрозы введения потребителей в заблуждение: длительность и интенсивность применения противопоставленного обозначения и, как следствие, приобретение им высокой различительной способности. Другими словами, возможность введения потребителей в заблуждение возникает в том случае, когда противопоставленное обозначение, использовавшееся другим лицом до даты приоритета спорного товарного знака, приобрело вследствие длительного и интенсивного использования высокую различительную способность.

Именно в этом случае потребители воспринимают противопоставленное обозначение как происходящее из определенного источника, в результате чего регистрация сходного товарного знака приводит к введению в заблуждение, так как потребители будут воспринимать его как относящийся к другому источнику происхождения. При этом не важно, знают ли потребители наименование организации, являющейся правообладателем.

С учетом такого подхода представляется возможным использовать при оценке различительной способности противопоставленного обозначения Рекомендации N 39, содержащие примерный перечень сведений, которые могут быть приняты во внимание при оценке различительной способности заявленного на регистрацию товарного знака. Согласно п. 2.1 данных Рекомендаций при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территория реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением, а также иные сведения.

Необходимо отметить важность в делах данной категории таких доказательств, как социологические отчеты. С учетом того, что установлению подлежит угроза возникновения неверных представлений (ассоциаций) применительно к товарному знаку, социологические отчеты как раз позволяют наряду с другими доказательствами подтвердить или опровергнуть наличие соответствующих ассоциаций.

В то же время результатам социологических исследований нельзя придавать значение "царицы доказательств". В частности, это может касаться случаев, когда результаты исследований, свидетельствующие о высокой различительной способности обозначения, не соответствуют имеющимся в деле доказательствам длительности и интенсивности его использования, в результате чего возникают основания для критической оценки судом данного доказательства.

Также в конкретном случае социологические отчеты могут иметь недостатки содержательного характера, касающиеся сути вопросов, поставленных перед респондентами, либо характера самих респондентов. Так, важно, чтобы постановка вопросов имела выраженный ретроспективный характер, относилась к восприятию респондентами обозначения до даты приоритета товарного знака. В описанном выше деле о товарном знаке "БАРСУКОР" судом были отклонены ссылки лица, подавшего возражение в Роспатент против предоставления правовой охраны товарному знаку, на результаты социологического исследования именно по той причине, что результаты исследования показывают существующую ситуацию на рынке, но не отражают ретроспективные сведения на дату приоритета товарного знака.

Иногда социологический отчет отклоняется судом на том основании, что лицо, представившее его в материалы дела, не может представить по запросу суда опросные листы, которые подтверждали бы факт проведения опроса. При наличии сомнений в достоверности социологического заключения отсутствие опросных листов может привести к тому, что судом данное заключение не будет принято во внимание. Например, данное обстоятельство явилось одним из оснований для критической оценки (отклонения) социологического отчета, представленного в описанном выше деле по товарному знаку "ВИТАПЛАН" лицом, оспаривавшим товарный знак, в подтверждение известности данного обозначения до даты приоритета спорного товарного знака.

В отдельных делах правообладатели оспариваемых по рассматриваемому основанию товарных знаков ссылаются на то, что они так же, как и лицо, подавшее возражение, использовали свое обозначение до даты приоритета товарного знака, т.е. на рынке одновременно существовало два субъекта предпринимательства, использовавших сходные или тождественные обозначения.

Так, в описанном деле о товарном знаке "БАРСУКОР" правообладатель ссылался на то, что использует данное обозначение с 2006 г. Обращаясь в суд с заявлением об оспаривании решения Роспатента, которым признано недействительным предоставление правовой охраны его товарному знаку, заявитель указывал, что вывод о введении потребителей в заблуждение основан на одностороннем изучении присутствия на рынке товаров ООО "Скимед", без учета товаров правообладателя.

Ссылаясь на данное обстоятельство, правообладатель отмечал наличие у его товарного знака приобретенной до даты приоритета повышенной различительной способности. Имеет ли данное обстоятельство правовое значение?

Вообще подобные ситуации, когда до даты приоритета оспариваемого товарного знака он фактически использовался наряду со сходными обозначениями других лиц, позволяют более широко взглянуть на взаимодействие категорий "различительная способность" и "угроза введения в заблуждение" применительно к подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

Один из аспектов такого взаимодействия был затронут выше: без высокой различительной способности противопоставленного обозначения, приобретенной именно в результате использования, у суда, вероятнее всего, не будет оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение регистрацией оспариваемого товарного знака.

Другой аспект - это значение в рассматриваемых спорах различительной способности самого оспариваемого по данному основанию товарного знака, приобретенной в результате использования.

В деле о товарном знаке "БАРСУКОР" Роспатент, возражая против довода правообладателя спорного товарного знака о приобретенной им различительной способности, ссылался на то, что норма, на основании которой принято оспариваемое решение Роспатента (подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ), не ставит действительность государственной регистрации товарного знака в зависимость от приобретенной им различительной способности.

Представляется, что подобный подход не совсем верен, так как основан на формальном подходе к содержанию рассматриваемой нормы, которая действительно не содержит упоминания о различительной способности товарного знака. Однако с учетом того, что условием установления угрозы введения в заблуждение является высокая различительная способность противопоставленного оспариваемому товарному знаку обозначения, обстоятельства, снижающие эту различительную способность и тем более свидетельствующие о ее отсутствии, сводят на нет возможность применения данной нормы Кодекса.

Как известно, одновременное использование различными субъектами предпринимательства одного и того же обозначения (сходных обозначений) способно нивелировать его различительную способность, поскольку потребители не будут воспринимать это обозначение как относящееся к одному источнику. Другими словами, различительная функция товарного знака в этом случае не работает (в подобных случаях Роспатент обоснованно отказывает в регистрации товарного знака как не обладающего различительной способностью). Соответственно, возможность введения потребителей в заблуждение в этом случае снижается вплоть до ее отсутствия, поскольку у потребителей отсутствует четкое представление об источнике происхождения противопоставленного обозначения, что составляет основу его различительной способности.

Таким образом, представляется принципиально важным установление факта длительного и интенсивного использования оспариваемого товарного знака до даты его приоритета наряду с противопоставленным обозначением.

Применительно к рассматриваемой категории дел имеет важное значение вопрос о роли однородности (отсутствии однородности) товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, товарам, для которых используется противопоставленное обозначение.

В соответствии с п. 14.4.3 Правил N 32 для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как отмечено в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 сентября 2013 г. N 5793/13, при установлении однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, с учетом правовой позиции, выработанной Высшим Арбитражным Судом РФ в Постановлениях Президиума от 24 декабря 2002 г. N 10268/02 и от 18 июля 2006 г. N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В отличие от п. 6, 8 ст. 1483 ГК РФ, где однородность прямо указана в качестве юридически значимого обстоятельства, подп. 1 п. 3 данной статьи однородность не упоминает. Таким образом, формально данное обстоятельство не имеет правового значения.

Между тем на практике однородность в делах о применении подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК учитывается, но с определенными особенностями. Остановимся на данном правовом понятии подробнее.

Нормативно закрепленной целью установления однородности является определение принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности товаров одному производителю (п. 14.4.3 Правил N 32). Данное положение имеет неразрывную смысловую связь с рассматриваемым основанием отказа в регистрации товарного знака.

Напомним, заблуждение возникает в силу того, что до даты приоритета сходное обозначение интенсивно использовалось другим лицом в течение длительного времени и приобрело различительную способность. Как следствие, у потребителей формируется представление о принадлежности товаров, маркированных этим обозначением, одному производителю. Соответственно, появление на рынке товаров другого производителя с используемым на них сходным обозначением приводит к заблуждению потребителя, продолжающего воспринимать выведенные на рынок товары как происходящие из прежнего, известного ему источника.

С учетом этого отсутствие однородности является обстоятельством, снижающим возможность введения потребителей в заблуждение. В то же время, исходя из отсутствия в подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ указания на однородность, возможны случаи, когда род (вид) товаров, назначение и другие критерии, объединяющие товары в одну однородную группу, могут не учитываться. Это происходит тогда, когда использовавшееся до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение приобрело настолько широкую известность, что отсутствие однородности уже не имеет значения для оценки восприятия потребителями товаров правообладателя товарного знака как товаров лица, использовавшего ранее сходное обозначение.

Приведем пример из судебной практики Суда по интеллектуальным правам <1>.

--------------------------------

<1> См.: дело N СИП-265/2014.

Компания "Пармиджани Флерье С.А." (Parmigiani Fleurier S.A.) и Мишель Пармиджани обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительными решений Роспатента, которыми была оставлена в силе правовая охрана ряда "серийных" товарных знаков, содержащих в составе элемент "PARMIGIAN I", зарегистрированных, в частности, для товаров 25-го класса МКТУ (одежда). Представляя данные требования, заявители указали в том числе на угрозу введения потребителей в заблуждение.

В обоснование своей позиции заявители сослались на то, что компания "Пармиджани Флерье С.А." является правообладателем ряда товарных знаков по международной регистрации, содержащих элемент "PARMIGIAN I", зарегистрированных в отношении товаров 14-го класса МКТУ (швейцарские часы). Также заявители указали на то, что произвольная часть фирменного наименования компании - "PARMIGIAN I" - совпадает с фамилией ее создателя - Мишеля Пармиджани, известного часового мастера. Швейцарские часы с обозначением "PARMIGIAN I" поставлялись на территорию России в течение нескольких лет до даты приоритета оспариваемых товарных знаков.

Роспатент в данном споре возражал против удовлетворения заявленных требований, указывая на неоднородность товара "одежда", для которого предоставлена правовая охрана оспариваемым товарным знакам, товару "швейцарские часы", в отношении которых зарегистрированы товарные знаки компании "Пармиджани Флерье С.А.".

Удовлетворяя заявленные требования, суд признал однородным товар "одежда" товару "часы", указав на то, что Роспатент в оспариваемом решении проводит формальный анализ однородности товаров без учета известности и высокой различительной способности товарных знаков заявителя (установленной судом при рассмотрении дела), имеющих более ранний приоритет. В решении суда отмечено, что Роспатент не учел положения п. 3.1 Рекомендаций N 39, согласно которому вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по всем признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Суд принял во внимание, что принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности одному производителю аксессуаров и одежды при маркировке их практически тождественными товарными знаками обусловлена не только взаимной встречаемостью таких товаров и их отношением к миру моды и стиля, но и тем, что многие производители одежды одновременно выпускают и аксессуары, маркируемые таким же товарным знаком.

Суд пришел к выводу о том, что с учетом конкретных обстоятельств следует признать обоснованным довод заявителей: изделия, относящиеся к 14-му, 18-му, 25-му классам МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана исследуемым товарным знакам, используются потребителями в единой совокупности для формирования своего имиджа, в связи с чем товары, для которых предоставлена правовая охрана оспариваемым товарным знакам, и товары компании "Пармиджани Флерье С.А." являются однородными.

Суд посчитал, что круг потребителей часов пересекается с кругом потребителей одежды и аксессуаров (18-й и 25-й классы) в значительном сегменте материально благополучных потребителей. При этом речь идет не только о потребителях, которые уже имеют необходимые финансовые возможности, но и о потенциальных потребителях, стремящихся к формированию соответствующего образа.

Также судом учтены результаты социологических исследований, представленные заявителями.

Так, в ходе проведения социологического опроса более 81,8% опрошенных отметили, что часы и одежда, маркированные рассматриваемыми товарными знаками, часто (46,3%) или скорее (35,5%) производятся одной и той же компанией либо под контролем (например, по лицензии) одной и той же компании. При этом 83,3% всех опрошенных считают производителем одежды под товарным знаком "PARMIGIAN I" компанию Parmigiani Fleurier S.A.

Более половины опрошенных (55,9%) считают, что владелец товарного знака "PARMIGIAN I" для одежды является швейцарской компанией, и 9,9% - французской компанией. Ассоциации этого знака с Россией или с Сейшельскими Островами (местом нахождения правообладателя оспариваемых знаков) составляют 3,1% и 4,3% соответственно. Все это свидетельствует не только о высокой вероятности введения потребителей в заблуждение, но и о реально имеющем место введении в заблуждение.

Роспатент возражал против результатов социологического опроса, указав на то, что большинство опрошенных - жители крупных городов, поэтому опрос не может объективно отражать ситуацию в России в целом.

Суд, не соглашаясь с данной позицией, отметил в решении, что правообладатель оспариваемых товарных знаков позиционирует свою продукцию под знаком "PARMIGIAN I" (включая одежду) как адресованную "любителям роскоши, поклонникам изысканного, независимого стиля". Доказательств иного не представлено. Между тем такая одежда относится к высокой ценовой категории, поэтому в данном случае целевая группа - это потребители со сравнительно высоким уровнем доходов, проживающие преимущественно в крупных городах.

В итоге суд пришел к выводу о том, что оспариваемые товарные знаки вводят потребителей в заблуждение относительно товара и его производителя, так как они являются сходными до степени смешения с товарными знаками заявителя и его фирменным наименованием, хорошо известными в Российской Федерации задолго до даты подачи заявок на регистрацию оспариваемых товарных знаков. Использование товарных знаков "PARMIGIAN I" для маркировки товаров, не связанных с товарами, производимыми компанией "Пармиджани Флерье С.А." (Parmigiani Fleurier S.A.), способно вызвать смешение и ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, маркированных данными товарными знаками, и места их происхождения, поскольку все отмеченные выше обстоятельства приводят к тому, что оспариваемые товарные знаки могут создавать у потребителей ассоциации именно с товарными знаками и продукцией компании "Пармиджани Флерье С.А.".

Данный подход суда к установлению обстоятельств, свидетельствующих о высокой степени вероятности введения потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя, был ранее реализован в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 апреля 2012 г. N 16912/11 по делу о товарном знаке "VACHERON CONSTANTIN". Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, отменяя судебные акты нижестоящих инстанций, признавших правомерным отказ Роспатента в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, указал на известность принадлежащих подателю возражения фирменного наименования, право на которое возникло в 1887 г., и комбинированного товарного знака со схожим словесным элементом. В результате был сделан вывод о возможном отнесении потребителями товаров, производимых спорящими сторонами, к одному и тому же месту происхождения и изготовителю.

Примечательно, что в деле о товарном знаке "VACHERON CONSTANTIN" регистрация оспариваемого словесного товарного знака была произведена в отношении 25-го класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы), в то время как более ранний комбинированный товарный знак (т.е. тот самый "VACHERON CONSTANTIN") был зарегистрирован в отношении других товаров 14-го класса (часы и другие товары). Данное обстоятельство явилось основанием для отказа в удовлетворении возражений. Не исследуя вопрос об однородности товаров в этом деле, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, обосновывая вывод об угрозе возникновения заблуждения, отметил, что в данном случае регистрация спорного товарного знака, идентичного широко известному товарному знаку в отношении товаров другого класса МКТУ, может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя.

Характерно, что в деле о товарном знаке "VACHERON CONSTANTIN" Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ наряду с установлением угрозы введения в заблуждение квалифицировал действия по регистрации спорного товарного знака как не соответствующие принципам надлежащей осмотрительности и недопущения использования экономических преимуществ, полученных в результате продолжительного использования известного товарного знака; признал их актом недобросовестной конкуренции, противоречащим ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и ст. 10 ГК РФ.

Ссылки одновременно на введение в заблуждение и злоупотребление правом, недобросовестную конкуренцию можно отметить и в других делах. Так, в деле об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку "AKAI" Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, приходя к выводу о введении потребителей в заблуждение, указал на длительность использования (с 1929 г.) данного обозначения в качестве фирменного наименования другим лицом. При этом регистрация известного и широко использовавшегося другим лицом обозначения признана злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции. Отмечено, что "суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом. В этом случае суд признает недействительным решение Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака" (п. 8 Обзора практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, утв. информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 ноября 2008 г. N 127; аналогичное положение о возможности "инициативного" применения судом ст. 10 ГК РФ содержится в п. 63 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с п. 2 и 3 ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Согласно ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Отталкиваясь от содержания ст. 10 ГК РФ, критерием злоупотребления правом можно назвать заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав, в частности намерение причинить вред другому лицу. В свою очередь, в ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности не содержится указания на наличие умысла при совершении действий, противоречащих "честным обычаям". Однако, как правило, нечестные, недобросовестные действия совершаются умышленно.

Содержащиеся в приведенных выше нормах формулировки предполагают исследование поведения правообладателя в каждом конкретном случае.

Так, в описанном выше деле о товарном знаке "БАРСУКОР" суд, отклоняя ссылки обладателя противопоставленного товарного знака "БАРСУЧОК" на недобросовестность правообладателя, зарегистрировавшего товарный знак "БАРСУКОР", указал на то, что для квалифицирования в его действиях недобросовестности в форме "паразитирования на чужой репутации" необходимо установить широкую известность товарного знака "БАРСУЧОК", обусловливающую его сложившуюся деловую репутацию, а также умысел правообладателя получить необоснованное преимущество именно за счет использования сложившейся деловой репутации известного бренда.

Также суд отметил, что в данном конкретном случае спорное обозначение, являющееся производным от слова "барсук", жир которого используется при изготовлении соответствующих товаров, не указывает на производителя (правообладателя).

При данных обстоятельствах, указал суд, безотносительно к утверждению обладателя противопоставленного товарного знака "БАРСУЧОК" о сложившейся ассоциативной связи указанного обозначения с ним как с производителем соответствующих товаров использование спорного обозначения для идентификации товаров, в состав которых входит названный ингредиент, не вызывает у суда сомнений в добросовестности таких действий. Кроме того, утверждение обладателя права на товарный знак "БАРСУЧОК" о широкой известности производимого им под данным товарным знаком товара не является для суда очевидным, данное утверждение заявителем оспаривается и не нашло необходимого и достаточного документального подтверждения в материалах дела.

С учетом этого суд пришел к выводу, что утверждение обладателя права на противопоставленный товарный знак "БАРСУЧОК" о направленности регистрации спорного товарного знака "БАРСУКОР", сходного до степени смешения с товарным знаком "БАРСУЧОК", на умышленное получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся репутации товарного знака не является достаточно обоснованным, основано на допущениях и предположениях.

Как следует из приведенных положений, суд исходил из того, что для признания правообладателя недобросовестным необходимо установить широкую известность противопоставленного обозначения, а также наличие умысла на получение необоснованного экономического преимущества <1>. Учитывая, что наличие широкой известности (высокой различительной способности) необходимо для установления угрозы введения в заблуждение, можно предположить, что при наличии широкой известности противопоставленного обозначения правообладатель, скорее всего, знал или должен был знать о таком обозначении и его известности.

--------------------------------

<1> Следует оговориться, что критерии недобросовестного поведения в данном случае рассматриваются применительно к делам о применении подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. В тех случаях, когда вопрос недобросовестности действий по регистрации товарного знака является предметом отдельного спора о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, критерии недобросовестности могут отличаться. Например, в ситуации, когда противопоставленное обозначение не является в достаточной мере известным для установления угрозы введения в заблуждение, умысел правообладателя может заключаться в стремлении присвоить посредством регистрации товарного знака сформированную репутацию тождественного (сходного) обозначения, процесс становления которой начат ранее другим лицом, направить в другое русло процесс формирования потребительских ассоциаций, с тем чтобы потребители начали воспринимать товарный знак как имеющий другой источник происхождения.

При рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации. В качестве такого последующего поведения, раскрывающего цель регистрации, могут быть квалифицированы действия, связанные с предъявлением правообладателем требований о взыскании компенсации за незаконное использование его товарного знака.

Казалось бы, предъявление такого требования - право, реализация которого зависит от усмотрения правообладателя, оно не свидетельствует о недобросовестности последнего. Однако совсем другой оттенок приобретают такие действия в том случае, когда в качестве лиц, которым адресуются такие требования, выступают организации, использовавшие это обозначение в течение длительного времени до даты приоритета спорного товарного знака.

Интересные аргументы в обоснование вывода о недобросовестности правообладателя были приведены судом в деле об оспаривании предоставления правовой охраны изобразительному товарному знаку, представлявшему собой стилизованное изображение хвойного дерева - ели <1>.

--------------------------------

<1> См.: дело N СИП-142/2013.

Основанием для оспаривания явилось наличие более ранних международных регистраций сходных обозначений на имя иностранного лица.

Суд, приходя к выводу о недобросовестности правообладателя, указал, что у него имелся широкий выбор для регистрации в качестве товарного знака для индивидуализации производимых им товаров разных изображений и форм, включая формы фруктов, цветов, животных, геометрических фигур. Тем не менее правообладатель предпочел зарегистрировать обозначение, схожее с широко известными товарными знаками заявителя, что может истолковываться желанием воспользоваться репутацией известных товарных знаков и ввести потребителей в заблуждение, так как из представленных материалов дела следует, что правообладатель оспариваемого товарного знака был осведомлен как о товарных знаках в форме ели, принадлежащих заявителю, так и о его претензиях относительно использования недобросовестным правообладателем сходных обозначений.

Изложенные выше примеры позволяют констатировать, что, хотя установление недобросовестности и обусловливается результатами исследования поведения правообладателя в конкретном случае, общие закономерности в установлении данного обстоятельства сводятся к тому, что в условиях широкой известности сходного обозначения, использовавшегося длительно и интенсивно другим лицом до даты приоритета оспариваемого товарного знака, правообладатель, скорее всего, являлся на эту дату недобросовестным, поскольку стремился использовать необоснованные экономические преимущества, направлял свои действия на вытеснение конкурентов с рынка и предотвращение доступа на него новым субъектам предпринимательства.