Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак) (п. 1 ст. 1484 ГК РФ). Исключительное право на товарный знак является абсолютным вещным правом.

Вместе с тем действующим российским гражданским законодательством установлено, что использование правообладателем товарного знака является необходимым условием для сохранения правовой охраны на него. Указанное законоположение не является уникальным явлением для нашего законодательства, а в целом выступает в качестве общепризнанного ограничения субъективного права на товарный знак как на уровне международного права, так и на уровне национального права различных государств.

Так, ст. 5 C (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, ст. 15, 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15 апреля 1994 г.) предусмотрено, что, если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отметил Конституционный Суд РФ в Определении от 2 октября 2003 г. N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

С учетом изложенных обстоятельств можно заключить, что обязательное использование товарного знака правообладателем рассматривается в качестве условия для сохранения правовой охраны на него. Правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, в отношении которых товарному знаку предоставлена правовая охрана. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

Так, согласно п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Способы использования товарного знака (реализации субъективного права) предусмотрены п. 2 ст. 1484 ГК РФ, в котором указывается, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Указанный перечень способов использования товарного знака не является исчерпывающим.

Важно подчеркнуть, что использованием товарного знака по смыслу п. 2 ст. 1484 ГК РФ признается только такое использование, когда осуществляется индивидуализация товаров, работ или услуг посредством их введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Использование товарного знака без введения товаров, работ или услуг в гражданский оборот использованием по смыслу п. 2 ст. 1484 ГК РФ не признается.

Данное обстоятельство также нашло отражение в п. 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г., в котором указано, что для целей применения положений ст. 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот <1>.

--------------------------------

<1> СПС "КонсультантПлюс".

В силу п. 2 ст. 1486 ГК РФ при рассмотрении споров о досрочном прекращении правовой охраны использованием товарного знака признается также его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Несмотря на кажущуюся простоту и очевидность обозначенных законоположений, на практике при разрешении споров о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков возникают многочисленные вопросы. Рассмотрим некоторые из них.

Компания Cascade Corporation обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к ООО "ПромТехМеханика" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "CASCADE" по свидетельству Российской Федерации N 364604. Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции счел недоказанным использование спорного товарного знака ответчиком либо прежним правообладателем в трехлетний период, а также не усмотрел обстоятельств, свидетельствующих о невозможности использования товарного знака по причинам, не зависящим от правообладателя.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, отменяя принятый судебный акт, пришел к выводу о необоснованном отклонении судом первой инстанции представленных ответчиком доказательств использования товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а именно счетах-фактурах, товарных накладных, платежных поручениях, выписках по лицевому счету со ссылкой на то, что указанные документы не подтверждают использование спорного товарного знака в смысле ст. 1484 и 1486 ГК РФ, а являются подтверждением деятельности, относящейся к услугам 35-го класса МКТУ, в отношении которых товарному знаку охрана не предоставлялась.

Отмечая ошибочность данного вывода, Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что согласно подп. 3 п. 2 ст. 1484 ГК РФ размещение товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, само по себе является использованием соответствующего обозначения. Вместе с тем суд кассационной инстанции признал правильным вывод суда первой инстанции о том, что принадлежность ответчику доменного имени cascade.ru, переадресующего на сайт emcg.ru, не подтверждает использование спорного товарного знака в смысле п. 2 ст. 1486 ГК РФ, поскольку в данном случае такое использование не связано непосредственно с введением товара в гражданский оборот; через сайт с указанным доменным именем продажа товаров не осуществляется <1>.

--------------------------------

<1> См.: Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2014 г. по делу N СИП-88/2013. Доступ из СПС "КонсультантПлюс".

Согласно п. 3 ст. 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Однако иногда указанная процессуальная обязанность ответчиками не исполняется.

Так, в рамках дела по иску ООО "Настоящая Алкогольная Компания" к ООО "ИМПЕРИАЛ" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "OOPS!" по свидетельству Российской Федерации N 392234 правообладатель отказался представлять доказательства использования товарного знака со ссылкой на отсутствие у истца заинтересованности в предъявлении иска.

Суд по интеллектуальным правам, установив наличие у истца заинтересованности, исковые требования удовлетворил в связи с неиспользованием правообладателем товарного знака. При этом Суд отметил, что ответчик своими процессуальными правами не распорядился, доказательств использования спорного товарного знака либо его неиспользования по независящим от него причинам суду не представил, а доводы истца об обратном не опроверг <1>.

--------------------------------

<1> См.: решение Суда по интеллектуальным правам от 3 апреля 2014 г. по делу N СИП-414/2013. Доступ из СПС "КонсультантПлюс".

Такой вывод суда полностью согласуется с принципом процессуального законодательства - состязательностью судопроизводства, так как лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

Факт подтверждения использования товарного знака подлежит установлению судом с учетом фактических обстоятельств дела.

Суд по интеллектуальным правам, удовлетворяя исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "АЛИБАБА ALIBABA" по свидетельству Российской Федерации N 334946, исходил из того, что ответчиком не представлены доказательства использования товарного знака. При этом Суд руководствовался тем, что представленные ответчиком доказательства не подтверждают использование товарного знака, поскольку партнерский договор на выпуск, распространение, обслуживание банковских карт "Alibaba" и предоставление услуг системы "Alibaba" не подтверждают факт его использования при отсутствии доказательств фактического исполнения сторонами обязательств. Также не могут свидетельствовать об использовании товарного знака письма администраторов доменных имен о принятии в интернет-магазинах дисконтных карт "Alibaba" в отсутствие первичных документов, подтверждающих фактическое совершение операций по ним, а также регистрация ответчиком доменного имени alibaba.ru в отсутствие доказательств использования посредством данного доменного имени товарного знака в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых этот товарный знак зарегистрирован.

С учетом изложенных обстоятельств Суд пришел к выводу: из анализа представленных ответчиком доказательств следует, что они могут свидетельствовать лишь о наличии намерений со стороны правообладателя использовать спорный товарный знак на банковских картах, тогда как применительно к рассматриваемой категории споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в предмет доказывания со стороны ответчика входит совершение фактических действий, которые непосредственно связаны с введением товара в гражданский оборот <1>.

--------------------------------

<1> См.: решение Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2014 г. по делу N СИП-52/2013. Доступ из СПС "КонсультантПлюс".

Аналогичным образом Судом по интеллектуальным правам был разрешен спор по иску компании "Ниссан Дзидося Кабусики Кайся" к ООО "САН" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "INFINITI" по свидетельству Российской Федерации N 360990 <1>.

--------------------------------

<1> См.: решение Суда по интеллектуальным правам от 16 июня 2014 г. по делу N СИП-90/2014. Доступ из СПС "КонсультантПлюс".

Такой подход в решении споров о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков следует признать правильным, поскольку правообладатель должен использовать принадлежащий ему товарный знак. Кроме того, некоторые правообладатели после инициирования соответствующего судебного разбирательства путем подготовки определенного пакета документов (лицензионные договоры о предоставлении права использования товарного знака и пр.) пытаются создать видимость использования товарного знака с целью сохранения правовой охраны на него.

Как было указано выше, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, в отношении которых товарному знаку предоставлена правовая охрана. При этом однородность товаров или услуг в отличие от установления заинтересованности истца в предъявлении иска правового значения не имеет. Поэтому доводы правообладателя об использовании им товарного знака применительно к товарам по причине их однородности с товарами, в отношении которых представлены доказательства использования, подлежат отклонению судом и не должны приниматься во внимание.

Указанная позиция впоследствии была отражена в п. 41 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав.

Использование товарного знака может осуществляться как самим правообладателем, так и другим лицом, но под контролем правообладателя, что в соответствии с п. 2 ст. 1486 ГК РФ в рамках рассмотрения споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака признается использованием товарного знака. По сути, использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора на передачу права использования указанного средства индивидуализации.

В таком случае указанное лицо вправе осуществлять использование товарного знака для целей п. 2 ст. 1486 ГК РФ, в том числе если правообладатель выразил свою волю на такое использование под его контролем.

Контроль со стороны правообладателя может быть различным и зависеть от особенностей и условий использования товарного знака (контроль качества товара, объемов производства и реализации и проч.).

С учетом изложенных обстоятельств в целях установления факта использования товарного знака под контролем правообладателя необходимо определить, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя и под его контролем, независимо от формы выражения этой воли.

Так, в рамках дела по иску ООО "ТКР" к компании T.R.B. International S.A. о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 781666 Суд по интеллектуальным правам в удовлетворении иска отказал со ссылкой на использование товарного знака не самим правообладателем, а под его контролем. При этом в качестве доказательства использования товарного знака под контролем правообладателя Суд принял представленный ответчиком аффидевит (письменное показание или заявление лица, данное под присягой и удостоверенное нотариусом <1>) от 13 января 2014 г., выданный финансовым директором ответчика, из которого усматривалось, что импорт в Российскую Федерацию товаров, произведенных правообладателем и промаркированных спорным товарным знаком, осуществляется компанией "Альберт Менеджмент Лимитед" по поручению и с согласия правообладателя <2>.

--------------------------------

<1> URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/.

<2> См.: решение Суда по интеллектуальным правам от 14 марта 2014 г. по делу N СИП-291/2013. Доступ из СПС "КонсультантПлюс".

В рамках дела по иску ООО "ВАТЕРГРУПП" к компании "БУДВАЙЗЕР БУДВАР" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "BUDWEISER" по международной регистрации N 238203 правообладатель ссылался на использование товарного знака в установленном порядке на территории Российской Федерации ЗАО "Московская пивоваренная компания" на основании дистрибьюторского соглашения под его контролем путем регулярных поставок на территорию Российской Федерации пива и сопутствующих товаров.

Суд по интеллектуальным правам, соглашаясь с доводами ответчика, исходил из того, что согласно условиям дистрибьюторского соглашения оно является эксклюзивным контрактом; продажа и розлив пива не должны ухудшать качество пива и оказывать на пиво вредное воздействие, должны соблюдаться все требования, важные для поддержания престижа и бренда пива, в том числе его значимости на рынке; предусмотрено право правообладателя периодически проверять и знакомиться со способами хранения и продажи товаров и иной торговой деятельности ЗАО "Московская пивоваренная компания"; при продаже товаров компании дальнейшим заказчикам ЗАО "Московская пивоваренная компания" должно следовать всем обязательствам и рекомендациям по продаже пива; установлены правила учета упаковки, несущей на себе фирменные знаки (логотипы), а также торговые знаки и указатели происхождения. Кроме того, товарный знак внесен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, а в качестве уполномоченного импортера продукции, маркированной спорным товарным знаком, в реестре значится ЗАО "Московская пивоваренная компания".

С учетом изложенных обстоятельств Суд пришел к выводу, что ЗАО "Московская пивоваренная компания" осуществляет использование товарного знака под контролем правообладателя, который заключается как в контроле за сохранением качества произведенного ответчиком товара, так и в контроле за количеством реализуемого товара <1>.

--------------------------------

<1> См.: решение Суда по интеллектуальным правам от 17 октября 2014 г. по делу N СИП-140/2014. Доступ из СПС "КонсультантПлюс".

В рамках другого дела - по иску ООО "ТД "Сарва" к компании Atlantic Industries о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков "Dr Pepper Др Пеппер" Суд по интеллектуальным правам установил использование товарного знака под контролем правообладателя исходя из наличия между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц, что предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя, если между такими лицами имеются отношения участия в уставном (складочном) капитале либо отношения между ними характеризуются наличием организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора. Наличие таких корпоративных отношений предоставляет возможность исходить из согласия правообладателя на использование товарного знака другим лицом. Кроме того, письмом руководителя службы менеджмента качества филиала компании Atlantic Industries в Ирландии подтверждается, что напитки под товарным знаком "DR. PEPPER" производятся компанией Coca-Cola Enterprises под контролем правообладателя и надзором на основании предписаний и рецептуры. Таким образом, волеизъявление правообладателя - компании Atlantic Industries, очевидно, было направлено на предоставление согласия на использование этих товарных знаков иным лицом (компанией Coca-Cola Enterprises), что свидетельствует об их использовании под контролем правообладателя <1>.

--------------------------------

<1> См.: решение Суда по интеллектуальным правам от 27 июля 2015 г. по делу N СИП-883/2014. Доступ из СПС "КонсультантПлюс".

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам (п. 3 ст. 1486 ГК РФ).

Обстоятельства невозможности использования товарного знака должны нести объективный характер и не зависеть от усмотрения самого правообладателя.

Так, Президиум Суда по интеллектуальным правам, оставляя в силе решение Суда по интеллектуальным правам о частичном досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 236028, отклонил довод правообладателя о том, что производство радиостанций не осуществлялось по не зависящим от него обстоятельствам, указав, что отсутствие спроса на товары не может быть отнесено к обстоятельствам, которые полностью не зависят от производителя этих товаров <1>.

--------------------------------

<1> См.: Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2015 г. по делу N СИП-151/2015. Доступ из СПС "КонсультантПлюс".

По другому делу, отклоняя довод правообладателя об уважительности причин неиспользования спорного товарного знака, обусловленного инициированием истцом множества судебных процессов по всему миру, что не давало возможности ответчику привлечь какие-либо инвестиции ввиду действий истца, суд отметил, что указанные обстоятельства не могут повлиять на введение услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, в гражданский оборот, так как неиспользование спорного товарного знака в данном случае зависело лишь от субъективной оценки ответчиком сложившихся условий и его соответствующего волеизъявления <1>.

--------------------------------

<1> См.: решение Суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2015 г. по делу N СИП-685/2014. Доступ из СПС "КонсультантПлюс".