Предоставление права на использование товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента охраняемое в России наименование места происхождения товара, в соответствии с п. 3 ст. 1489 ГК РФ допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое наименование <1>. Ранее действовавшим некодифицированным законодательством такое ограничение было установлено только в отношении уступки (отчуждения) товарного знака <2>. Остановимся подробнее на этом случае распоряжения исключительным правом на товарный знак. В России охраняется достаточно большое количество товарных знаков, в состав которых входят словесные элементы, являющиеся наименованиями мест происхождения товаров или словами, производными от них.

--------------------------------

<1> В ред. Федерального закона от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ.

<2> Статья 25 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", п. 27 Правил регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных (утверждены Приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. N 64).

Так, например, наименование места происхождения товара "Гжель" включено в товарные знаки N 114658 (правообладатель - общество с ограниченной ответственностью "Галактика и Компания", зарегистрирован для товаров 21-го и услуг 35-го классов МКТУ), N 161057 (правообладатель - закрытое акционерное общество "Объединение "Гжель", зарегистрирован для товаров 6-го, 8-го, 11-го, 14-го, 16-го, 20-го, 21-го, 32-го и услуг 35-го, 42-го классов МКТУ); N 185083 (правообладатель - закрытое акционерное общество "Объединение "Гжель", зарегистрирован для товаров 01-го, 05-го, 06-го, 08-го, 11-го, 12-го, 14-го, 16-го, 19-го, 20-го, 21-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 34-го и услуг 40-го, 41-го, 42-го классов МКТУ); N 196197 (правообладатель - открытое акционерное общество "Гжельский завод "Электроизолятор", зарегистрирован для товаров 11-го, 17-го, 21-го и услуг 35-го, 39-го и 42-го классов МКТУ); N 247714 (правообладатель - общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Синь России", зарегистрирован для товаров 11-го, 14-го, 21-го, 34-го и услуг 40-го классов МКТУ); N 434617 (правообладатель - открытое акционерное общество "Речицкий фарфоровый завод", зарегистрирован для товаров 21-го и услуг 35-го классов МКТУ). Наименование места происхождения товара "Гжель" также было включено в товарные знаки N 249319 (правообладатель - Исаев С.В., зарегистрирован для товаров 11-го, 14-го, 16-го, 20-го, 21-го, 28-го, 34-го классов МКТУ, к настоящему времени действие правовой охраны прекращено в связи с истечением срока); N 258889 (правообладатель - общество с ограниченной ответственностью "Сувенир Гжели", зарегистрирован для товаров 16-го, 21-го и услуг 35-го, 42-го классов МКТУ, к настоящему времени действие правовой охраны прекращено в связи с истечением срока); N 120609 и N 12610 (правообладатель - государственное унитарное предприятие "Шевлягинский завод специальной керамики", зарегистрированы для товаров 17-го, 21-го и услуг 42-го классов МКТУ, в настоящее время действие правовой охраны прекращено в связи с истечением срока); N 185083/1 (правообладатель - общество с ограниченной ответственностью, зарегистрирован для товаров 32-го, 33-го и услуг 35-го классов МКТУ, по данным Открытого реестра товарных знаков Российской Федерации, срок действия истек); N 276940 и N 276941 (правообладатель - общество с ограниченной ответственностью "Гжелка", зарегистрированы для товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, к настоящему времени правовая охрана товарных знаков признана недействительной полностью). Наименование места происхождения товара "Жостово" было включено (в настоящее время не действует) в товарный знак N 197641 (правообладатель - Жостовская ордена "Знак Почета" фабрика декоративной росписи (Жостовский промысел), зарегистрирован для товаров 06-го, 21-го и услуг 35-го, 40-го, 42-го классов МКТУ). Наименование места происхождения товара "Федоскино" включено в товарные знаки N 169771 и N 171916 (правообладатель - государственное унитарное предприятие "Федоскинская ордена "Знак Почета" фабрика миниатюрной живописи", зарегистрированы для товаров 14-го, 16-го, 20-го и услуг 41-го классов МКТУ). Наименование места происхождения товара "ЛИПЕЦКИЕ УЗОРЫ" включено в товарный знак N 230260 (правообладатель - закрытое акционерное общество "Завод "Росинка", зарегистрирован для товаров 33-го и услуг 42-го классов МКТУ, к настоящему времени действие правовой охраны прекращено в связи с истечением срока). Наименование места происхождения товара "ВАРЗИ-ЯТЧИ" включено в товарные знаки N 147646 (правообладатель - закрытое акционерное общество "Здоровье", зарегистрирован для товаров 32-го класса МКТУ), N 294262 (правообладатель - общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Варзи-Ятчи", зарегистрирован для товаров 5-го, 32-го и услуг 44-го классов МКТУ). Наименование места происхождения товара "MURFATLAR" включено в товарный знак N 154441 (правообладатель - общество с ограниченной ответственностью "Виния-Рус", зарегистрирован для товаров 33-го и услуг 35-го и 42-го классов МКТУ). Наименование места происхождения товара "Тульский пряник" включено в товарные знаки N 206566 и N 240993 (правообладатель - открытое акционерное общество "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна", зарегистрированы для товаров 30-го и услуг 35-го и 42-го классов МКТУ). Наименование места происхождения товара "Раифский источник" включено в товарный знак N 214630 (правообладатель - общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Раифский Источник"), который изначально был зарегистрирован для товаров 30-го, 32-го и услуг 35-го, 39-го, 42-го классов МКТУ, а затем решением Роспатента правовая охрана была сохранена только для некоторых товаров 32-го класса МКТУ, и N 295044 (правообладатель - общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Раифский Источник", зарегистрированы для товаров 32-го (включая пиво, фруктовые соки и сиропы) и услуг 35-го, 39-го, 43-го классов МКТУ). Наименование места происхождения товара минеральной воды "АЧАЛУКИ" включено в товарный знак N 232463 (правообладатель - общество с ограниченной ответственностью "Минеральная вода "Ачалуки", зарегистрирован для товаров 29-го, 30-го, 31-го, 32-го и услуг 35-го, 42-го классов МКТУ).

В соответствии с установлениями закона указанные элементы должны являться неохраняемыми. Такой подход к определению объема правовой охраны товарных знаков, образующих отдельную группу весьма специфических товарных знаков, представляется оправданным и с точки зрения правовой охраны "обычных" <1> товарных знаков, и с точки зрения правовой охраны наименований мест происхождения товаров. Как известно, в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, указывающих на место производства товара. Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы при условии, что они не занимают в нем доминирующего положения. Помимо этого, в соответствии с п. 7 ст. 1483 ГК РФ в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товара, охраняемым в соответствии с ГК РФ, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака. Исключение составляют случаи, когда охраняемое наименование места происхождения или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара. Из содержания абз. 2 п. 2 ст. 1535 ГК РФ следует возможность оспаривания предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара в том случае, если использование наименования места происхождения товара способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в связи с наличием товарного знака, имеющего более ранний приоритет.

--------------------------------

<1> В данном контексте имеются в виду товарные знаки, в состав которых наименования мест происхождения товаров не входят.

Принимая во внимание уникальность такого средства индивидуализации, как наименование места происхождения товара, законодатель при кодификации <1> положений, относящихся к средствам индивидуализации, не ограничился лишь перечисленными выше ограничениями, часть из которых традиционна для российского законодательства. Было продолжено расширение круга ограничений, направленных на усиление защиты этого вида индивидуализирующих обозначений.

--------------------------------

<1> Часть четвертая ГК РФ. Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ.

В силу положений п. 3 ст. 1488 ГК РФ отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у приобретателя исключительного права на такое наименование.

Помимо этого, в силу положений п. 3 ст. 1489 ГК РФ предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое наименование.

Представляется необходимым отметить, что не всегда в отечественном законодательстве (в том числе союзном) имелись такие или подобные ограничения. Имелись другие. Так, например, п. 17 Постановления Центрального исполнительного комитета и совета народных комиссаров Союза ССР о товарных знаках 1926 г. было установлено, что "передача права на товарный знак, а также права на свидетельство, выданное на этот знак, допускается лишь совместно с передачей предприятия или части его, если оно составляет отдельное производство и передаваемый товарный знак был предназначен для товаров, выпускаемых именно этим производством. При отчуждении предприятия или при переходе его к правопреемникам вследствие смерти владельца право пользования соответствующим товарным знаком переходит к новому владельцу предприятия. В случае аренды предприятия или части его право пользования соответствующим товарным знаком переходит на срок аренды к арендатору... При переходе права на товарный знак заключенное в товарный знак обозначение фирмы должно быть заменено обозначением фирмы нового владельца предприятия". Никаких ограничений, связанных с указанием места нахождения или производства, не было. Пункт 29 Положения о товарных знаках 1974 г. <1> предоставлял владельцу товарного знака возможность "уступить право на исключительное пользование товарным знаком" предприятиям, организациям и объединениям, являющимся юридическими лицами и осуществляющим производственную и торговую деятельность. Такой договор должен был быть зарегистрирован в Государственном комитете Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий, что обеспечивало ему официальное признание действительности. Иных условий в отношении передачи права на товарный знак этот нормативный правовой акт не содержал. Законом РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" <2> был установлен запрет на уступку товарного знака в тех случаях, когда она могла явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. При этом сам Закон не раскрывал, что же (какое обстоятельство) может рассматриваться как введение в заблуждение. Перечень таких обстоятельств приводился в Правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных. Абзацем 2 п. 27 названного нормативного правового акта было установлено, что уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, в частности, в случаях, когда товарный знак содержит обозначение, зарегистрированное в качестве наименования места происхождения товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, не являющемуся обладателем свидетельства на право пользования этим наименованием места происхождения товара.

--------------------------------

<1> Утверждено Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 8 января 1974 г. М., 1984.

<2> В ред. Федерального закона от 24 декабря 2002 г. N 176-ФЗ.

Положение о товарных знаках, помимо указания на имеющуюся у владельца товарного знака возможность уступить право на исключительное использование товарного знака, содержало также указание на возможность выдачи им лицензии. Положением о товарных знаках устанавливалось требование-ограничение, предъявляемое к лицензии: "Лицензия может быть предоставлена лишь при условии, если в лицензионном договоре указывается, что качество товаров правопреемника будет не ниже качества товаров владельца товарного знака, для которых знак зарегистрирован, и что владелец, передавший знак, осуществит контроль за выполнением этого условия". Иных ограничений в отношении предоставления лицензии этот нормативный правовой акт не устанавливал. Соответственно, отсутствовали они и в Инструкции о порядке регистрации договоров или иных документов о выдаче лицензии или уступке патента на изобретение и промышленный образец, о выдаче лицензии или уступке права исключительного пользования товарным знаком, утвержденной Госкомизобретений СССР 20 декабря 1974 г. Такой подход представляется оправданным, поскольку законодательство, действовавшее в период принятия Положения о товарных знаках, не предусматривало "прямую" охрану наименований мест происхождения товаров. Этот вид средств индивидуализации, а вернее, группа индивидуализирующих обозначений, представляющих собой географические обозначения, которая могла включать указания происхождения, географические указания, наименования мест происхождения, охранялись только косвенным образом. Пунктом 15 Положения о товарных знаках было установлено, что не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения, на которые ввиду их специфики не может быть предоставлено исключительное право пользования, например состоящие частично или полностью из географических обозначений, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара. Пунктом 16 этого же документа устанавливалось исключение из этого правила. Заключалось оно в том, что допускалась регистрация в качестве товарного знака обозначения, элементом которого являлось наименование места происхождения товара. Разрешающим условием являлось наличие документа организации, вышестоящей по отношению к заявителю, подтверждающего право заявителя на пользование этим наименованием места происхождения (иностранные заявители могли представить иной документ, подтверждающий право на пользование наименованием места происхождения).

Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" в своей первоначальной редакции применительно к лицензиям на товарный знак реализовывал подход, использовавшийся в Положении о товарных знаках: право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору. Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия (абз. 2 ст. 26). Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ в Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" было внесено существенное количество изменений и дополнений. Они затронули положения, относящиеся к уступке товарного знака и лицензированию товарных знаков, но по существу не изменили тех требований, которые и ранее предъявлялись к уступке и лицензии, связанным с товарными знаками.

Процитированные выше положения ГК РФ, относящиеся к отчуждению и лицензированию прав на товарные знаки, содержащие в своем составе охраняемые наименования мест происхождения товаров, достаточно четки и недвусмысленны. Но есть, на наш взгляд, неясность в том, как они должны применяться.

Как известно, в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" <1> часть четвертая Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. И третье, что должно быть принято во внимание, - права на средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса, должны будут охраняться в соответствии с правилами части четвертой Кодекса.

--------------------------------

<1> См.: Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 202-ФЗ.

Возникает вопрос: правомерно ли сделать на основе этих трех правил следующие выводы: 1) действие заключенного до 1 января 2008 г. лицензионного договора на использование товарного знака, содержащего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, должно быть прекращено, если лицензиатом в таком договоре выступает лицо, не являющееся обладателем исключительного права на такое наименование места происхождения товара; 2) обладатель исключительного права на товарный знак, содержащий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, который был зарегистрирован до 1 января 2008 г., не вправе предоставлять лицензию на его использование в отношении всех <1> товаров и услуг, для индивидуализации которых он был зарегистрирован?

--------------------------------

<1> То есть товаров (и, конечно же, услуг), выходящих за круг товаров, для индивидуализации которых наименованию места происхождения товара предоставлена правовая охрана.

Если первый вывод правилен, то на чем он основан? Чем, какими нормами он обоснован? На каком основании та или иная сторона или какое-то третье лицо будут ставить вопрос о прекращении действия лицензионного договора? Известно, что п. 1 ст. 450 ГК РФ установил основания изменения и расторжения договора. Из этого установления следует необходимость достижения соглашения сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. Как было показано выше, ни Кодекс (часть четвертая), ни Вводный закон не установили оснований для изменения или расторжения ранее зарегистрированного лицензионного договора на использование товарного знака, в который входит наименование места происхождения товара.

Если признать правомерность второго вывода, то встает вопрос о том, что все обладатели прав на товарные знаки, в состав которых входят охраняемые наименования мест происхождения товаров, с введением в действие части четвертой ГК РФ были ограничены в правах, но при этом закон ничего не сказал о введении такого ограничения, не установил переходного периода, как, например, это было сделано в отношении фирменных наименований. Право есть, но реализовать его в полном объеме нельзя.

При кодификации законодательства об интеллектуальной собственности были внесены существенные изменения в правовое регулирование отношений, связанных с фирменными наименованиями. Представляется, что подход, использованный законодателем при формулировании переходных положений в отношении фирменных наименований, mutatis mutandis может быть применен и для урегулирования отношений, связанных с ограничением распоряжения исключительным правом на товарные знаки, в состав которых входят охраняемые в Российской Федерации наименования мест происхождения товаров.

В целях соблюдения таких основных начал гражданского законодательства, как равенство участников гражданских отношений, допустимость ограничения гражданских прав только в целях, установленных ч. 3 ст. 55 Конституции, а также исходя из необходимости соблюдения интересов обладателей исключительных прав, возникших до 1 января 2008 г., предлагается на законодательном уровне установить основания для досрочного прекращения действия заключенных до 1 января 2008 г. лицензионных соглашений на использование товарных знаков, в состав которых включены наименования мест происхождения товаров и охрана которым предоставлена до 1 января 2008 г. Предлагаемое урегулирование в силу его временного применения должно содержаться не в самом Кодексе, а в дополнительном законодательном акте. Это может быть и Вводный закон <1>. В интересах правообладателей предлагается дополнить Вводный закон следующим положением: "По истечении года с даты вступления в силу содержащего настоящее положение Федерального закона действие заключенных до 1 января 2008 г. лицензионных договоров об использовании товарных знаков, в состав которых в качестве неохраняемых элементов входят охраняемые наименования мест происхождения товаров, прекращается: 1) полностью, если они были заключены: в отношении товаров, полностью отличных от тех, для которых зарегистрировано и охраняется наименование места происхождения товара, а также в отношении иного рода услуг и (или) с лицами, не имевшими и не имеющими права на использование охраняемого наименования места происхождения товара (исключительного права на наименование места происхождения товара); 2) частично, если они были заключены с лицами, имеющими право на использование наименования места происхождения товара; при этом часть товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, совпадает с товарами, в отношении которых охраняется наименование места происхождения товара, а часть - нет".

--------------------------------

<1> Такая возможность существует. Например, Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 252-ФЗ во Вводный закон была включена новая ст. 13.1, посвященная признанию действия исключительных прав на объекты патентного права и товарные знаки (знаки обслуживания) и наименования места происхождения товара, удостоверенные официальными документами Украины, действовавшими по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов.

Реализация такого положения позволит обеспечить не только постепенный, но и справедливый переход от полноценного (соответствовавшего законодательству, действовавшему на дату предоставления исключительного права на товарный знак) к ограниченному объему исключительного права на товарный знак, включающий охраняемое наименование места происхождения товара в качестве его неохраняемого элемента.