Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ под нарушением исключительного права на товарный знак понимается использование без разрешения правообладателя сходных с товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения. К использованию товарного знака закон, в свою очередь, относит размещение его на товарах, при выполнении работ (услуг), на документации, связанной с введением товаров в оборот, в предложениях о продаже товаров, в сети Интернет.

Законодатель неспроста указал на вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака, необходимое для условия признания такого действия нарушением исключительного права. С позиции частного интереса с таким смешением связано возникновение на стороне правообладателя различных имущественных потерь.

С введением в рыночный оборот контрафактных товаров снижается потребительский спрос на товары правообладателя. Используя чужой товарный знак, нарушитель переманивает на свою сторону потребителей оригинального товара. Как следствие, он получает ту прибыль, на которую мог рассчитывать правообладатель.

Потери правообладателя составляет также прибыль, которую он мог получить от нарушителя по лицензионному соглашению. За возможность выступать под ширмой чужого бренда предприниматель должен заплатить. Правообладатель вправе рассчитывать на получение прибыли от предоставления доступа к его бренд-активу и связанной с ним клиентской базе, деловой репутации.

Наконец, вероятны репутационные потери, вызванные смешением. Если потребители при выборе контрафакта действовали под влиянием заблуждения, атрибутируя товары правообладателю, а качество таких товаров оказалось низким, деловая репутация (гудвилл) правообладателя пострадает. Правообладателю придется вкладывать средства в новые маркетинговые кампании в целях возвращения доверия потребителей к своему продукту.

С позиции институционального назначения товарных знаков и общественного интереса смешение оригинальных и контрафактных продуктов влечет поражение базовых функций товарных знаков - индивидуализирующей и информационной.

Потребители определяют источник происхождения товаров (услуг), формируют представления о свойствах продукта конкретного производителя, делают свой выбор, исходя из предыдущего опыта. Как следствие, такие "маркеры" снижают издержки потребительского выбора, способствуют конкуренции и повышению качества предлагаемых товаров. Эти функции коррелируют с тремя базовыми ценностями, заложенными в основу права средств индивидуализации: рыночной транспарентностью, осознанным потребительским выбором и добросовестной конкуренцией.

Использование сходного с товарным знаком обозначения, повлекшее смешение товаров оригинального производителя и нарушителя, приводит к тому, что знак больше не служит верным указателем на источник происхождения товара. Интересы потребителей, связавших с соответствующим обозначением представления о качестве и иных характеристиках товара, могут пострадать.

В то же время, если при осуществлении своего бизнеса предприниматель использует сходное с чужим товарным знаком обозначение не в качестве указания на источник происхождения товара, а потому смешения не происходит, нарушение исключительного права отсутствует.

Существует вместе с тем проблема формального подхода судов к установлению факта нарушения. Известны случаи, когда правоприменитель руководствовался принципом: сходное с товарным знаком обозначение нанесено на однородный товар - автоматически есть нарушение. При этом он не анализировал последствия использования сходного с товарным знаком обозначения как для потребителей, так и для правообладателя.

Интерес представляет спор по товарному знаку "С ПЫЛУ С ЖАРУ". ООО "Лина" предъявило иск к ООО "Макдоналдс" о нарушении его прав на товарный знак "С ПЫЛУ С ЖАРУ", взыскании компенсации в размере 1 млн. руб. и запрете ответчику использовать спорное обозначение <1>. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требования. Суд признал доказанным тот факт, что ответчик реализует в розничной торговой сети ООО "Макдоналдс" товары с размещенной на их упаковке фразой "С ПЫЛУ, С ЖАРУ", отличающейся от товарного знака истца лишь запятой. Товары, предлагаемые истцом и ответчиком, однородны. Вместе с тем суд признал, что "использование фразы "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" на упаковках товаров ответчиком осуществлялось не в целях идентификации с товарами, производимыми истцом, и без намерения использовать товарный знак "С ПЫЛУ С ЖАРУ" для продвижения своего товара на рынок.

--------------------------------

<1> См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 апреля 2012 г. N 16577/11 по делу N А40-2569/11-27-22.

Как видно, на упаковках сандвича "БИГ ТЕЙСТИ", приобретенного представителем истца, помимо фразы "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" имеется сочетание охраняемых элементов в виде стилизованной буквы "М", "вот что я люблю", "БИГ ТЕЙСТИ", которые служат для индивидуализации товара, являются доминирующими на упаковке. При этом фраза "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" выполнена мелким шрифтом и размещена на боковой стороне упаковки.

Решающее значение при оценке сходства имеет общее впечатление, производимое товарным знаком истца и обозначением, использованным ответчиком. При этом формирование общего впечатления может происходить под влиянием любых особенностей обозначений. Фраза "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" не выполняет отличительную функцию, присущую товарному знаку. Ввиду высокой различительной способности товарных знаков ответчика данное обозначение не может ассоциироваться у потребителя с другими товарными знаками, с иными производителями и товарами.

Дополнительным аргументом послужил тот факт, что фраза "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" используется ответчиком на упаковке сандвича "БИГ ТЕЙСТИ" с 2008 г., до даты приоритета товарного знака истца".

Апелляция и кассация подтвердили правильность подобного решения. Вместе с тем Высший Арбитражный Суд РФ отменил решение нижестоящих инстанций. Он удовлетворил иск о запрете ООО "Макдоналдс" использовать обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ". В части требования о выплате компенсации вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как при этом им было отмечено, "суды необоснованно подвергали оценке размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, наличие на упаковке обозначений и товарных знаков других правообладателей, поскольку перечисленное не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, а подлежит исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения.

Таким образом, суды неправильно применили пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса к правоотношениям сторон и устанавливали наличие вероятности смешения используемого ответчиком обозначения, тождественного товарному знаку истца".

При повторном рассмотрении данного дела суд первой инстанции присудил ответчика к выплате компенсации 200 тыс. руб. Как им при этом было отмечено, "использованное ответчиком обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" является сходным до степени смешения с товарным знаком "С ПЫЛУ С ЖАРУ". Однородность товаров, для индивидуализации которых используется обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ", ответчиком не оспаривалась".

При этом суд согласился с доводом ответчика, что "использование на упаковках товаров обозначения "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" осуществлялось не в целях идентификации с товарами, производимыми истцом, и без намерения использовать товарный знак "С ПЫЛУ С ЖАРУ" для продвижения своего товара на рынок".

Рассматриваемый спор порождает целый ряд вопросов. Во-первых, нетрудно заметить, что риск введения в заблуждение Высший Арбитражный Суд связал исключительно со случаями использования сходного с товарным знаком, а не тождественного обозначения. При этом критерий "вероятность смешения" был рассмотрен не в качестве самостоятельного, а как признак сходства знаков. По мере рассмотрения дела используемое ответчиком обозначение определялось и в качестве "тождественного", и в качестве "сходного до степени смешения". Наконец, суд проигнорировал последствия использования сходного с товарным знаком обозначения: могли ли быть введены потребители в заблуждение и, как следствие, был ли причинен вред правообладателю.

Еще парадоксальнее выглядит позиция суда первой инстанции при рассмотрении дела по второму кругу. Признавая действия ответчика нарушением исключительных прав и присуждая компенсацию, он указал, что обозначение не использовалось в качестве указания на источник происхождения товара.

В определенной мере подобные "странности" правоприменительной практики связаны с несовершенством правового регулирования. В п. 3 ст. 1484 ГК РФ, определившей состав правонарушения, речь идет действительно только о сходных обозначениях. Тождественные знаки при этом не упоминаются. Таким образом, получается, что вероятность смешения как критерий правонарушения предусмотрена исключительно для сходных знаков. Такой логике следовал Высший Арбитражный Суд. Между тем подобный подход не соответствует системному толкованию норм части четвертой ГК РФ.

Недопустимость использования тождественных обозначений в принципе выводима из п. 1 ст. 1484 ГК РФ. Вместе с тем одной данной нормы недостаточно. Как минимум суды должны использовать установленный в п. 3 критерий однородности товаров для установления факта нарушения. Кроме того, логика положений части четвертой ГК РФ, раскрывающих сущность исключительных прав, такова, что в одном пункте указывается на исключительный характер использования объекта правообладателем, в другом - на запрет всем иным лицам.

В связи с этим следует признать, что в п. 3 ст. 1484 ГК РФ речь идет о собирательной категории "сходные знаки", которая включает в себя как тождественные, так и "сходные до степени смешения". Вероятность смешения при этом выступает в качестве последствия неправомерного использования товарного знака - необходимого элемента нарушения исключительного права. Здесь, однако, мы снова заходим в определенный терминологический тупик. Понятие "смешение" характеризует как степень схожести товарных знаков, так и негативные последствия деяния. В рассмотренном решении Высший Арбитражный Суд сконцентрировал внимание на первом значении.

Обратимся к зарубежному законодательству.

В соответствии с п. 2 ст. 14 Закона ФРГ "О защите товарных знаков и других обозначений" (1994 г.) <1> нарушением исключительного права на товарный знак признается использование в коммерческой деятельности без согласия на то правообладателя:

любого обозначения, которое является идентичным товарному знаку и используется в отношении товаров (услуг), идентичных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;

любого обозначения, если ввиду тождественности такого обозначения или схожести с товарным знаком и тождественности или схожести маркируемых ими товаров (услуг) существует риск введения потребителей в заблуждение относительно происхождения товара;

любого обозначения, которое является идентичным или сходным до степени смешения с товарным знаком в отношении неоднородных товаров (услуг), при условии, что товарный знак обладает значительной деловой репутацией на территории Германии, а нарушитель получает несправедливые преимущества от использования чужого знака.

--------------------------------

<1> См.: Gesetz uber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG).

В США нарушением исключительного права на товарный знак признается его коммерческое использование иным лицом при отсутствии согласия правообладателя, в том числе воспроизведение, копирование, имитация зарегистрированного товарного знака при продаже или рекламе товаров. Необходимым условием признания такого использования нарушением является обман или введение в заблуждение потребителей (ст. 1114 Закона "О товарных знаках" - Lanham Act) <1>.

--------------------------------

<1> См.: Lanham Trade-Mark Act of 1946. 50 Stat. 427 (Jul. 5. 1946).

В немецком законе, таким образом, установлена презумпция, что при тождественности используемого обозначения с товарным знаком и идентичности маркируемых ими товаров (услуг) имеет место нарушение исключительного права. Для тех случаев, когда по одному из данных показателей отсутствует полная тождественность, ключевым критерием нарушения является введение потребителей в заблуждение. В американском законодательстве критерий заблуждения является ключевым для всех случаев.

Подобный подход представляется оправданным. Он исходит из функциональной сущности товарных знаков как идентификаторов источника происхождения товара. При смешении, введении потребителей в заблуждение такая функция перестает реализовываться. Причиняется вред частным и общественным интересам.

В споре по товарному знаку "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" введения потребителей в заблуждение относительно источника происхождения не было. Бренд "Макдоналдс" широко известен на территории Российской Федерации. Абсурдна сама по себе мысль, что хоть один потребитель пришел в сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс", приобрел гамбургер, маркируемый характерной буквой М, слоганом "Вот что я люблю", в надежде вкусить продукт компании ООО "Лина".

Индивидуализирующая функция товарного знака не пострадала. Интересы потребителей не были нарушены. Равным образом правообладатель не понес имущественных потерь от использования сходного обозначения. "Макдоналдс" выступал под своим брендом. Обратное утверждение противно здравому смыслу. Обладатель прав на знаменитый во всем мире бренд как рациональный предприниматель вряд ли будет скрываться за ширмой малоизвестного российского производителя. Нет оснований утверждать и то, что он переманил к себе потребителей продукций общества "Лина". Взысканная компенсация, таким образом, носила явно штрафной, а не восстановительный характер.

Рассмотренный спор по товарному знаку "С ПЫЛУ С ЖАРУ" представляет для нас особый интерес с позиции тех выводов, которые необходимо сделать на основе его анализа.

Следует отметить, что вслед за данным Постановлением Высшего Арбитражного Суда были приняты другие интересные решения, в которых возобладал более гибкий подход.

Интерес в рассматриваемом аспекте представляет собой Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 г. по делу N А40-221/2013 <1>. Как было установлено Судом, ООО "Девелопмент" в период с 29 декабря 2009 г. по 3 марта 2010 г. являлось правообладателем товарного знака "Мы всегда рядом" в отношении части услуг 36-го класса МКТУ. ОАО "Сбербанк России" в течение длительного времени, в том числе в период до 2 марта 2010 г., использует на вывесках, печатной продукции, сайте сети Интернет sbrf.ru слоган "Всегда рядом", размещенный в нижнем правом углу логотипа и сходный до степени смешения с товарным знаком истца.

--------------------------------

<1> См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 г. по делу N А40-221/2013.

Суды трех инстанций признали требования истца не подлежащими удовлетворению. В числе прочего они указали на недоказанность угрозы смешения обозначения ответчика с товарным знаком истца по причине неиспользования последним указанного товарного знака. Кроме того, было отмечено, что словесное обозначение "Всегда рядом", используемое ответчиком для индивидуализации предоставляемых услуг, не является самостоятельным, а представляет собой единую комбинацию "Сбербанк всегда рядом", которая, в свою очередь, состоит из логотипа, общеизвестного товарного знака ответчика, его эмблемы, фирменного наименования и слогана "Всегда рядом". Таким образом, суды пришли к выводу, что использование чужого товарного знака "в компании" с собственным широко известным обозначением не введет потребителей в заблуждение, а потому не образует нарушения. Подобная логика представляется правильной. Действительно, вряд ли хоть один потребителей пойдет в Сбербанк в надежде получить финансовые услуги ООО "Девелопмент". Сбербанк действует под своим брендом. Единственное, что вызывает определенные опасения в данном деле, - это ссылка на неиспользование истцом его товарного знака в качестве доказательства отсутствия введения потребителей в заблуждение. Данное утверждение нуждается в пояснениях.

Сам по себе факт неиспользования товарного знака правообладателем не должен свидетельствовать об отсутствии риска введения потребителей в заблуждение (пусть и не актуализированного в конкретный момент). До тех пор пока правовая охрана товарного знака правообладателя не была прекращена в установленном законом порядке, правообладатель обладает эксклюзивной возможностью использования товарного знака. Должно презюмироваться, что у него сохраняется интерес к использованию данного знака и (или) передаче прав на него иным лицам. В любой момент он может начать маркировать соответствующим знаком или передать право на его использование иному лицу. Таким образом, в той ситуации, когда иной субъект начинает использовать для индивидуализации своих товаров обозначение, сходное с товарным знаком, на который сохраняется правовая охрана, можно говорить о наличествующей вероятности введения потребителей в заблуждение.

Предъявление иска о нарушении исключительного права при неиспользовании товарного знака характеризует поведение самого правообладателя. Единственное, о чем можно вести речь в такой ситуации, - это о злоупотреблении правом со стороны правообладателя. При том что подобная квалификация его действий является далеко не бесспорной.

В то же время, для того чтобы доказать отсутствие нарушения исключительного права, надо исследовать поведение, действия самого предполагаемого нарушителя. Если он не преследует цели указать спорным обозначением на источник происхождения товара, при этом отсутствует вероятность введения потребителей в заблуждение, вероятнее всего, нарушения исключительного права нет.

Факт размещения наряду со спорным обозначением собственного товарного знака был учтен также Верховным Судом РФ при рассмотрении известного спора в отношении товарного знака "Афродита". Суд отметил, что помимо обозначения "Афродита" на упаковке мороженого имеется зарегистрированный за хладокомбинатом в качестве товарного знака логотип в виде комбинированного обозначения, графическая часть которого состоит из стилизованного изображения бегущей оранжево-белой коровы с черными солнцезащитными очками на глазах <1>.

--------------------------------

<1> См.: Определение Верховного Суда РФ от 23 июля 2015 г. по делу N 310-ЭС15-2555, А08-8802/2013.

В качестве вывода. При установлении нарушения исключительного права на товарный знак важно ориентироваться на функциональную сущность, назначение данного средства индивидуализации. Иначе противоправным может быть признано любое присутствие знака на фотографии, картине и т.п. Использование обозначения, пусть и сходного с зарегистрированным товарным знаком, без цели индивидуализации товара, указания на источник его происхождения не причиняет вреда ни частным, ни общественным интересам. У правообладателя, таким образом, не должно возникать права на взыскание компенсации.

С особым вниманием судам необходимо подходить к анализу споров, связанных с использованием чужих товарных знаков наряду с собственными, которые являются более известными. Важно оценивать и сам спорный знак. Одно дело, если он является оригинальным. Другое дело - если в качестве его зарегистрированы общеупотребительная фраза, слово.

Используемый в п. 3 ст. 1484 ГК РФ критерий "вероятность заблуждения" необходимо рассматривать в качестве негативного последствия использования тождественного (сходного) с товарным знаком обозначения. В целях преодоления путаницы между условиями "сходности до степени смешения" как характеристики обозначений и "вероятности смешения" как последствия неправомерного использования последний критерий оправданно de lege ferenda заменить на "вероятность введения потребителей в заблуждение".

Нарушением прав на товарный знак, таким образом, должно признаваться использование тождественного или сходного с товарным знаком обозначения в целях идентификации источника происхождения товара (услуги) и при введении потребителей в заблуждение. Размещение на продукте обозначения без целей его индивидуализации в таком случае не является нарушением.

В российском правопорядке только начинает формироваться понимание того, что не во всех случаях нанесение сходного с товарным знаком обозначения на однородный с тем, в отношении которого зарегистрирован знак, продукт образует нарушение. В западных правопорядках уже давно сложилась практика отказа в удовлетворении требования о нарушении прав в случаях использования товарного знака без целей указания на источник происхождения товара. Так, например, в деле Trebor Bassett Limited v. The Football Association <1> суд отказал признать нарушением производство и продажу ответчиком карточек с фотографиями футболистов, на форме которых размещен герб команды - зарегистрированный товарный знак. Суд признал, что в данном случае речь не идет об использовании товарного знака как средства индивидуализации товара. В другом деле суд постановил, что использование товарного знака - имени Bon Jovi на упаковке CD-диска не образует нарушения, потому что потребители, очевидно, будут считать, что данное обозначение относится к содержанию диска, а не к источнику его происхождения.

--------------------------------

<1> См.: Trebor Bassett Ltd v. The Football Association [1997] FSR 211.