Установление критерия введения потребителей в заблуждение как основного для квалификации действий субъекта в качестве нарушения исключительного права требует отхода от жесткого правила: нарушение только при однородности товаров.

Сам по себе данный критерий полезен. Его наличие указывает на то, что правообладатель и нарушитель являются потенциальными конкурентами. Появление на рынке одноименных товаров в такой ситуации лишает правообладателя части потребителей. У правообладателя возникают имущественные потери. В то же время появление на рынке пусть и одноименных, но принципиально иных по своей сути товаров не влияет на бизнес правообладателя. Потребители не откажутся от его товаров (услуг).

Между тем абсолютизация такого критерия не позволяет должным образом восстановить нарушенные права обладателей широко известных знаков, не зарегистрированных вместе с тем в качестве общеизвестных.

В своем "развитии" конкретный товарный знак может пройти три этапа. С регистрацией в качестве товарного знака обозначение резервируется за конкретным предпринимателем, который приобретает возможность эксклюзивного использования соответствующего обозначения в отношении товаров (услуг) определенного вида. На втором этапе посредством рекламы, контроля качества маркируемых товарным знаком товаров осуществляется продвижение товарного знака (в зарубежной доктрине данный этап иногда называется "программирование товарного знака" <1>). Наконец, на третьем происходит создание "бренд-имиджа". Товарный знак служит носителем комплекса информации, касающейся специфического жизненного стиля, поведения и статуса. Подобный бренд становится чем-то большим, чем просто идентификатор конкретного товара. Он являет собой ценный коммерческий актив вне привязки его к конкретным товарам (услугам).

--------------------------------

<1> Shenftleben M. The Trademark Tower of Babel-Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law // International Review of Intellectual Property and Competition Law. 2009. Vol. 40. No. 1. P. 45 - 77.

Зачастую потребители заинтересованы в приобретении не столько конкретной вещи, сколько бренда, того имиджа, стиля, который он олицетворяет. Как было отмечено М. Спенсем: "Бренд может быть настолько успешным, что он как таковой становится ценным товаром. Когда покупатель приобретает обычную футболку с размещенным на ней известным лейблом одного из модных домов, можно предположить, что подобный бренд информирует его о тех усилиях, которые предпринял производитель для создания качественной футболки. Вместе с тем намного более вероятным является то, что потребитель хочет приобрести ассоциации, возникающие с брендом как таковым, поскольку такие ассоциации являются средством борьбы за социальный престиж. Цена, которую он платит за футболку, частично отражает ценность футболки как предмета одежды. Но она также включает в себя ценность бренда" <1>.

--------------------------------

<1> Spence M. Intellectual Property. Oxford, 2007. P. 225.

В основе предпринимаемых правообладателем усилий по продвижению бренд-имиджа зачастую лежит стратегия "продуктовой диверсификации". Он может рассчитывать на универсальность использования сформированного им бренд-имиджа. При этом потребители могут быть введены в заблуждение относительно происхождения товара в случае использования известного бренда в отношении неоднородных товаров. Особенно если нарушитель намеренно формирует у потребителей представление о том, что предлагаемый им товар выпускает, скажем, известный модный дом.

Спектр потенциально конкурирующих товаров, таким образом, возрастает. Правообладатель может понести также потери, связанные с низким качеством товаров нарушителя. Потребители экстраполируют свои негативные впечатления, связанные с использованием контрафакта, на известный бренд в целом.

В соответствии с формалистским подходом, который до сих пор господствует в российском правопорядке, нарушением исключительного права на товарный знак должно признаваться его использование в отношении однородных товаров (услуг). Вместе с тем, если основываться на функциональном подходе к товарным знакам, основным стандартом, на базе которого надлежит решать вопрос о нарушении иным субъектом исключительного права, должна быть вероятность смешения между товарным знаком правообладателя и обозначением, используемым иным лицом. В случае с обычными товарными знаками вероятность смешения существует при использовании сходного с товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров (услуг). В случае с широко известными товарными знаками, с которыми связывается существенная репутация, возможно смешение их с обозначением иного лица и введение потребителей в заблуждение и при неоднородности товаров (услуг). Как было отмечено американским правоприменителем при рассмотрении конкретного спора, "сущность введения в заблуждение в том, что потребитель должен иметь в виду нечто, с чем он смешивает другой продукт. Чтобы быть введенным в заблуждение, потребитель должен ожидать чего-то" <1>. С известным товарным знаком, очевидно, связывается больше потребительских ожиданий, чем с обычным, которые могут проявиться в том числе при приобретении потребителями неоднородных продуктов. Как было отмечено Л. Гринвальдом, вероятность потенциального введения в заблуждение (границы допустимого использования обозначения иными лицами) зависит от уровня узнаваемости бренда среди потребителей. Правообладатель, чей товарный знак имеет умеренный уровень узнаваемости среди потребителей, может препятствовать использованию или регистрации тождественного или сходного товарного знака в отношении однородных товаров. Например, обладатель прав на товарный знак "FAMILY CIRCLE", зарегистрированный в отношении женского журнала, может пресекать использование данного обозначения в отношении женской одежды или еды (которая рассматривается в данном журнале), но не магазина уцененных товаров. Однако, если товарный знак приобрел существенный уровень признания среди потребителей, возможности правообладателя расширяются. Так, обладатель прав на известный товарный знак, как, например, "ARDEN B" - обозначение магазинов женской одежды, может запрещать использование обозначения "ARDEN B" и производных от него обозначений (таких, как "ARDEN BEAUTY") в отношении как женской одежды, так и других категорий продуктов, например туалетных принадлежностей <2>.

--------------------------------

<1> Spangler Candy Co. v. Crystal Pure Candy Co., 235 F. Supp. 18, 27 (N. D. I11. 1964), aff'd, 353 F.2d 641 (7th Cir. 1965).

<2> См.: Grinvald L.C. A Tale of Two Theories of Well-Known Marks // Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law. 2010. Vol. 13. No. 1.

Подобные действия правонарушителя оправданно "подводить" под описанные выше ситуации нарушения исключительного права на товарный знак вне зависимости от того, что в случае с обычными товарными знаками товары оригинального производителя и нарушителя не были бы признаны однородными.

Таким образом, использование чужого известного бренда при введении потребителей в заблуждение должно пресекаться на основе института нарушения исключительного права. В пользу правообладателя в такой ситуации должна взыскиваться компенсация, рассчитываемая в соответствии со ст. 1515 ГК РФ.

Здесь важно заметить, что паразитирующие на чужом бренде компании, как правило, действуют хитро. Они не просто используют чужой бренд, но регистрируют сходное с ним обозначение в качестве товарного знака. Подобная практика возможна по следующим причинам. При рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака Роспатент в соответствии со ст. 1483 ГК РФ устанавливает наличие, во-первых, сходных (тождественных) товарных знаков, ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров, во-вторых, зарегистрированных (внесенных в перечень) общеизвестных знаков. "Брендовые паразиты" учитывают это. Сходные с известными товарными знаками обозначения они, как правило, регистрируют в отношении близких (например, часы и предметы одежды), но неоднородных товаров. При этом они избегают признанных в установленном порядке общеизвестных знаков. Вопросов о злоупотреблении правом со стороны правообладателей Роспатент не решает <1>, в связи с чем у Роспатента фактически нет правовых средств, чтобы воспрепятствовать "брендовому паразиту" получить легальную возможность использования конкретного обозначения.

--------------------------------

<1> См.: Протокол N 1 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам. URL: http://ipc.arbitr.ru/node/13437.

Что делать в такой ситуации правообладателю "старшего товарного знака"? По сути, у него один вариант - оспорить предоставление правовой охраны "брендовому паразиту".

Как показывает практика, вероятность того, что в конечном итоге правообладателю известного бренда удастся аннулировать "младший товарный знак", достаточно высока. Но можно ли говорить о полном восстановлении имущественного положения такого субъекта? Вряд ли. Как было отмечено выше, в ситуации, когда с использованием известного бренда сопряжено введение потребителей в заблуждение, правообладатель несет имущественные потери, сходные с теми, что имеют место при традиционном нарушении исключительного права. Недобросовестный же обладатель "младшего знака" может рассчитывать на получение сверхприбыли от эксплуатации известного бренда.

Признание предоставления правовой охраны недействительной означает отсутствие правовой охраны такого знака с момента подачи в Роспатент заявки на его регистрацию. Следовательно, правообладатель может сначала добиться аннулирования регистрации "младшего знака", а затем предъявить к бывшему правообладателю последнего иск о нарушении исключительного права и взыскании компенсации.

Вместе с тем в соответствии с действующим законодательством сделать он этого не может. Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ к нарушениям исключительного права на товарный знак может быть отнесено лишь использование сходного с ним обозначения в отношении однородных товаров. Единственное исключение из данного правила предусмотрено для официально зарегистрированных общеизвестных товарных знаков.

Таким образом, недобросовестные предприниматели могут в течение довольно длительного времени (до того, как об этом узнает правообладатель) под маской известного бренда пользоваться потребительской неразборчивостью. Самое страшное, что им при этом угрожает в гражданско-правовом поле, - аннулирование регистрации и запрет на использование товарного знака.

В качестве вывода. В подобном аспекте оправданным представляется следующее. Во-первых, связать факт нарушения исключительного права на товарный знак с введением потребителей в заблуждение. Должна сохраниться презумпция: если товары (услуги), в отношении которых используется товарный знак и сходное с ним обозначение, однородны, то потребители будут введены в заблуждение. В отношении неоднородных товаров введение потребителей в заблуждение должны обосновывать дополнительные аргументы, в том числе о широкой известности товарного знака. В тех случаях, когда нарушителю удалось недобросовестно зарегистрировать на себя сходный с известным брендом товарный знак, регистрация последнего должна аннулироваться. После чего правообладатель может обратиться в суд с иском о нарушении исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации (при доказанности недобросовестности регистрации).

Ситуацию нарушения исключительных прав на известный знак нельзя путать с ослаблением различительной способности такого знака. В таком случае отсутствует введение потребителей в заблуждение. Они не атрибутируют товар нарушителя обладателю известного бренда. Вместе с тем у них все равно возникают определенные ассоциации.

Интерес в указанном контексте представляет рассмотренное американскими правоприменителями дело Victoria's Secret Stores, Inc., and Victoria's Secret Catalogue, Inc., Plaintiffs-Appellees v. Victor Moseley and Cathy Moseley <1>.

--------------------------------

<1> См.: Victoria's Secret Stores, Inc., and Victoria's Secret Catalogue, Inc., Plaintiffs-Appellees v. Victor Moseley and Cathy Moseley. 259 F.3d 464; 2001 U. S. App. LEXIS 16937; 2001 FED App. 0247P (6th Cir.); 59 U. S.P. Q.2D (BNA) 1650.

Обладатель прав на товарный знак "Victoria's Secret" обвинил владельца магазина "товаров для взрослых", использующего в своей предпринимательской деятельности обозначение "Victor's Little Secret", в размывании его товарного знака и попытке запятнать его репутацию.

Рассматривая данный вопрос, суд прежде всего заметил, что "Victoria's Secret" и "Victor's Little Secret" являются практически идентичными. При этом правоприменитель подчеркнул: "Вероятно, никто из потребителей не пойдет в магазин Moseleys в целях приобретения известного белья "Victoria's Secret's". Между тем, услышав название "Victor's Little Secret", потребители автоматически свяжут его с более знаменитым магазином... Подобная ситуация представляет собой типичный пример размывания товарного знака при ухудшении связанной с ним репутации".

При определении вреда, который в подобных случаях причиняется обладателю прав на "старший знак", в западных правопорядках (преимущественно американском) применяется доктрина размывания товарного знака (trademark dilution). В соответствии с данной доктриной считается, что паразитирование на чужой репутации (гудвилл) посредством использования известного товарного знака даже при отсутствии введения потребителей в заблуждение может привести к снижению коммерческой привлекательности бренда, снижению его различительной способности. Как было отмечено шведскими правоведами Дж. Хакнером и А. Мюреном, размывание товарного знака представляет собой ситуацию, когда производитель товаров более низкого качества связывает себя с фирмой, предлагающей товары высокого качества.

В 2006 г. в США был принят закон, направленный на борьбу с ослаблением различительной способности известных знаков, - Trademark Dilution Revision Act (TDRA). Он четко разграничил два вида противоправного использования товарного знака, приводящих к ослаблению его различительной способности: 1) размывание товарного знака (dilution by blurring) вследствие формирования у потребителя ассоциации с известным товарным знаком путем использования сходного обозначения, что приводит к снижению различительной способности известного знака; 2) использование обозначения, сходного с известным знаком и порочащего его репутацию посредством формирования негативной ассоциации (dilution by tarnishment). Для признания факта размывания товарного знака должны быть установлены: 1) степень схожести между используемым обозначением и известным товарным знаком; 2) степень изначальной или приобретенной различительной способности товарного знака; 3) степень поддержания правообладателем эксклюзивности товарного знака; 4) узнаваемость товарного знака; 5) попытка правообладателя создать ассоциации с известным товарным знаком; 6) любая действительная ассоциация между известным товарным знаком и сходным с ним обозначением.

Схожие составы ослабления различительной способности известных брендов выделяются и в практике немецких судов. Так, например, интерес представляет дело OLG Koln (6 U 147/08) "Deutschland sucht den Superstar" <1>. При проведении розыгрыша продукции ответчик использовал логотип: овал с синим цветом заливки и цветовыми эффектами, в середине которого размещен слоган "S sucht Deutschlands hasslichstes Jugendzimmer". Суд признал, что такой логотип вызывает ассоциации с комбинированным товарным знаком "Deutschland sucht den Superstar", используемым для обозначения известного телешоу. Хотя вероятность введения в заблуждение потребителей отсутствует, действия ответчика являются необоснованным и несправедливым использованием репутации известного товарного знака. Нарушитель незаконно пытается распространить на свой бизнес положительную "ауру", имиджевые характеристики, связанные с популярным знаком.

--------------------------------

<1> См.: OLG Koln, Urteil vom 06. Februar 2009, 6 U 147/08.

В рамках российского правопорядка подобное использование сходного с известным товарным знаком обозначения без введения потребителей в заблуждение, но при получении нарушителем несправедливых преимуществ может пресекаться на основе ст. 10 ГК РФ.

В каждой конкретной ситуации суды будут устанавливать, что имело место: либо простое использование общеупотребительного слова, либо паразитирование на известном бренде. Иными словами, они будут определять, преследовал ли потенциальный нарушитель цель получения несправедливых преимуществ, привлечения потребителей к своим товарам путем установления ассоциаций с известным брендом.

Интерес представляет решение, вынесенное Судом по интеллектуальным правам 3 июня 2015 г. по заявлению компании "КОНСИТЕКС С.А."/"CONSITEX S.A." о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "ZEGNA", зарегистрированному в отношении 10-го и 34-го классов МКТУ на имя компании "АЛИГУСТА".

Заявителю принадлежит ряд товарных знаков, включающих в себя элемент "ZEGNA", зарегистрированных в отношении мужской одежды, продукции из текстиля, аксессуаров, очков, парфюмерии и соответствующих услуг. Суд определил, что подобные товары не однородны с теми, в отношении которых был зарегистрирован спорный товарный знак. Вместе с тем требования заявителя удовлетворил: "Продукция группы компаний "ZEGNA" известна во всем мире... В отсутствие сколь-нибудь убедительных объяснений правообладателя относительно выбора в качестве индивидуализации своих товаров и услуг обозначения "ZEGNA" коллегия судей пришла к выводу о том, что в действиях компании "АЛИГУСТА ЛТД" содержатся признаки паразитирования на чужой репутации".

В данном случае Суд сконцентрировал свое внимание исключительно на целях, которые преследовал правообладатель, регистрируя сходный с известным брендом товарный знак. Вопрос о введении потребителей в заблуждение не поднимался.

В Постановлении от 5 ноября 2014 г. Суд по интеллектуальным правам в качестве самостоятельного состава злоупотребления правом назвал "недобросовестность в форме паразитирования на чужой репутации". К необходимым условиям такого правонарушения он отнес: 1) широкую известность товарного знака, обусловившую его деловую репутацию; 2) умысел заявителя получить необоснованное преимущество именно за счет использования сложившейся деловой репутации известного бренда <1>.

--------------------------------

<1> См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 ноября 2014 г. по делу N СИП-317/2014.

Мерами пресечения подобного правонарушения должен быть запрет на использование обозначения, сходного с известным брендом, а в случае регистрации "младшего знака" - признание его недействительным. Кроме того, правообладателю должны возмещаться причиненные убытки (ст. 15 ГК РФ и др.).