Характер имущественных потерь, претерпеваемых правообладателем при использовании иным субъектом его товарного знака, должен учитываться также при установлении мер ответственности за такое нарушение.

Сегодня наиболее востребованной практикой мерой в данном случае является не возмещение убытков, а альтернативная ему компенсация (ст. 1515 ГК РФ). В свое время ее введение существенным образом эффективизировало защиту нарушенных исключительных прав. Между тем установленные на нормативном уровне жесткие механизмы ее расчета не всегда позволяют обеспечить справедливое решение правового конфликта. Выбор правообладателем способа расчета компенсации в российском правопорядке не привязан к характеру понесенных им потерь. Так, ничто не препятствует правообладателю, который сам не использует товарный знак, не маркирует посредством него конкретные товары, заявлять требование о взыскании двукратной суммы стоимости контрафактных товаров.

Зарубежный опыт. Специальные правовые механизмы расчета компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительного права, в настоящее время предусмотрены в большинстве развитых правопорядков. Речь идет как минимум о двух общих методах ее определения: в зависимости от размера причиненного правообладателю вреда и в зависимости от прибыли, полученной нарушителем. При установлении конечной суммы, которую обязан выплатить нарушитель, учитывается, как правило, комплекс обстоятельств: наличие в действиях нарушителя умысла; объем и продолжительность нарушения; причинение вреда репутации правообладателя и проч. Степень судейского усмотрения в таком случае остается достаточно широкой. На нормативном уровне задаются в лучшем случае основные параметры, которые должны быть учтены судом при установлении размера компенсации.

Немецкий подход. В соответствии с Законом ФРГ "О защите товарных знаков и других обозначений" (1994 г.) субъект, который умышленно или по неосторожности нарушил исключительное право правообладателя на товарный знак, должен возместить правообладателю убытки, причиненные подобным нарушением. Немецким правопорядком при этом устанавливается достаточно высокий стандарт должной заботливости, проявление которой может освободить правообладателя от ответственности. Предприниматель признается виновным в том числе тогда, когда он достаточным образом не проверил правомерность использования конкретного обозначения; не оценил правовую ситуацию.

При этом немецкий законодатель не дифференцирует последствия нарушения исключительного права на товарный знак в зависимости от того, было оно совершено умышленно или по неосторожности, критику чего можно встретить в германской доктрине <1>.

--------------------------------

<1> См.: Dreier T. Kompensation und Prevention: Rechtsfolgen unerlaubter Handlung im Burgerlichen, Immaterialguter und Wettbewerbsrecht. Mohr Siebeck, 2002.

Конкретных механизмов расчета взыскиваемых убытков за нарушение прав на средства индивидуализации Закон "О защите товарных знаков и других обозначений" не содержит. В связи с чем в данном случае суды руководствуются прежде всего общими гражданско-правовыми принципами восстановительной природы гражданско-правовой ответственности, возмещения любых имущественных потерь, а также сформировавшимися на уровне судебной практики правилами "тройного расчета убытков" (dreifache Schadensberechnung) <1>.

--------------------------------

<1> См.: Hacker F. Markenrecht. Das deutsche Markensystem. Munchen, 2011. S. 246 - 251.

Согласно данным правилам обладатель прав на товарные знаки может потребовать от нарушителя его прав выплаты компенсации, рассчитанной по одному из трех способов:

в размере убытков, которые фактически были причинены (включая упущенную выгоду);

в размере необоснованной прибыли, которую нарушитель получил от нарушения;

на основе определения разумной платы за предоставление лицензии на средство индивидуализации.

При подаче иска правообладатель может как указать один из данных способов, так и оставить открытым вопрос о взыскиваемой компенсации. Возможность выбора одного из механизмов расчета компенсации, равным образом как и изменения выбранного, у него сохраняется до того момента, как суд удовлетворит иск и присудит к выплате убытков.

Рассмотрим данные способы расчета компенсации.

Компенсация фактически понесенных убытков. Основу данного способа расчета компенсации составляет определение имущественных потерь правообладателя, обусловленных введением в оборот контрафактных товаров; упущенной прибыли, которую он не получил в связи с тем, что потребители приобрели товар у нарушителя. При этом немецкие правоприменители и ученые последовательно исходят из тезиса о том, что понесенные правообладателем убытки не могут приравниваться к прибыли, полученной нарушителем от продажи контрафактного товара. Такая прибыль не определяется только лишь ценностью используемого товарного знака.

Изначально немецким судам было достаточно сложно устанавливать причинно-следственную связь между действиями нарушителя и причиненными убытками. Между тем немецким Федеральным судом сформулировано принципиальное допущение: правообладатель понес вследствие неправомерного использования товарного знака убытки потому, что он сам или третья сторона могли использовать в своих интересах товарный знак так, как это делал нарушитель. Данный способ расчета компенсации, таким образом, является неэффективным средством защиты для компаний, которые сами не использовали товарный знак и не предоставляли лицензии на него иным лицам.

На практике изначально было крайне трудно установить размер подобных убытков; установить причинно-следственную связь между действиями нарушителя и причиненными убытками.

Взыскание прибыли, полученной нарушителем от использования товарного знака. Убытки в данном случае определяются посредством вычитания из прибыли, полученной нарушителем от использования товарного знака, произведенных им расходов. Правообладатель в таком случае освобождается от обязанности доказывать, что он мог получить равную с нарушителем прибыль. В связи с этим с подобным требованием может обратиться в том числе лицо, которое само не использует товарный знак.

При заявлении требования о выплате компенсации, рассчитываемой данным способом, вместе с тем должен быть доказан факт, что полученная ответчиком прибыль является результатом именно нарушения, а не иных обстоятельств. Это означает, что правообладатель может взыскать не всю прибыль, полученную нарушителем, а только часть, которая приходится на нарушение исключительного права. Прибыль от распространения товаров или услуг как таковых исключается из суммы присуждаемой правообладателю компенсации.

Большая часть суммы от реализации конкретных товаров может быть взыскана с нарушителя, только если качество предлагаемых им продуктов достаточно низкое. Их ценность определяет использование чужого товарного знака. Речь в данном случае идет прежде всего о дешевых подделках брендовых вещей.

Взыскание суммы предполагаемой лицензии. Размер компенсации за нарушение исключительного права на средство индивидуализации в данном случае определяется суммой потенциального вознаграждения, которое нарушитель выплатил бы правообладателю, если бы заключил с ним лицензионный договор. Получение или неполучение нарушителем прибыли от неправомерного использования товарного знака в данном случае не имеет значения для расчета убытков.

Расчет адекватного лицензионного вознаграждения осуществляется на основе объективных критериев. Как правило, при его определении учитывается рыночная ценность нарушенного права на товарный знак, связанные с ним гудвилл, известность товарного знака среди потребителей.

Подход США. В судебной практике США преобладает подход, в соответствии с которым требования о взыскании компенсации за нарушение прав на средства индивидуализации могут быть удовлетворены при наличии одного из двух условий: доказанности вины нарушителя или введения потребителей в заблуждение. Так, в деле George Basch Co., Inc. v. Blue Coral, Inc. <1> судом была подчеркнута необходимость обоснования "умышленного введения в заблуждение". Кроме того, судом была подчеркнута необходимость учета при установлении размера компенсации таких факторов, как получение ответчиком прибыли от нарушения; возможность восстановить положение истца посредством других мер; роль конкретного ответчика в нарушении; поведение истца, соблюдение истцом принципа "чистых рук". В рассматриваемом деле суд отказал во взыскании компенсации с нарушителя по причине того, что не была доказана связь между снижением продаж его товара и незаконным использованием товарного знака, недобросовестностью действий ответчика.

--------------------------------

<1> См.: George Basch Co., Inc. v. Blue Coral, Inc., 968 F.2d 1532 (2d Cir. See Op. 397 - 398 (SPA233 - 234)).

Вместе с тем существуют случаи, когда компенсация взыскивалась и при отсутствии данных условий.

Применяемые в американском праве подходы к расчету компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки в целом соответствуют способам, применяемым в Германии:

возмещение любых реальных убытков, понесенных истцом в связи с нарушением его исключительного права;

взыскание с нарушителя необоснованной прибыли, которую он получил вследствие неправомерного использования чужого товарного знака;

расчет суммы компенсации исходя из суммы вознаграждения за предоставление лицензии на использование товарного знака (роялти). Как правило, сумма выплачиваемого в рамках регулятивных отношений лицензионного соглашения удваивается американскими судами <1>.

--------------------------------

<1> См.: 15 U. S.C. § 35(a).

К реальным убыткам правообладателя при этом могут относиться следующие имущественные потери: 1) снижение прибыли от продаж оригинальных товаров правообладателя; 2) снижение цен на такие товары; 3) потеря гудвилла или снижение будущих продаж по причине причинения вреда репутации. Кроме того, правообладатели могут потребовать возмещения их затрат на "корректирующую рекламу" - рекламу, необходимую для устранения путаницы относительно производителя товаров, вызванной нарушением прав на товарные знаки.

По поводу способа расчета компенсации в зависимости от полученной нарушителем прибыли следует заметить, что в таком случае суды, как правило, основываются на финансовых отчетах нарушителя, отражающих такие показатели, как объем продаж и размер полученной прибыли. Размер компенсации при этом определяется посредством вычитания из суммы полученной нарушителем прибыли стоимости самих по себе контрафактных товаров, амортизационных расходов, средств, потраченных на рекламу, оплату коммунальных услуг, запуск бизнеса (start-up costs), арендную плату <1>.

--------------------------------

<1> См.: Glick M.A., Reymann L.A., Hoffman R.R. Intellectual Property Damages: Guidelines and Analysis. Hoboken; New Jersey, 2003. P. 333.

При расчете компенсации за нарушение исключительных прав в зависимости от подразумеваемого лицензионного вознаграждения американские суды, как правило, исходят из необходимости умножения суммы такого вознаграждения в два раза.

Российский опыт. В российском правопорядке были разработаны принципиально отличающиеся от западных способы расчета компенсации.

1. Расчет компенсации в твердой сумме в интервале от 10 тыс. до 5 млн. руб. Введение данного способа расчета компенсации было обусловлено главным образом необходимостью обеспечения имущественных интересов правообладателя в ситуации, когда факт нарушения доказан, но существуют сложности с обоснованием размера причиненных убытков. До недавнего времени судебная практика придерживалась такой установки: если конкретный размер убытков не доказан, требование об их взыскании не удовлетворяется. Сегодня возобладал иной подход. Если истец не может доказать размер убытков, при этом факт нарушения установлен, суд взыскивает убытки на основе принципа справедливости. В подобном аспекте острая необходимость в установлении минимального предела компенсации отпала.

При применении данного способа расчета компенсации суд определяет конкретную сумму в размере от 10 тыс. до 5 млн. руб. по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения <1>.

--------------------------------

<1> См.: совместное Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (п. 43.3); Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2015 г. N С01-437/2015 по делу N А56-35085/2014.

Несмотря на то что истцом заявлено требование о взыскании компенсации в твердой сумме, а не в размере стоимости контрафактного товара, он вправе представлять суду документы, экономические расчеты и иные доказательства, указывающие на общий предполагаемый количественный объем выпуска контрафактного товара за определенный промежуток времени.

2. Расчет компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров. Данный способ определения суммы компенсации оправданно рассмотреть в сравнении с западным подходом к расчету суммы компенсации на основе прибыли, полученной нарушителем от использования товарного знака. На первый взгляд данные способы могут показаться схожими. Вместе с тем между ними существуют принципиальные различия.

Во-первых, следует заметить, что российский способ может применяться и в тех ситуациях, когда нарушитель какой-либо прибыли от использования чужого товарного знака так и не получил. Так, подобный способ может быть применен в тех ситуациях, когда нарушитель произвел определенный товар, но не успел ввести его в оборот. Согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ нарушением исключительного права признается не только продажа и иное использование контрафактного товара, но и его изготовление, перевозка, хранение. Очевидно вместе с тем, что о восстановительной функции в данном случае говорить не приходится. Компенсация, рассчитываемая в двукратном размере стоимости нереализованных товаров, носит преимущественно штрафной характер.

Во-вторых, в соответствии с зарубежным подходом при установлении суммы взыскиваемой компенсации учитывается только прибыль, полученная непосредственно от незаконного использования товарного знака. В то время как в рамках отечественного правопорядка взыскивается общая стоимость контрафактных товаров вне зависимости от ценности самих таких товаров, расходов нарушителя на их производство, рекламу и т.д.

Поскольку ответственность в данном случае наступает на безвиновных началах, применение данного способа защиты может привести к несправедливым результатам. Представим ситуацию. Коммерческая организация выходит на рынок с товаром, маркируемым определенным обозначением. Она вкладывает средства в повышение качества предлагаемого товара, маркетинговые мероприятия, не обладая при этом информацией о том, что используемое ею обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком иного лица. Правообладатель при этом является так называемым лицом, аккумулирующим товарные знаки, - предпринимателем, который регистрирует товарные знаки без цели их дальнейшего использования, рассчитывая получить прибыль от отчуждения прав на такие обозначения иным лицам или от подачи иска. Он выжидает, пока объемы выпускаемых нарушителем товаров станут существенными, и подает иск о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости контрафактных товаров. Очевидно, что каких-либо существенных убытков от нарушения исключительного права сам правообладатель не понес. В то время как потери нарушителя, связанные с возмещением двукратной стоимости контрафактных товаров, будут существенными.

В связи с этим принципиальное значение приобретает вопрос допустимости снижения судами размера рассчитываемой рассматриваемым способом компенсации. Исходя из правовой позиции, выработанной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 2013 г. N 16449/12, с учетом обстоятельств дела в случае выбора правообладателем одного из вариантов определения размера взыскиваемой компенсации в двукратном размере стоимости права или двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) суд вправе самостоятельно снизить компенсацию ниже двукратного размера стоимости контрафактных товаров или двукратного размера стоимости права использования товарного знака.

Вместе с тем с внесением 1 января 2014 г. в ГК РФ изменений данный вопрос получил статус дискуссионного. В абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ было предусмотрено единственное основание снижения размера компенсации ниже двукратной стоимости контрафактных товаров - совершение ответчиком одним действием нескольких правонарушений. В связи с этим в отдельных решениях судами четко констатировалось, что в тех случаях, когда размер компенсации определяется истцом на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, у судов отсутствуют основания для ее снижения <1>.

--------------------------------

<1> См., например: Постановления Суда по интеллектуальным правам от 26 мая 2015 г. по делу N А50-15093/2014; от 4 августа 2015 г. по делу N А32-27799/2011.

При рассмотрении других дел суды исходили из принципиально иной логики. "Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 02.04.2013 N 16449/12, поскольку пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), то выработанный подход применим и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, преследуя при этом цель недопущения недобросовестного обогащения правообладателя" <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 августа 2015 г. N А40-3785/2011.

В отдельных решениях судами предпринималась попытка оценить процент прибыли от реализации товара, который приходится на использование чужого товарного знака, и снизить в зависимости от него величину рассчитываемой в размере стоимости контрафактных товаров компенсации <1>.

--------------------------------

<1> См., например: решение Арбитражного суда Волгоградской области от 19 мая 2014 г. по делу N А12-33696/2013; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2014 г. N С01-1121/2014 по делу N А12-33696/2013.

3. Расчет компенсации в двукратном размере стоимости права на использование объекта интеллектуальной собственности. Размер компенсации определяется двукратным размером той суммы, которую правообладатель мог получить, если ответчик заключил бы с ним лицензионное соглашение, а не стал нарушать исключительное право. Данная мера в значительной степени похожа на взыскиваемые в рамках зарубежного правопорядка подразумеваемые роялти. Вместе с тем и в данном случае российский институт отличается определенной спецификой.

Так, в зарубежных правопорядках сумма роялти за подразумеваемую лицензию определяется с учетом множества факторов: рыночной ценности, известности бренда, связанного с ним гудвилла. В то же время в российской судебной практике господствует мнение, что стоимость права использования товарного знака определяется как исходя из цены обычно заключаемых правообладателем лицензионных договоров, предусматривающих простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения, так и иным способом.

Таким образом, необходимо констатировать следующее. Установленные в российском законодательстве способы расчета компенсации (речь идет преимущественно о двукратном размере стоимости контрафактных товаров, права на использование) не позволяют учитывать всю совокупность обстоятельств, имеющих значение для справедливого разрешения правового конфликта, вызванного неправомерным использованием чужого товарного знака. В связи с этим при применении рассматриваемой меры гражданско-правовой ответственности на первый план выходит штрафная функция, а не восстановительная. При этом создаются условия для злоупотребления правообладателями своими правами, развития практики аккумулирования товарных знаков без целей их дальнейшего использования. Выходом из этой ситуации является если не переосмысление нормативной конструкции компенсации, то предоставление судам возможности снижать по своему усмотрению сумму заявленной компенсации, каким бы способом она ни рассчитывалась.

Представляется, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. При применении конкретных способов расчета компенсации должны учитываться баланс претерпеваемых истцом и ответчиком тягот, связанных с нарушением исключительного права и применением конкретной меры ответственности; наличие в действиях нарушителя умысла и другие обстоятельства. В связи с этим у судов должны быть возможности снижать размер компенсации вне зависимости от того, по какому способу она рассчитывается.