В соответствии с требованиями ст. 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак или знак обслуживания может быть как юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель. В том случае, когда товарный знак, собственником которого является физическое лицо, зарегистрирован на юридическое лицо, переход исключительного права осуществляется в составе имущества предприятия по правилам ст. 1179 ГК РФ.

Возможность перехода права на товарный знак или знак обслуживания от наследодателя - индивидуального предпринимателя наследникам, у которых также имеется соответствующий статус индивидуального предпринимателя, в принципе ни у кого из специалистов не вызывает сомнений <1>.

--------------------------------

<1> См.: Гаврилов Э.П. Наследование интеллектуальных прав в свете Постановления Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 // Патенты и лицензии. 2012. N 9; Дмитриев М.А. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Общие положения. Постатейный комментарий к главе 69 Гражданского кодекса Российской Федерации // Подготовлен для системы "КонсультантПлюс". 2013; Лабзин М. Наследование права на товарный знак // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2007. N 8; Шилохвост О.Ю. Наследование прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации // Патенты и лицензии. 2008. N 1. С. 27.

Если же право на товарный знак принадлежало индивидуальному предпринимателю, в случае его смерти возможность и порядок перехода данного права в порядке наследования вызывают вопросы, не получившие своего окончательного разрешения.

По мнению Э.П. Гаврилова, смерть гражданина-предпринимателя может входить в круг случаев прекращения его предпринимательской деятельности, а потому по букве закона на эту ситуацию распространяется действие п. 1 ст. 1514 ГК РФ <1> (прекращение по решению уполномоченного органа).

--------------------------------

<1> См.: Гаврилов Э.П. Указ. соч.

Действительно, возможность возникновения ситуации, когда обладатель исключительного права на товарный знак утрачивает статус индивидуального предпринимателя, учтена в нормах ГК РФ о правах на средства индивидуализации.

В ГК РФ (подп. 4 п. 1 ст. 1514) предусмотрено, что в случае прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя - правообладателя правовая охрана товарного знака прекращается на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака <1>.

--------------------------------

<1> Порядок прекращения права на товарный знак регламентирован Правилами принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак или прекращения предпринимательской деятельности физического лица - обладателя исключительного права на товарный знак, утвержденными Приказом Роспатента от 3 марта 2003 г. N 28.

Изложенная выше точка зрения предполагает, что прекращение правовой охраны товарного знака может иметь место как в случае, когда наследник (наследники) является предпринимателем, так и в случае, когда он им не является. Дело в том, что прекращение предпринимательской деятельности наследодателя для целей применения ст. 1514 ГК РФ будет иметь место в обоих указанных случаях. Кроме того, данная точка зрения также подразумевает, что исключительное право на товарный знак все-таки продолжает существовать до принятия соответствующего решения государственным органом, но автор оставляет открытым вопрос о субъекте этого права.

По мнению Э.П. Гаврилова, приведенная норма закона для наследника "является несправедливой и нелогичной" <1>, с чем можно согласиться, поскольку эта норма позволяет лишить лицо (не только наследника) принадлежащего ему исключительного права: 1) без предоставления ему возможности передать права другому лицу; 2) без предоставления какой-либо компенсации; 3) без установления сроков и условий лишения такого права - только в связи с фактом утраты права на осуществление предпринимательской деятельности.

--------------------------------

<1> Гаврилов Э.П. Указ. соч.

Однако рассматриваемое положение Кодекса применительно к наследникам - не предпринимателям может толковаться и иным образом. Прежде всего из него прямо не вытекает, что при смерти правообладателя-предпринимателя право на товарный знак не переходит в порядке наследования. Вывод о переходе такого права в порядке наследования следует из положений ст. 1241 ГК РФ.

Основанием для прекращения правовой охраны по подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ служит не сам факт утраты гражданином статуса предпринимателя, а решение уполномоченного органа. Соответственно, если исходить из того, что правовую охрану в случае смерти гражданина-предпринимателя и отсутствия у него наследников с соответствующим статусом прекращает уполномоченный орган, он и должен в административном порядке установить возможность или невозможность регистрации права за наследниками с учетом их статуса.

Другой вариант предлагался М. Лабзиным, по мнению которого наследник, не являющийся на день открытия наследства предпринимателем, имеет возможность принять в качестве наследства в счет своей доли право на товарный знак. Для этого ему надо зарегистрироваться в качестве предпринимателя. Он также правомочен уступить право на товарный знак, не становясь предпринимателем.

Обосновывая такое решение, названный автор ссылался на положения ГК РФ о наследовании ограниченно оборотоспособных вещей (ст. 1180) и о прекращении права собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать (ст. 238), и предлагал применять изложенный подход по аналогии права <1>.

--------------------------------

<1> См.: Лабзин М. Указ. соч. С. 6.

Если исходить из логики норм о наследовании ограниченно оборотоспособных вещей, право на товарный знак должно считаться перешедшим наследнику в момент открытия наследства на общих основаниях, без каких-либо ограничений. Но при неполучении наследником соответствующего статуса право должно быть им отчуждено в течение года со дня возникновения права. В противном случае имущество подлежит принудительной продаже с передачей правообладателю вырученной суммы или передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом. При этом затраты на отчуждение имущества вычитаются из вырученных при реализации сумм.

На правомерность применения в данном случае по аналогии ст. 1180 ГК РФ указывает и О.Ю. Шилохвост <1>.

--------------------------------

<1> См.: Шилохвост О.Ю. Указ. соч. С. 27.

В научных публикациях как одно из возможных решений в ситуациях, когда на момент открытия наследства среди наследников нет предпринимателей либо наследники-предприниматели отказываются от принятия прав на товарный знак в счет своей доли, предлагалось исходить также из признания факта прекращения права на товарный знак в день открытия наследства (день смерти).

Такой вывод обосновывается указанием на недопустимость существования права без субъекта (наследник - не предприниматель таковым не признается со ссылкой на то, что закон исключает возможность принадлежности права на товарный знак физическому лицу - не предпринимателю).

Судебная практика предложила иное решение, основанное на том, что переход исключительного права на товарный знак имеет место независимо от того, кто входит в круг наследников.

В п. 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" предусмотрено, что принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на товарный знак и знак обслуживания (п. 1 ст. 1484 ГК РФ), унаследованное гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, должно быть отчуждено им в течение года со дня открытия наследства.

Таким образом, руководящие разъяснения: 1) признают возможность перехода исключительного права на товарный знак к гражданину, не имеющему статуса предпринимателя в момент открытия наследства; 2) исходят из возможности приобретения наследником соответствующего статуса и (или) отчуждения указанным лицом принадлежащего ему исключительного права на товарный знак.

Приведенные выводы основываются на нормах ГК РФ, которые по общему правилу допускают переход в порядке наследования исключительного права на средства индивидуализации (ст. 1241) и не рассматривают в качестве основания для прекращения указанного права смерть гражданина-предпринимателя, которому право принадлежало.

Но предложенное решение, предполагающее обязанность отчуждения исключительного права наследником - не предпринимателем, остается дискуссионным. Процитированные выше ссылки на работы, где обсуждается возможность применения к рассматриваемым отношениям норм ГК РФ о наследовании ограниченно оборотоспособных вещей, малоубедительны. В частности, норма о наследовании ограниченно оборотоспособных вещей не касается ситуаций, когда наследник может получить право на подобные объекты, а при наследовании исключительных прав на товарный знак, как мы видим, такая возможность существует (признается судебной практикой).

Таким образом, при наличии у наследников соответствующего статуса они вправе требовать в обычном порядке внесения изменений в данные государственного реестра.

При отсутствии такого статуса у наследников на день открытия наследства лицо, осуществляющее управление наследственным имуществом, должно иметь возможность распорядиться исключительным правом на товарный знак и распределить вырученные от его реализации суммы между наследниками, а последние должны иметь возможность приобрести такой статус.

Закон действительно не определяет срок, в течение которого исключительное право должно быть отчуждено, если наследники не приобретают статуса предпринимателя, и в течение которого они должны решить вопрос о приобретении необходимого статуса. Отсутствие срока - это пробел, который, собственно, в принципе может быть восполнен путем применения положений ст. 238, 1180 ГК РФ о сроке. Правда, можно предложить и иное решение - исходить из срока, установленного для случаев прекращения права в связи с неиспользованием товарного знака (три года).

Если исключительное право на товарный знак не было отчуждено в этот срок и вопрос о приобретении соответствующего статуса не был наследниками решен, прекращать исключительное право можно в порядке, установленном для случаев прекращения у правообладателя статуса предпринимателя, а не путем принудительного его отчуждения, что вытекает из норм ст. 238 ГК РФ. В противном случае наследник почему-то оказывается в более выгодном положении, чем обычный правообладатель при утрате им соответствующего статуса (вопрос о справедливости правового решения, предлагаемого подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, как было указано выше, требует самостоятельного рассмотрения).

Кроме того, можно указать на еще одно основание прекращения права: в п. 3 ст. 1514 Кодекса предусмотрено, что при переходе исключительного права на товарный знак без договора с правообладателем (ст. 1241) правовая охрана товарного знака может быть прекращена по решению суда по иску заинтересованного лица, если будет доказано, что такой переход вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Это положение дает основание требовать прекращения правовой охраны товарного знака, если наследники (это будет касаться и предпринимателей) не обеспечивают выпуск надлежащего товара.

Выводы относительно того, имел ли место переход исключительного права на товарный знак в порядке наследования, имеют важное значение для рассмотрения различных категорий споров, касающихся как защиты этих прав, так и их прекращения.

В соответствии с п. 1 ст. 1110 Кодекса при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ).

Приведенные выше точки зрения, включая позицию судебной практики, подтверждают, что в случае смерти предпринимателя прекращения правовой охраны не происходит, исключительное право на товарный знак и знак обслуживания как право имущественное не прекращается и переходит в порядке наследования.

Момент перехода права наследникам в силу п. 1 ст. 1110 Кодекса определяется не моментом внесения записей в реестр.

Основным аргументом, направленным на опровержение этого вывода, является ссылка на п. 2 ст. 1232 ГК РФ, предусматривающий, что в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации подлежат в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством РФ.

При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования признаются несостоявшимися (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

Однако ссылка на эти нормы в подтверждение отсутствия факта перехода исключительного права в момент открытия наследства опровергается прежде всего отсутствием каких-либо политико-правовых оснований, в силу которых переход исключительных прав на регистрируемые результаты интеллектуальной деятельности должен быть поставлен в зависимость от принятия соответствующего решения государственным органом в произвольные сроки.

Кроме того, можно привести как минимум два формальных довода, свидетельствующих о том, что законодатель не имел в виду исключить переход исключительного права на товарный знак в соответствии с общими правилами о наследовании.

Так, п. 5 ст. 1232 ГК РФ говорит о том, что основанием для государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по наследству является свидетельство о праве на наследство, за исключением случая, предусмотренного ст. 1165 настоящего Кодекса.

Но свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом в подтверждение факта состоявшегося наследственного правопреемства! Следовательно, запись в реестре лишь фиксирует уже состоявшийся по общим правилам переход прав.

Второе подтверждение следует из ст. 1165 ГК РФ, к которой имеется отсылка, - речь идет о разделе наследства: государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на основании соглашения о разделе наследства и ранее выданного свидетельства о праве на наследство, а в случае, когда государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, на основании соглашения о разделе наследства.

Данная отсылка свидетельствует о том, что между наследниками исключительного права может быть заключено соглашение о разделе наследства - причем как после государственной регистрации перехода права, так и до регистрации. Прямая отсылка к этому порядку свидетельствует о том, что наследники получают исключительные права по общим правилам о наследовании.

Таким образом, норма п. 2 ст. 1232 ГК РФ не должна рассматриваться как устанавливающая специальное правило о моменте перехода исключительного права на товарный знак в порядке наследования.

Обратное решение оставляет исключительное право без возможности его защиты в период между смертью наследодателя и включением в реестр записей о переходе права наследникам, поскольку будет отсутствовать субъект, который право может реализовывать и защищать.

При признании того, что право перешло, легко разрешается вопрос о том, каким образом обеспечиваются интересы наследников до получения ими свидетельства о праве на наследство и внесения записей в реестр:

для защиты наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства принимаются меры, указанные в ст. 1172 и 1173 Кодекса, и другие необходимые меры по охране наследства и управлению им (п. 1 ст. 1171 ГК РФ);

если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и т.п.), нотариус в соответствии со ст. 1026 Кодекса в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом.

Имеют значение и процессуальные последствия. Поскольку после смерти гражданина-предпринимателя, являющегося правообладателем товарного знака, материальное правоотношение допускает правопреемство, производство по делу (если имеет место спор) подлежит приостановлению (п. 3 ч. 1 ст. 143 АПК РФ) до определения правопреемника.

Применительно к рассматриваемой нами ситуации неизбежно возникает вопрос: когда можно считать, что правопреемник определен - когда выдано свидетельство о праве на наследство или когда внесена запись в реестр?

Для целей правовой определенности и облегчения ведения процесса представляется, что для суда должен иметь значение именно факт регистрации перехода права. Но данный вывод является предварительным и требует дополнительного обсуждения.

В случае рассмотрения иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием возникает еще один вопрос.

В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание предоставленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Является ли смерть правообладателя товарного знака обстоятельством, извиняющим неиспользование товарного знака?

Судебная практика не склонна толковать данную норму широко. Так, в Справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием <1> указывается, что при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. Таким доказательством, например, может служить введение процедуры банкротства - конкурсного производства в отношении правообладателя. Период действия в отношении должника процедуры конкурсного производства исключается из срока, установленного п. 1 ст. 1486 ГК РФ.

--------------------------------

<1> Утверждена Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 г. N СП-23/20. См.: Журнал Суда по интеллектуальным правам. URL: http://ipcmagazine.ru/onicial-cronicle/the-results-of-generalization-of-judicial-practice-on-disputes-on-fce-early-termination-of-legal-protection-of-the-trademark-in-connection-with-its-non-use.

Смена правообладателя посредством отчуждения товарного знака не изменяет исчисление вышеуказанного трехлетнего срока и сама по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использования товарного знака по причинам, не зависящим от правообладателя. Приобретение исключительного права на средства индивидуализации товаров и услуг, которые фактически в гражданском обороте правообладателем не использовались, является риском предпринимательской деятельности приобретателя (п. 1 ст. 2 ГК РФ) (п. 18, 19 Справки).

Смена правообладателя в результате наследования по общему правилу также не должна рассматриваться в качестве извинительного обстоятельства для неиспользования. Основные проблемы связаны с ситуацией, когда наследники не имеют возможности осуществлять предпринимательскую деятельность до соответствующей регистрации. Представляется, что при оценке извинительности причин следует принимать во внимание, имелась ли возможность использования товарного знака до выдачи свидетельства о праве на наследство, в том числе доверительным управляющим наследством. В тех случаях, когда такое управление осуществлялось, товарный знак мог использоваться. Если доверительный управляющий не назначался, следует учитывать, могли ли наследники повлиять на решение этого вопроса.