Защита интеллектуальных прав осуществляется посредством совершения активных действий (редко - посредством бездействия). Как показало исследование, вопросы о необходимости и объемах защиты интеллектуальных прав могут быть поставлены разные, начиная от радикальных, когда вообще ставится под сомнение необходимость защищать

237

интеллектуальные права, до противоположных .

В то же время, поскольку защита права представляет собой, как мы указывали ранее, право (правомочие), пределы осуществления защиты любых гражданских прав установлены законом. Как подчеркивает А.В .Волков, развитие гражданского права (с римского права до современного) обусловлено, в частности, необходимостью воспрепятствовать многочисленным злоупотреблениям, связанным с недобросовестным использованием устаревших, но еще действующих норм права. Иски по "доброй совести" (римское право), "добрые нравы" как возражение недозволенному осуществлению права (параграф 826 ГГУ), "дух закона" во французской доктрине, "право справедливости" в Англии свидетельствуют о постоянной борьбе гражданского права за то, чтобы его нормы и правовые конструкции использовались строго по функциональному, т.е. системному

238

назначению .

В сфере интеллектуальной собственности данный подход реализован, например, в отношении защиты права на товарный знак . Согласно действующему законодательству лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже если в суд [1] [2] [3] представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст. 1512 ГК, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 ГК. Однако в судебной практике на уровне постановления Пленумов ВАС РФ и ВС РФ указано, что "суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом"[4].

смыслу п. 1 ст. 10 ГК не допускается осуществление

исключительных прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. Перечисленные в ст. 10 ГК действия признаются злоупотреблением правом.

В случае если при защите гражданских прав это требование закона не было соблюдено субъектом защиты, суд может отказать лицу в защите, (п. 2 ст. 10 ГК). Так, ВС РФ посчитал, что действия индивидуального предпринимателя - правообладателя спорного товарного знака по его регистрации и последующие действия названного лица по защите данного права направлены на воспрепятствование в пользовании ответчиком- компанией принадлежащим ему на законных основаниях фирменным наименованием, что является злоупотреблением правом[5].

Следует отметить, что в центре внимания в настоящей работе стоит нарушение и защита именно исключительных прав. Поэтому, например, невыплата роялти по договору не является непосредственно нарушением права интеллектуального (исключительного).

На основе зарубежного опыта А.В. Волковым были установлены квалифицирующие признаки злоупотребления правом: а) наличие

противоправной цели - причинение вреда другим лицам; б) средством злоупотреблений всегда являются гражданские права в их исключительно формальном смысле (они же служат и внешним прикрытием); в) характер поведения квалифицируется как недобросовестный, т.е. всегда присутствует

242

скрытая корыстная цель .

Итак, для установления злоупотребления правом определяющим является намерение лица, совершающего действие, которое само по себе может соответствовать требованиям закона. В этом случае речь часто идет о реализации права в соответствии с его предназначением. Следует отметить, что с дореволюционного периода ученые спорят, должно ли быть у права назначение. Как известно, И.А. Покровский высказывал свое критическое

мнение в отношении теорий о наличии у субъективного гражданского права некоего "назначения", в частности, теории Л. Дюги. В этом ключе по- прежнему актуальным является высказывание профессора В.П.Грибанова о том, что перед юридической наукой встает задача исследования институтов гражданского законодательства с точки зрения соответствия правового регулирования осуществления тех или иных предоставляемых субъектам

244

гражданских прав назначению этих прав .

Последние изменения ГК возвращают нас к идее о назначении гражданского права, которое в некоторых случаях влечет необходимость и/или возможность отказать в реализации субъектом своего права в случае несоответствия результата такой реализации назначению права. Речь идет о [6] [7] [8] добросовестной реализации права лица, которое по решению суда может быть, в том числе, лишено защиты.

Субъект права (правообладатель) в этом смысле, как подчеркивается А.В.Волковым, свободен быть ответственным, и он ответствен, в том числе за надлежащее осуществление своего субъективного гражданского права именно таким образом, который совпадает с общим смыслом и назначением гражданского права . Так, в законе установлен запрет на использование тождественных или схожих до степени смешения фирменных наименований юридических лиц с аналогичными видами деятельности. В соответствии с п. 3 ст. 1471 ГК не допускается использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если юридическое лицо осуществляет аналогичный вид деятельности. Это правило должно выполняться как при создании юридического лица, так и в процессе реорганизации юридических лиц. В противном случае такой правообладатель фирменного наименования обязан вносить изменения или прекращать использовать своего средства индивидуализации.

Статья 10 ГК имеет определяющее значение для установления возможного правоосуществления при реализации субъективного права. Она преследует цель исключить злоупотребление правом недобросовестными правообладателями[9] [10]. Применительно к защите прав на товарные знаки Э.П.Гаврилов подчеркивает, что необходимо иметь в виду следующие обстоятельства. Во-первых, решение суда об отказе в защите права может приниматься лишь при наличии "злоупотребления правом", то есть умышленных действий владельца товарного знака, нарушающих основные начала гражданского права и конкретные нормы гражданского законодательства. Во-вторых, решение суда ограничивается отказом в удовлетворении исковых требований, но не влечет прекращения или

247

аннулирования исключительного права .

В связи с изложенным сомнения вызывает вывод А. С Ворожевич о том, что в отличие от пределов осуществления иных субъективных прав пределы осуществления исключительного права "устанавливаются не посредством негативного обязывания правообладателя (запрет злоупотребления правом), а путем наделения правом иных субъектов" . Запрет на злоупотребелние

правом также следует считать ограничением, устанавливающим пределы исключительного права в целом.

Как отмечалось выше, средством злоупотреблений всегда являются гражданские права в их исключительно формальном смысле (они же служат и внешним прикрытием). Таким образом, по сути центральным в проблеме злоупотребления правом является вопрос о средстве злоупотребления. Существующие учения о злоупотреблении правом в современных рыночных условиях и на данном этапе развития гражданского права не в состоянии полноценно объяснить, как происходит злоупотребление субъективным гражданским правом. Поэтому упор делается на разграничение содержания субъективного права и формы (способы, типы, порядок) его осуществления. Однако если субъект права выбирает незаконный способ (тип) осуществления субъективного гражданского права, то логически не представляется возможным утверждать, что такой незаконный способ входит в само содержание субъективного гражданского права, поскольку в объективном праве подобного содержания для субъективного гражданского права не предусмотрено. Следовательно, недозволенными способами (типами, формами) происходит реализация не субъективного гражданского права, а любого иного "права", непосредственно созданного и [11] [12]

реализованного исключительно интеллектом и волей субъекта

злоупотребления под прикрытием внешних форм субъективного

гражданского права. Допуская в качестве средства злоупотребления именно субъективное гражданское право, сторонники подобного подхода через разделение содержания и формы нарушают целостность субъективного гражданского права и в его содержание де-факто включают правомочие на злоупотребление (через осуществление невозможными способами)[13]. Автор доказывает, что субъективные гражданские права подобного качества быстро разрушат систему гражданского права, а сами превратятся в произвол[14].

Злоупотреблениями исключительными правами считаются случаи приобретения права исключительно с целью причинить вред другому лицу[15]. В том числе неоднократное требование компенсации за одно и то же нарушение, намеренное способствование совершению правонарушения и др.

Порядок разрешения споров о прекращении охраны прав на товарный знак по неиспользованию часто становится предметом дискуссий среди ученых с точки зрения выявления злоупотреблений со стороны участников такого рода отношений.

В последнее время все чаще в судах рассматриваются исковые требования о защите нарушенного исключительного права, поступающие от лиц, которые зарегистрировали на себя товарный знак, фактически его не используют, но хотят извлечь выгоду путем получения компенсации от третьих лиц за неправомерное использование. Со ссылкой на п. 62 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" ответчики часто ссылаются на необходимость применения ст. 10 ГК о злоупотреблении правом, считая, что неиспользование правообладателем товарного знака свидетельствует о злоупотреблении.

В связи с рассматриваемой проблемой хотелось бы отметить, что мы согласны с мнением А.С.Ворожевич о том, что при установлении факта нарушения прав на добросовестно зарегистрированный товарный знак суд в любом случае должен вставать на сторону правообладателя, запрещая

ЛГЛ

любому иному лицу использовать соответствующее обозначение . Товарный знак является объектом конкурирующего использования: в конкретный момент времени его эффективно может использовать только один субъект (и лица, действующие за его "ширмой" на основе соглашений). С самостоятельным его применением несколькими лицами не могут быть связаны какие-либо правомерные частные или общественные интересы.

В то же время, по мнению М.В.Суспицыной, это в конечном итоге подрывает легальную монополию обладателя исключительного права и, кроме того, ставит под сомнение предусмотренный ст. 1486 ГК механизм, преследующий важную цель: законодательно установленная обязанность по использованию товарного знака для индивидуализации товаров в качестве условия сохранения монополии направлена на стимулирование активного использования обозначения в обороте .

Важно подчеркнуть, что институт злоупотребления правом, хоть и преследует цель - ограничение недобросовестных действий участников гражданского оборота, также предполагает не отсутствие права как такового, а отказ в его защите. Поэтому невозможно установить злоупотребление исключительным правом при его отсутствии у лица. [16] [17]

Так, суд при рассмотрении одного из авторско-правовых споров исходил из того, что истец не представил доказательств возникновения исключительных прав на изображения спорных персонажей сериала у истца, а, следовательно, не доказаны и правомочия владельца исключительного права, а равно и правомочия управляющего - истца. В удовлетворении требований было отказано, Суд по интеллектуальным правам оставил обжалуемые акты без изменения . В связи с этим Д.Цветков отметил, что в подобном случае стоит говорить о практической значимости формы защиты права, позволяющей сохранять баланс интересов в сфере авторских прав. Не должна возникнуть ситуация, при которой во имя защиты прав будет идти конвейер исковых заявлений необоснованных и неподтвержденных требований[18] [19].

Как указывалось выше, при злоупотреблении характер поведения квалифицируется как недобросовестный, т.е. всегда присутствует скрытая корыстная цель. Верно отмечает Т.С.Яценко, что добросовестность с правовой точки зрения в объективном смысле есть свойство, которое характеризует, прежде всего, поведение человека, а не его внутренние качества. Именно действие (бездействие) имеет значение для права, а не моральные воззрения человека, его совершающего. Таким образом, правовая оценка добросовестности лица есть оценка его поведения. Если лицо надлежащим образом осуществляет свои права и исполняет обязанности, то оно добросовестно с точки зрения права. Добросовестность предполагает также радение, то есть заботливость, проявляемую субъектом в своих делах[20]. В целом добросовестность - это характеристика нормального поведения участника гражданского оборота. При этом стимулируют ее все же не правовые запреты и позитивные обязывания, а экономический интерес субъекта.

В литературе поднимался вопрос о том, является ли злоупотреблением правом действие, запрещенное законом. Примером такого неверного толкования ст. 10 ГК может явиться дело в отношении обозначения Смарт Мани. Нарушителем было зарегистрировано доменное имя <smartmoney.ru>, сходное до степени смешения с именем с товарными знаками истца No 130083, 611233, 752589 по семантическому, фонетическому и графическому признакам, а также использовалось ответчиком в отношении товаров, услуг, однородных тем, на которые зарегистрированы товарные знаки истца. К

257

такому выводу пришел суд , руководствуясь критериями, установленными действовавшими на момент возникновения правонарушения Правилами составления подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. No 32, зарегистрированным в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. Таким образом в ходе судебного разбирательства было установлено, что обозначение Smartmoney полностью входят в состав доменного имени <smartmoney.ru>. Учитывая, что сильным, индивидуализирующим элементом доменного имени <smartmoney.ru> является составная часть Smartmoney, его тождественность с товарными знаками истца по фонетическому, графическому (шрифт, латиница) и семантическому (англ. smart— умный, mопеу— деньги) признакам очевидна, был подтвержден факт использования ответчиком доменного имени <smartmoney.ru>, сходного до степени смешения с товарными знаками истца в отношении однородных услуг, что является нарушением исключительных прав истца на товарные знаки.

Суд первой инстанции посчитал, что ответчик злоупотребляет правом на администрирование спорного домена, поскольку тем самым препятствует истцу как лицу, имеющему с 1994 г. фирменное наименование Smartmon-ey general Partenship(полное товарищество "Смарт Мани"), зарегистрировать на [21] свое имя домен, содержащий оригинальную часть фирменного наименования, так как регистрация одноименных доменных имен не допускается.

В связи с этим апелляционный суд в своем решении указал, что "все вышеизложенное свидетельствует о том, что действия Б.П.С. по использованию товарных знаков, являющихся объектами исключительных прав юридического лица, являются злоупотреблением правом (ст. 10 ГК) и нарушают права и законные интересы истца" .

Однако следует согласиться с А.В.Волковым в том, что "подобное поведение запрещено ст. 1 Obis Парижской конвенции и, следовательно, не нуждается в квалификации на основании ст. 10 ГК РФ, т.е. в качестве злоупотребления правом" .

Злоупотребление правом, как указывалось выше, сопряжено с недобросовестностью реализации принадлежащего лицу права. В данном же случае действия и права лица, создающего доменное имя, ограничены чужим исключительным правом и запретом на его нарушение. Следовательно, нарушение запрета есть правонарушение, не связанное с реализацией принадлежащего субъекту права.

По той же причине, как представляется, возникла и более известная правовая позиция ВС РФ в отношении защиты права на товарный знак, не используемый правообладателем.

Данная позиция состоит в том, что действия правообладателя по защите исключительного права на товарный знак не являются злоупотреблением правом, если они совершены до обращения третьего лица в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака (ст. 10, 1486 и 1514 ГК)[22] [23] [24].

означает, что реализация исключительного права в период его существования и до возможного принудительного прекращения охраняется законом, как при активной его реализации, так и при пассивном правообладании. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время (п. 4 ст. 1486 ГК), требования

правообладателя о защите исключительного права, предъявленные до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению. Однако при заявлении требований в отношении прекращения права правообладателя его попытки защитить принадлежащее право могут быть истолкованы как злоупотребление правом на защиту в связи с тем, что такие действия препятствуют иным участникам оборота в осуществлении их прав и законных интересов.

В частности, подлежат запрету:

все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

ложные утверждения при осуществлении коммерческой

деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров[25].

Полагаем, следует также распространить позиции, сложившиеся в отношении злоупотреблений в сфере средств индивидуализации, на иные охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, что не всегда очевидно для суда[26]. Хотя в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

В заключение рассмотрения вопросов злоупотребления исключительным правом следует отметить, что факт злоупотребления может быть определен только судом, так как участники гражданских правоотношений равны между собой. Полагаем, что нормы о запрете недобросовестного поведения и злоупотребления правом адресованы в первую очередь суду. Важно, что сегодня возможность квалификации судом действий лица как злоупотребления не зависит от того, ссылалась ли другая сторона спора на злоупотребление правом противной стороной. Суд вправе по своей инициативе отказать в защите права лицу, злоупотребляющему им.

Таким образом, выбор надлежащего способа защиты зависит от многих составляющих. Выбор надлежащего иска должен опираться и на практику защиты интеллектуальной собственности в сфере недобросовестной конкуренции. В связи с этим в теории и на практике нередко возникает проблема выбора надлежащего способа защиты исключительного права[27]. Однако необходимо иметь в виду, что применение ненадлежащего способа защиты может быть квалифицировано как злоупотребление правом на

защиту[28].

В частности ненадлежащим признан в теории и судебной практике такой способ защиты исключительных прав как виндикация. Традиционным является представление, согласно которому виндикационный иск представляет собой иск не владеющего собственника. Данный иск характеризуют четыре признака: наличие у истца права собственности на истребуемую вещь или иного права на обладание вещью; утрата фактического владения вещью; возможность выделить вещь с помощью индивидуальных признаков из однородных вещей; нахождение вещи в чужом незаконном владении ответчика[29].

В то же время в двухтысячных годах такие иски о виндикации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации появлялись довольно часто. В основном речь шла о виндикации товарных знаков. Несколько примеров допущения истребования товарного знака приводились в Письме ФССП РФ от 08.04.2009 N 12/02-4607-АП "О соглашении ФССП России и Роспатента"[30]. Например, в приведенном документе указывалось, что судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Западному округу г. Краснодара Управления ФССП России по Краснодарскому краю обращено взыскание на товарный знак путем принудительной реализации в рамках исполнительного производства о взыскании с юридического лица недоимки по страховым взносам в пользу Управления пенсионного внутригородского фонда по Западному округу г. Краснодара.

Однако суды в определенный момент времени выработали позицию, согласно которой не применяли ст. 301 ГК, предусматривающей право собственника истребовать свое имущество из чужого незаконного владения, без доказывания лицом того, какие его права могут быть защищены в результате удовлетворения виндикационного иска. Также в судебных актах о виндикации средств индивидуализации подчеркивалось со ссылкой на ст. 46 действовавшего тогда Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", что выбор способов защиты исключительных прав предопределяется особенностями свойств нематериальных объектов этих прав. Поэтому принимаемые первыми инстанциями решениями в части истребования средств индивидуализации из чужого незаконного владения подлежали отмене[31].

Таким образом, по многим спорам в данной сфере хотя бы на уровне кассационной инстанции указывалось на необоснованность выводов судов об удовлетворении иска в части истребования спорного результата интеллектуальной деятельности или приравненного к ним средства индивидуализации из незаконного владения ответчика и в связи с этим на необходимость с учетом данного обстоятельства предлагать истцу уточнить заявленные требования, исходя из того, что обращение в арбитражный суд должно быть обусловлено необходимостью защиты нарушенных прав (ч. 1 ст. 4 АПК РФ)[32].

При этом суды верно, с нашей точки зрения, исходили из того, что виндикационное требование, заявленное истцом, отнесено главой 20 ГК РФ к одному из способов защиты права собственности и иных вещных прав. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним объекты, включая товарные знаки, не отнесены ст. 128 ГК РФ к объектам вещных прав, а являются самостоятельными объектами гражданского права, что и исключает возможность применения виндикационного иска[33].

Применение же ст. 301 ГК РФ имеет целью именно прекращение незаконного физического владения (хозяйственного контроля) над

истребуемым имуществом, а поскольку возможность такого владения в отношении нематериальных объектов, включая товарные знаки, исключается, то удовлетворение виндикационного требования не может привести к защите (восстановлению) исключительных прав . Напротив, результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, например, товарные знаки являются нематериальными объектами, что исключает возможность установления физического владения над такими объектами, чем и обусловливается возможность предоставления права использования товарного знака другим лицам без прекращения аналогичного права у правообладателя.

Применительно к данной ситуации в литературе, отмечается, что товарный знак - один из самых "коммерческих" объектов интеллектуальной собственности, изначально предназначенный для указания потребителю, с чьим товаром он имеет дело, сам превращается в товар, который может быть предметом разнообразных сделок, тем самым сам вовлекается в коммерческий оборот, как вместе с товаром, так и отдельно от него[34] [35]. То есть в определенном смысле результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации воспринимается в рыночных отношениях как объект оборота, подлежащий передаче.

По свидетельству названных авторов представление о товарном знаке как о товаре, не предполагающем введение в оборот прав на него, в отличие от российской правовой традиции, был урегулирован в американском праве. В начале XX в. отчуждение товарного знака допускалось только вместе с "гудвилл" бизнеса[36], а заключение в отношении товарных знаков лицензионных договоров вначале было вообще запрещено, а впоследствии разрешено только между "родственными компаниями". И лишь спустя

немалое время лицензионные соглашения в отношении товарных знаков

~ ~273

стали повседневной практикой .

Изложенный подход не может быть реализован в российском правопорядке в современных условиях. В России в обороте участвуют права на результаты интеллектуальной собственности и приравненные к ним, а не сами эти объекты[37] [38].

образом, требования об изъятии из незаконного владения результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации не соответствуют законодательству. Целью виндикационного иска является возможность установления физического господства над вещью, в то время как установить физическое господство над исключительным правом невозможно. Следовательно, изъять результат интеллектуальной

деятельности или средство индивидуализации из чужого незаконного владения путем предъявления соответствующего иска нельзя.

Поскольку результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации отнесены к категории нематериальных объектов, исключается возможность их передачи в пользование конкретному лицу, но в то же время закон говорит о возможности использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, притом что такое использование с согласия правообладателя может реализовываться одновременно неограниченным кругом лиц. Кроме того, в отличие от последствий распоряжения вещными правами передача прав результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации возможна без прекращения этого права у правообладателя.

Сегодня также можно столкнуться с исками о возврате исключительных прав. Исключительное интеллектуальное право согласно ст.

1225 ГК РФ - это имущественное право использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. В суде рассматривался иск к ООО "РЭЙ Проперти" с требованием возвратить исключительные права на товарные знаки в собственность банкрота для формирования конкурсной массы должника . Определением от 16.01.2014 Арбитражным судом Курганской области заявление конкурсного управляющего принято к производству к рассмотрению в рамках дела о банкротстве.

В данном случае судом первой инстанции в связи с оспариванием арбитражным управляющим договора об отчуждении исключительных прав на средства индивидуализации, заключенного незадолго до признания бывшего правообладателя банкротом, в результате признания данного договора недействительным были применены последствия недействительности сделки в виде возложения обязанности на общество "РЭЙ Проперти" возвратить в собственность должника исключительные права на товарные знаки, а также взыскания с общества "РЭЙ Проперти" в пользу должника компенсации.

Однако суд, вынося такое решение, не учел, что исключительное право возвратить невозможно. В данном случае мы видим очередную ошибку при выборе надлежащего способа защиты исключительного права.

Вопрос о возможности истребования имущественного права был поднят в деле "РЭЙ Проперти" в связи с возможностью применения положений законодательства о банкротстве, имеющего специальный характер по отношению к иным правовым актам. При этом арбитражный управляющий в частности ссылался на то, что если право на вещь, отчужденную должником по сделке, после совершения этой сделки было передано другой стороной сделки иному лицу по следующей сделке [39] (например, по договору купли-продажи), то заявление об оспаривании первой сделки предъявляется по правилам ст. 61.8 Закона о банкротстве к другой ее стороне. Если первая сделка будет признана недействительной, должник вправе истребовать спорную вещь у ее второго приобретателя только посредством предъявления к нему виндикационного иска вне рамок дела о банкротстве по правилам ст. 301 и 302 ГК РФ.

Действительно, п. 1,2 ст. 1233 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). В силу п. 1 ст. 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

В то же время исходя из положений п. 1,2 ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

И в соответствии с п. 1 ст. 302 ГК РФ, если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

Невозможно требовать изъятия из незаконного владения результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но и права на них, так как их оборот не регулируется вещно-правовыми нормами.

В этом смысле мы не можем согласиться с мнением профессора А.П.Сергеева о возможности применения правил о добросовестном приобретателей к правообладателю в сфере интеллектуальной собственности. Он строит свою позицию на том, что понятие "имущество" включает в себя не только вещи, но и имущественные права., что и должно, сточки зрения ученого, подтверждать возможность распространения правил о защите права собственности в его традиционном смысле на защиту охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. А наличие государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности на имя соответствующего лица не только легитимирует его на использование такого объекта, но и является формальным показателем владения данным объектом интеллектуальной собственности[40].

Несостоятельным также следует признать довод о том, что действующее законодательство не содержит ограничений на применение одновременно двух способов защиты, в целях эффективного восстановления нарушенных прав. Согласно данным разъяснениям, принятие судом в деле о банкротстве судебного акта о применении последствий недействительности первой сделки путем взыскания с другой стороны сделки стоимости вещи не

препятствует удовлетворению иска о ее виндикации . И поэтому можно в одном процессе одновременно требовать как выплаты компенсации за использование товарного знака по недействительной сделке, так и возврата исключительного права.

внимание, что и в других случаях суды отказывают в виндикации исключительных прав. Таким образом, возможность

правообладателя распорядиться принадлежащим ему исключительным правом не совпадает с правомочиям собственника в отношении объекта материального мира. Стремление правообладателей максимально защитить свои права понятно. Верно указано в литературе, что не всякий правообладатель может предъявить любое требование и использовать любой способ защиты . Однако существующие правовые конструкции не могут применяться в данной сфере. В связи с этим, на наш взгляд, заслуживает внимания точка зрения судьи второго судебного состава Судебной коллегии ВАС РФ по рассмотрению споров возникающих из гражданских и иных правоотношений Д.И. Дедова, высказанная в 2009 году, о том, что виндикационный способ защиты можно было бы применять в спорах о защите прав интеллектуальной собственности по аналогии. Например, при оспаривании последовательных сделок по передаче прав на товарный знак или изобретение. Поскольку это часто связано с созданием на территории нашей страны дочерних компаний иностранных собственников различных исключительных прав, то возникают конфликты, которые разрешаются с

279

переменным успехом .

Предложение Д.И.Дедова можно рассматривать в двух плоскостях. Во- первых, речь идет о возможности существования способов защиты прав, аналогичных виндикации. А во-вторых, изъятие имущества, в котором [41] [42] [43]

выражены результаты интеллектуальной деятельности. В первом случае следует обратить внимание на то, что в последнее время этот вопрос стал обсуждаться применительно к защите корпоративных прав.

По мнению Д.И.Дедова и А.Е.Молотникова, установленный в обновленном ГК дополнительный способ защиты корпоративных прав - так называемое восстановление корпоративного контроля, - представляет по своему правовому значению аналог виндикации, существующей в вещном праве. Данный институт был выработан судебно-арбитражной практикой в целях защиты участников коммерческих корпораций, утративших права на акции (доли) в результате неправомерных действий иных лиц .

Также ставится вопрос о виндикации ценных бумаг представляющих собой, как известно, права требования. Невозможность применения классической конструкции виндикационного иска к таким случаям, с одной стороны, и необходимость возврата утраченных акций (долей участия)

пострадавшим участникам корпораций, с другой стороны, вызвали к жизни

281

этот институт .

Однако проблема не так проста, как это может показаться. В соответствии с последними поправками, внесенными в ГК РФ Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ "О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", проблема, связанная с защитой прав владельцев бездокументарных ценных бумаг, нашла свое решение. Так, ст. 149.3 ГК РФ устанавливает, что правообладатель, со счета которого были неправомерно списаны бездокументарные ценные бумаги, вправе требовать от лица, на счете которого они находятся, возврата таких же бумаг. Основываясь на формулировке закона, фактически авторы учебника "Корпоративное право" [44] [45] допускаю возможность существования конструкции, аналогичной виндикации бездокументарных ценных бумаги и доли в ООО, поскольку это позволяет наиболее эффективно защищать права требования владельцев бездокументарных ценных бумаг, для которых обязательственно-правовые

способы защиты эффективны менее в случае незаконного списания их со

282

счетов .

Следует согласиться с мнением А.Г.Карапетова, что в основе реализации таких мер защиты, как виндикация или негаторный иск в вещном праве, оспаривание корпоративных решений в корпоративном праве, оспаривание сделок, совершенных в нарушение договорных запретов, или иск о присуждении к исполнению договорного обязательства в натуре в праве договорном, лежит идея буквального (в натуре) восстановления попранного права . Поэтому, на наш взгляд, заменой применения у исключительным правам виндикации следует считать более общий случай восстановления положения, существовавшего до нарушения права (ст. 12 ГК).

Второй аспект данной проблемы, как мы уже отмечали, связан с изъятием контрафактной продукции, в которой выражен результат интеллектуальной деятельности или которая маркирована с помощью чужих средств индивидуализации.

При передаче прав на результат интеллектуальной деятельности, например, промышленный образец, трудно бывает отделить право на вещь от права на выраженное в этой вещи исключительное право. Удовлетворение виндикационного требования не может привести к защите (восстановлению) исключительных прав собственника. [46] [47]

Для исключительных прав распространенным и весьма характерным фактом является установление специальных мер гражданско-правовой защиты в законодательных актах. Законодатель устанавливает такие специальные способы защиты, например, удаление с товара незаконно используемого товарного знака, сходного с ним до степени смешения, либо уничтожение изготовленных изображений товарного знака, обозначения, сходного с ним до степени смешения.

В данном случае проблема защиты прав и подачи исковых требований для защиты исключительных прав так же решается не с помощью виндикации, а с помощью иска об изъятии и уничтожении контрафактного товара за счет нарушителя.

Проблема изъятия оригинального товара, который в то же время может считаться контрафактным, также затрагивается в связи с запретом на параллельным импортом . Как следует из п. 15 Постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2006 № 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах" контрафактность является юридической, а не фактической характеристикой носителя. А ГК РФ определяет материальный носитель, в котором выражен результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, как контрафакт в случае, когда его изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение приводят к нарушению исключительного права на такой результат или средство индивидуализации (п. 4 ст. 1252). Таким образом, легально изготовленный экземпляр может стать в последующем контрафактным, если в отношении его будут осуществляться указанные действия без разрешения правообладателя. В таком случае действия лица, считающего свои исключительные права нарушенными, могут признать недобросовестными по ст. 10 ГК. Самостоятельным правонарушением [48] признается недобросовестная конкуренция, как это делается, например, в Определнии Конституционного Суда РФ от 1 апреля 2008 г. № 450-О-О: "Из ч. 1 ст. 2 Федерального закона "О защите конкуренции" вытекает взаимосвязь условий применения соответствующих норм данного Федерального закона и определенных ст. 10 ГК РФ правовых последствий "злоупотребления правом" и "использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции", что позволяет суду в каждом конкретном случае с помощью понятийного аппарата антимонопольного законодательства (ст. 4 Федерального закона "О защите конкуренции") обосновывать отказ в защите того или иного субъективного права в соответствии с п. 2 ст. 10 ГК РФ на основе исследования конкурентной тактики правообладателя". Изъятие оригинальной продукции, в которой выражен результат интеллектуальной собственности или средство индивидуализации, зачастую рассматривается судом как злоупотребление правом, ведущим к нарушению добросовестной конкуренции.

В заключение хотелось бы отметить. Ст. 301 ГК РФ предусмотрено право собственника истребовать свое имущество из чужого незаконного владения (виндикация) и относится исключительно к вещным правам. Это предопределено особенностями свойств объектов исключительных прав и их обращения в гражданском обороте, заключающимися, в первую очередь, в том, что указанные объекты, включая товарные знаки, являются нематериальными, то есть не ограничены в пространстве, что исключает возможность установления физического владения над такими объектами.

При выборе надлежащего способа защиты следует указывать, какие именно законные права и интересы могут быть защищены в результате удовлетворения предъявленного иска.

[1]

См.: Витко В.С. Договоры заказа на создание произведений. М.: Статут, 2016. 159 с.

[2] Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики: Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. М., 2010. С. 12

[3] Интеллектуальная собственность (права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) Карпычев М.В., Мареев Ю.Л., Харитонова Ю.С., Коршунов Н.М. М., 2009.

[4] См.: п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009

"О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

[5] Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2015 № 300-ЭС15-5384 по делу № СИП- 769/2014.

[6] Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики: Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. М., 2010. С. 18

[7] Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е, стереотип. М.: Статут, 2001. 353 с.

[8] Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С. 91.

[9] Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики: Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. М., 2010. С. 12

[10] Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики: Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. М., 2010. С. 14

[11]

Гаврилов Э. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года № 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Хозяйство и право. 2009. № 10. С. 19 - 44.

[12]

Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя: Автореф. дисс. ... канд. юрид наук. М., 2015. С. 10.

[13] См., например: Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России. М., Волтерс Клувер, 2010. - 224 с.; Поротикова О. А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М., Волтерс Клувер, 2007. - 117 с.; Филиппов П.М., Белоножкин А. Ю. Новое определение субъективного гражданского права и злоупотребление им. Волгоград, 2009. - 248 с.

[14] Волков А. В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики: Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. М., 2010. С. 31

[15] Определение Верховного Суда РФ от 19.06.2015 по делу № 310-ЭС15-2555.

[16]

Ворожевич А.С. Незаконное использование товарного знака: понятие, меры ответственности // Вестник гражданского права. 2015. № 6. С. 7 - 46.

[17]

Суспицына М.В. Злоупотребляет ли правом на товарный знак правообладатель, не использующий его? // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 8. С. 15 - 19.

[18]

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2014 № С01-870/2014 по делу № А19-17860/2013.

[19]

Цветков Д. Против злоупотреблений // ЭЖ-Юрист. 2015. № 3. С. 5.

[20] Яценко Т.С. Понятие добросовестного поведения в зарубежном гражданском праве // Нотариус. 2013. № 8. С. 36 - 38.

[21]

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 5 февраля 2008 г. №o А40-57452/07-5-542.

[22]

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2008 № 09АП- 470/2008-ГК по делу № А40-35160/07-26-280.

[23] Волков А.В. С. 469.

[24] См. п. 36 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015).

[25] Яценко Т.С. Понятие добросовестного поведения в зарубежном гражданском праве // Нотариус. 2013. № 8. С. 36 - 38.

[26] Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 06.10.2016 № 33-20964/2016 по делу № 2-2033/2016.

[27] В данной работе мы хотели бы сосредоточиться на вопросах защиты исключительного права.

[28] Еременко В.И. Соотношение интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции // Конкурентное право. 2014. № 3. С. 13 - 25.

[29] См., например: Кабашный Е.Г. Проблемы виндикации недвижимого имущества у добросовестного приобретателя // Власть Закона. 2015. № 3. С. 188 - 192.

[30] "Бюллетень Федеральной службы судебных приставов", № 4, 2009.

[31] См., например: Постановление ФАС Московского округа от 03.11.2005 № КГ-

А40/10486-05.

[32]

См., например: Постановление ФАС Московского округа от 08.05.2008 № КГ- А40/3567-08-П по делу № А40-9887/05-83-89; Справка Девятого арбитражного апелляционного суда "Справка по результатам анализа постановлений Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, которыми акты Девятого арбитражного апелляционного суда оставлены в силе, отменены либо изменены во втором полугодии 2007 года".

[33] Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2010 № 09АП- 16363/2010-ГК по делу № А40-166028/09-15-778.

[34] Постановление ФАС Московского округа от 08.05.2008 № КГ-А40/3567-08-П.

[35]

Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Гвимрадзе Т.А. Товарный знак как товар: способы распоряжения// Предпринимательское право. 2016. № 4. С. 27.

[36]

См.: Ершова Е.А. Гудвилл бизнеса. М., 2013. В состав гудвилла также включаются наименование, место нахождения и свобода перемещения юридического лица, его деловая репутация, коммерческая или иная тайна. См.: Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. / А.В. Габов, О.В. Гутников, Н.Г. Доронина и др.; отв. ред. А.В. Габов, О.В. Гутников, С.А. Синицын. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. Т. 1: Общие положения о юридических лицах. 384 с.

[37]

Calbolli I. The sunset of "quality control" in modern trademark licensing// Amerikan university law rev. 2007. Vol. 57. № 2. P. 341// Цит. по: Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Гвимрадзе Т.А. Товарный знак как товар: способы распоряжения// Предпринимательское право. 2016. № 4. С. 27.

[38]

См., например: Рахматулина Р.Ш. Результат творческой деятельности в коммерческом обороте// Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2016. № 3 (32). С. 90-94.

[39]

Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.11.2015 № 18АП-10423/2015 по делу № А34-3316/2009.

[40] Сергеев А.П. Применение правил о виндикации к разрешению споров по поводу товарных знаков// Закон. 2017. № 1. С. 95-96.

[41]

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2016 по делу № А67-1602/2014.

[42] Богданова О.В. Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-правовыми способами: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - М., 2016. С. 12.

[43]

Интервью: Дисциплина для собственника ("ЭЖ-Юрист", 2009, № 29).

[44]

Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. / А. А. Аюрова,

О.А. Беляева, М.М. Вильданова и др.; отв. ред. А.В. Габов. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015.

Т. 2: Виды юридических лиц в российском законодательстве. 352 с.

[45]

Подробнее см.: Сарбаш С.В. Восстановление корпоративного контроля // Вестник гражданского права. 2008. № 4. С. 75.

[46] См.: Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и др.; отв. ред. И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС, 2015. 1080 с.

Карапетов А.Г. Модели защиты гражданских прав: экономический взгляд // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2014. № 11. С. 24 - 80; № 12. С. 24 - 73.

[48]

Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. Оригинальный контрафакт, параллельный импорт и конкуренция // Предпринимательское право. 2015. № 1. С. 25 - 32.