До настоящего времени ни наука, ни практика не пришли к единству по вопросу определения форм и видов злоупотребления правом, не исследована его структура и связи с иными элементами правовой системы в целом. Кроме этого, в общетеоретическом плане наблюдается тенденция к разобщенному пониманию термина в отдельных отраслях права. В частности, И.Е. Сенников писал, что "необходимость изучения проблемы злоупотребления субъективными правами на теоретическом уровне вызвана прежде всего тем, что термином "злоупотребление правом" в отдельных отраслях российского права называются различные явления объективной правовой действительности" . Поскольку данная ситуация актуальна в отношении

права интеллектуальной собственности и в настоящее время, мы попытаемся обобщить доктринальные выводы и сложившуюся практику для систематизации форм злоупотреблений, имеющих в настоящее время устойчивые формы.

Следует различать злоупотребления исключительным правом и злоупотребления правом на защиту интеллектуальной собственности. В первом случае речь должна идти о защите объекта прав как охраняемого результата интеллектуальной деятельности, а во втором - о злоупотреблении правом (правомочием) на защиту исключительных прав.

В результате исследования были выявлены следующие возможные злоупотребления правом на защиту интеллектуальных прав.

1) Злоупотребления, посягающие на принципы права.

О таком типе злоупотреблений говорит О.Н.Бармин. Он делает заключение, что поскольку злоупотребление правом, маскируемое под правомерную деятельность, не нарушает законов, то его можно [1] квалифицировать как посягательство на принципы права, что подтверждают и некоторые положения в действующем законодательстве .

В последнее время необычайно острым и актуальным стал вопрос о справедливости в сфере защиты исключительных прав. В конце 2016 года Конституционный Суд Российской Федерации вынес решение о возможности судам при удовлетворении требований о компенсации устанавливать ее предел ниже нижнего предела. В своем Постановлении от 13 декабря 2016 года Конституционный Суд РФ указал, что компенсация, как специальный способ защиты исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности предоставление правообладателю

возможности требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты соответствующей компенсации в случае нарушения прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в результате совершения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской

деятельности одного противоправного действия, что не противоречит Конституции Российской Федерации.

Однако суд при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской

деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, вправе определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного ГК. Условиями такого снижения названы: 1) размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным ГК правилам с учетом возможности ее снижения, [2] [3]

многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком); 2) правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и использование спорных объектов интеллектуальной собственности с нарушением прав на них не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Особенность данного дела заключалась в том, что ответчиком выступал индивидуальный предприниматель. Поэтому в названном Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации не раскрыт вопрос о возможностях снижения размера компенсации в случае, если нарушителем оказалось юридическое лицо. В настоящее время, с учетом поручения Конституционного Суда Российской Федерации подготовить изменения в ГК в этой части, следует сделать вывод, что ответственность юридических лиц останется в неизменном виде.

Речь шла о том, что истец - ЗАО "Аэроплан" хотел взыскать от 50 до 60 тысяч рублей за нарушение исключительного права на товарные знаки, воспроизводящие персонажей мультсериала "Фиксики". Ответчик продал набор игрушек за 200 рублей с изображением этих персонажей. Во втором случае за продажу контрафактного диска за 75 рублей с песнями Стаса Михайлова бывшему индивидуальному предпринимателю Юлии Любивой грозит выплата почти в 900 тысяч . По мнению Арбитражного суда Алтайского края, взыскание таких компенсаций без учета фактических обстоятельств правонарушения и имущественных потерь истца не отвечает принципам разумности и справедливости.

В дискуссии по данному вопросу указывалось на "право суда устанавливать баланс" и на руководство судом "принципом соразмерности", а также на то, что взыскание по подобным делам "не может быть направлено на обогащение". В итоге во главу угла Председателем Конституционного [4]

Суда Российской Федерации В.В.Зорькиным был поставлен принцип справедливости, которому формальное применение норм ГК не соответствовало.

В этом смысле оценка "карательных санкций" ГК, которые принимались "под давлением зарубежных экспертов для вхождения в ВТО", привели к тому, что исходя из того, что прерогатива КС РФ, в отличие от ВС РФ, - это "выбирая между законностью и справедливостью, выбирать последнее", судьи признали положения ст. 1301, 1311, 1515 ГК не соответствующими Конституции частично.

На наш взгляд, решение Конституционного Суда Российской Федерации носит весьма волюнтаристкий характер. Оно не учитывает того, что в 99% подобных случаев лицо, которое распространяло контрафакт, не заявляет о производителях, что подразумевает криминальность этой среды. В то же время развитием данной ситуации, на наш взгляд, станет создание новых бизнес-единиц, основанных на регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей лиц, находящихся в сложных жизненных ситуациях (инвалидов, матерей-одиночек, пенсионеров, студентов) для распространения контрафакта с расчетом на "скидку" при вынесении решения судом о взыскании компенсации в случае нарушения чужих исключительных прав.

Нарушением принципов справедливости и соразмерности ответственности причиненному вреду, как представляется, является предъявление требований франчайзи в отношении неиспользования товарного знака. Так, в судах в настоящее время обсуждается проблема, может ли быть отказано лицензиару в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. В 2010 г. компания ООО "Сабвэй-М" (позже присоединилась к ООО "Венера") заключила договор коммерческой концессии с Subway Russia Franchising Company, LLC (владелец российской франшизы Subway), согласно которому

ООО собиралось открыть ресторан сети Subway, и договорилась выплачивать за это лицензионную плату за право использовать известный товарный знак - в размере 8% от валового объема продаж заведения. Однако ресторан открыт не был, и никаких выплат иностранная компания так и не получила. В результате договор коммерческой концессии был расторгнут, а Subway Russia Franchising Company обратилась в суд с требованием взыскивать с "Сабвэй-М" более 2,6 млн руб. задолженности за право использования своего торгового знака. Причем суда первой и апелляционной инстанций в удовлетворении требований иностранной компании отказали. Однако ВС РФ в своем определении опирался на общие положения о договоре коммерческой концессии[5].

В частности он указал, что из заключенного между сторонами договора следует, что получение разрешения на открытие ресторана и одобрение его местоположения, равно как и само открытие ресторана под торговой маркой "Subway" и использование ее в процессе своей деятельности, является не правом, а обязанностью лицензиата. Данная обязанность прямо следует из закона, согласно ст. 1032 ГК после заключения договора коммерческой концессии использование товарного знака является обязанностью лицензиата. Вознаграждение, о взыскании которого заявлено в иске, платится за предоставление права на использование результата интеллектуальной деятельности независимо от результата передачи такого права, в том числе в случае, если использование соответствующего объекта не осуществлялось. Вознаграждение уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В итоге спор отправился на новое рассмотрение в апелляцию.

В данном случае суд не учел недобросовестность франчайзии по отношению к франчайзеру. Subway Russia Franchising Company не обеспечила франчайзии необходимыми разрешениями и не присвоила номер
ресторану, который должен был открыться. В связи с этим, нам представляется, обращение за защитой нарушенного права представляется противоречащим принципу справедливости и интересам сохранения стабильности гражданского оборота.

Причинение вреда репутации

Причинение вреда репутации посредством использования обозначения, сходного с известным товарным знаком, для маркировки ненадлежащих товаров ненадлежащего качества. В результате со знаменитым знаком начинают связываться негативные ассоциации[6].

Нарушение в результате недобросовестных действия самого истца- правообладателя[7].

Не секрет, что недобросовестную конкуренцию может представлять не только деятельность нарушителя по использованию обозначения, но и правообладателя. Недобросовестное поведения правообладателя, квалифицируемое в качестве злоупотребления правом, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного суду требования о взыскании компенсации.

Недобросовестное поведение правообладателя иногда оказывается направлено против его добросовестного контрагента. Выше уже упоминалось сомнительное поведение компании Subway Russia Franchising Company, LLC в отношении контрагента по договору франчайзинга. Однако в практике это не единственный случай.

Например, ВАС РФ в одном из своих решений указал, что суд может отказать в удовлетворении иска, если его предъявление вызвано недобросовестными действиями самого истца или намерением причинить вред ответчику[8]. ООО "Телеросс" обратилось с иском к своему дочернему

обществу ОАО "Мурманские мультисервисные сети" о запрещении обществу "Мурманские мультисервисные сети" использовать сходные с товарными знаками истца "МОРЕТВ" и "ОКЕ@Н INTERNET" обозначения и выплате компенсации. Суды трех инстанций признали факт нарушения исключительного права истца доказанным и присудили ответчика к выплате компенсации. Однако ВАС РФ решения судов нижестоящих инстанций в части взыскания с ОАО "Мурманские мультисервисные сети" компенсации отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав на злоупотребление ООО "Телеросс" правом на защиту. При этом, кроме отношений дочерности между компаниями на момент передачи права на товарные знаки, суд обратил внимание на то, что на дату подачи заявки на регистрацию спорных товарных знаков генеральным директором и учредителем общества "Телеросс" был Ш., который одновременно являлся руководителем коллективного исполнительного органа общества "Мурманские мультисервисные сети". В дальнейшем между сторонами был подписан договор об отчуждении исключительного права на упомянутые товарные знаки, согласно которому исключительное право на товарные знаки передавалось на безвозмездной основе обществу "Мурманские

мультисервисные сети". Однако договор не прошел государственную регистрацию в Роспатенте и по этим основаниям был признан недействительным вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Мурманской области. Исходя из приведенных обстоятельств, ВАС РФ сделал вывод, что с учетом сложившихся правоотношений, общество "Телеросс" не только могло, но и должно было знать о нарушении его прав с момента начала использования обществом "Мурманские мультисервисные сети" спорных обозначений. Действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных обозначений, и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту.

Таким образом предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов признается судебной практиков злоупотреблением правом.

Кроме того, как представляется, в числе прочих формой злоупотребления исключительным правом следует назвать действия контрагента, противоречащего принципу эстоппеля (недобросовестному изменения поведения стороны обязательства в ходе переговоров, заключения, исполнения или прекращения договора).

Неоднократное требование компенсации за одно и то же нарушение.

Например, суд отметил, что предложение к продаже игрушек с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, можно рассматривать как один случай незаконного использования товарных знаков и что повторное обращение компании в суд с требованием взыскать компенсацию за распространение контрафактной продукции, входящей в одну серию, расценивается как злоупотребление

293

правом .

Так, судом было отказано в защите права в связи с повторным обращение истца в суд с требованием о взыскании компенсации за распространение контрафактной продукции, входящей в одну серию (по сути означает попытку пересмотра сделанных по ранее рассмотренному делу выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом[9] [10]).

Не поддерживается также судам регистрация товарного знака и последующие действия по получению судебных компенсаций[11], свидетельствующие не о цели правовой охраны индивидуализирующего средства, а о способе систематического получения прибыли за счет выявленного формального нарушения[12] . Суд указал на факт многократного об ращения в суд с требованиями о прекращении правовой охраны товарных знаков и о взыскании компенсаций в отсутствие собственного производства[13]).

Намеренное способствование совершению нарушения.

Примером может быть неоднократная тайная закупка аналогичных

товаров с целью многократного предъявления требований о взыскании компенсации[14].

Предъявление иска о нарушении исключительного права в случае неиспользования охраняемого результата интеллектуальной деятельности, являющегося объектом права, самим правообладателем в течение длительного времени.

Суд, в частности, отмечал, что действия обладателя права на товарный знак, направленные на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений (т.е. действия по защите нарушенного исключительного права), могут быть признаны недобросовестными, если сам правообладатель данный товарный знак фактически не использует (Определение Верховного Суда РФ от 19.06.2015 по делу № 310-ЭС15-2555).

Впрочем, по данному вопросу известны и иные решения. Так, Арбитражный суд Новосибирской области указал, что действия

правообладателя по защите исключительного права не являются в рассматриваемом случае злоупотреблением, поскольку совершены до того, как ответчик обратился в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны ввиду длительного неиспользования товарного знака (решение Арбитражного суда Новосибирской области от 20.032015 по делу № А45-4302/2013). Такой подход поддержал Президиум Верховного Суда РФ (п. 39 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015)).

Предъявление иска, основанного на отсутствии регистрации лицензионного договора, исполнявшегося сторонами, в случае, когда истец фактически не предпринимал никаких мер по регистрации договора[15].

Несоразмерность предъявленных требований понесенным убыткам, которые понес истец, или размеру активов ответчика и т.д. (Определение Конституционного Суда РФ от 21.06.2011 № 807-О-О, Определение ВАС РФ от 01.02.2013 № ВАС-15187/12 по делу № А42-5522/2011).

Проблема компенсации и определения ее размера, как было показано выше, в некоторых случаях может быть приводить к признанию ее размера не просто требованиям соразмерности, но и противоречащей общеправовому принципу справедливости в целом.

В соответствии со ст. 1301, а также ст. 1311 ГК в случае нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель получает право требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации (п. 3 ст. 1252 ГК). В законе установлены минимальные размеры компенсации применительно к различным объектам нарушения и в зависимости от характера нарушения. В то же время ст. 15 ГК предусмотрена возможность лица, права которого нарушены, требовать от нарушителя полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В случае, когда фактические убытки меньше установленного в законе размера компенсации, пострадавшая сторона не лишается права требовать выплаты компенсации за нарушение своего права вместо возмещения понесенных убытков. Вот здесь и возникает проблема. С одной стороны, правообладатель претендует на удовлетворение, превышающее (иногда весьма значительно) понесенный ущерб, а с другой стороны можно говорить об ущемлении прав нарушителя, который должен нести несоразмерное правонарушению наказание.

Судейское сообщество, практики и ученые уже сегодня отмечают, что существует тенденция отслеживания использования объекта исключительных прав третьими лицами, которые впоследствии за долю от выигранной суммы от имени и с согласия автора требуют компенсации за самые незначительные нарушения[16] [17] [18]. На международном уровне, в частности в Вашингтонской декларации об интеллектуальной собственности и общественном интересе (далее - Декларация), которая была принята по итогам проведения Глобального конгресса в 2011 году указывается, что в национальном законодательстве должны быть предусмотрены такие подходы к определению компенсации, которые бы не допускали диспропорции между непосредственно нарушением и его последствиями. Данный документ опирается в том числе и на сложившуюся практику привлечения все больших ресурсов для применения более строгого наказания за нарушения в сфере интеллектуальных прав, что зачастую приводит к конфликту с общественными интересами.

В России согласно судебному толкованию, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования . При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в

меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного законом.

Некоторые авторы отмечают также, что в отличие от неустойки размер альтернативной компенсации зависит от причиненных убытков, вместо которых она взыскивается . В случае присуждения компенсации суд должен учитывать различные аспекты и принимать решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения[19] [20] [21]. Таким образом, "во всяком случае, основания для присуждения альтернативной компенсации сводятся к минимуму, если доказано, что убытки от нарушения исключительного права

ЛАГ

вообще отсутствуют" .

Таким образом, сегодня для взыскания компенсации достаточно доказать факт противоправного деяния[22], что освобождает правообладателя от доказывания размера убытков, установления причинно-следственной связи, а равно вины правонарушителя. Правообладатель должен лишь обосновать размер заявляемой в суде компенсации. Ее общие ориентиры обозначены в п. 4 ст. 1515 ГК РФ на основе судебной практики, сформировавшейся к моменту принятия части четвертой: от десяти тысяч до пяти миллионов рублей или в размере двукратной стоимости товаров или права использования товарного знака.

Пункт 43.3 Постановления Пленумов № 5/29 закрепляет право суда на определение суммы компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием в целях недопущения недобросовестного

обогащения правообладателя и необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, но не ниже низшего предела в десять тысяч рублей. Это правило пока сохраняет свое действие для всех юридических лиц, хотя и признано неконституционным для индивидуальных предпринимателей. С внесением изменений в п. 3 ст. 1252 ГК закреплено положение о праве суда учитывать количество правообладателей незаконно используемых обозначений для снижения размера компенсации, с учетом характера и последствий нарушения, до пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения, что нашло непосредственное отображение в п. 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров по защите интеллектуальных прав, от 23.09.2015.

Таким образом, по сути обоснование судом размера подлежащей взысканию компенсации есть не что иное, как представление мотивов снижения заявленной правообладателем суммы. Для этого необходимо учитывать все те факторы, которые имеют значение для разрешения конкретного спора по существу, в частности, характер допущенного нарушения, срок не законного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки право обладателя, и принимать решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Так, в определении ВАС РФ от 06.06.2013 № ВАС-7258/13, в частности, указано, что с учетом разъяснений, изложенных в Постановлении от 26.03.2009 № 5/29, "исследовав и оценив имеющиеся в деле

доказательства, приняв во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, количество и стоимость товаров, маркированных товарным знаком истца, степени вины нарушителя, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения", сумма компенсации уменьшена с 5 000 000 до 200 000 рублей. В данном деле было применено так называемое правило одного чека . Поскольку правонарушения оказались зависимы друг от друга, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента, имеют фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков", незаконное использование нескольких товарных знаков может рассматриваться как одно нарушение. Согласно правилу "одного чека" одним случаем нарушения признается сделка купли-продажи товаров с незаконно нанесенным товарным знаком, независимо от количества и вида реализованных товаров[23] [24] [25]. Как один случай незаконного использования были признаны судом закупки контрафактных товаров правообладателем в течение короткого промежутка времени в условиях отсутствия предупреждений о нарушении исключительных прав на товарные знаки и требований о прекращении нарушения прав после первой контрольной

309

закупки .

В целом злоупотреблением признается любое обращение в суд в отсутствие охраняемого законом интереса с целью создания предпринимателем видимости наличия у него заинтересованности в подаче иска.

Обозначение, которое в течение длительного времени использовалось коллективно, в качестве товарного знака зарегистрировано только на одно лицо (Определение ВАС РФ от 22.04.2014 № ВАС-4789/14 по делу № А60-41938/2012).

Злоупотребление правом на самозащиту

Злоупотреблением правом на самозащиту с помощью технических средств можно считать нарушение ст. 1274 и 1278 ГК. Согласно нормам п. 13 ст.1274 и ст. 1278 ГК разрешено использование произведения без согласия автора или иного правообладателя и такое использование невозможно осуществить в силу наличия технических средств защиты авторских прав, лицо, правомерно претендующее на осуществление такого использования, может требовать от автора или иного правообладателя снять ограничения использования произведения, установленные путем применения технических средств защиты авторских прав, либо предоставить возможность такого использования по выбору правообладателя при условии, что это технически возможно и не требует существенных затрат ( п. 4 ст. 1299 ГК).

Мыслимо представить, что в ходе реализации права на самозащиту также возможно злоупотребление. И хотя более подробно вопросы самозащиты как неюрисдикционной формы защиты будут рассмотрены ниже, здесь считаем необходимым остановиться на двух моментах.

Ст. 450.1 ГК определяет порядок и пределы реализации права на отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления прав по договору.

Обеспечению защиты интересов добросовестной стороны и уменьшению степени ее риска, связанного с возможностью отказа от договора со стороны контрагента, призвано служить положение о том, что в случаях, когда при наличии оснований для отказа от договора сторона, имеющая право на такой отказ, подтверждает действие договора, в том числе путем принятия от другой стороны предложенного последней исполнения обязательства, последующий отказ от договора по тем же основаниям не допускается (п. 5 ст.450.1 ГК). Это правило В.В.Витрянский рассматривает как превенцию для злоупотреблений правом в связи с необоснованным отказом от договора . Предупреждению случаев злоупотребления правом на односторонний отказ от договора (изменение его условий) будет также [26] служить положение о том, что сторона, которой законом или договором предоставлено право на одностороннее изменение или расторжение договора, должна при осуществлении этого права действовать разумно и добросовестно в пределах, предусмотренных законом или договором.

Аналогичным образом урегулированы ситуации, когда сторона, осуществляющая предпринимательскую деятельность, при наступлении предусмотренных законом или договором обстоятельств, служащих основанием для осуществления определенного права по договору, отказывается от осуществления этого права. Тем самым она лишает себя возможности в дальнейшем осуществить это право по тем же основаниям, если иное не будет предусмотрено законом или соглашением сторон (п. 6 ст. 450.1. ГК).

К злоупотребления исключительным правом относятся:

1) Приобретение права исключительно с целью причинить вред другому лицу.

Мы исходим из того, что любая регистрация объекта интеллектуальной собственности (как обязательная, так и факультативного характера) изначально должна восприниматься как добросовестная. По мнению Э.П.Гаврилова, общая установка, например, применительно к ст. 1486 ГК должна основываться на том, что борьба с недобросовестными действиями по подаче заявок должна происходить на стадии подачи любых заявок на получение правовой охраны товарных знаков. И соответственно право подачи заявления о досрочном прекращении охраны неиспользуемого товарного знака должно быть предоставлено любому лицу, в том числе и патентному поверенному, а не только тому, кто докажет свою

311

заинтересованность .

Однако нельзя в полной мере согласиться с приведенным высказыванием. Ведь названное злоупотребление невозможно выделить вне [27]

связи соответствующего поведения лица с его предшествующим и последующим поведением. С одной стороны, Верховный Суд РФ указал, что такому приобретателю суд может отказать в защите права . О правомерности прекращения правовой охраны товарного знака, регистрация которого составляет злоупотребление правом, говорил и Конституционный Суд РФ[28] [29].

В данном случае следует вспомнить о током понятии, как патентный (авторско-правовой, товарно-знаковый[30] [31]) тролль. Например, "патентный тролль" представляет собой физическое или юридическое лицо, являющееся непроизводящим патентовладельцем и специализирующееся на

315

предъявлении патентных исков .

Рост количества "неработающих компаний" (NPEs) и "компаний, отстаивающие патенты" (patent assertion entities, PAEs), под которыми понимаются предприятия, основная или единственная деятельность которых - истребование на основании приобретенных патентов крупных денежных сумм от других работающих на рынке компаний привел к тому, что некоторые производственные компании стали заключать так называемые коллективные соглашения о приобретении прав, направленные на выкуп всех патентов, которые в противном случае могли бы быть приобретены неработающими/отстаивающими патенты компаниями, с предоставлением в дальнейшем соответствующих лицензий лицам, участвующим в таком соглашении[32].

Известная российская компания "Лаборатория Касперского" недавно отчитывалась об очередной победе над троллями по поводу использования патентов, о нарушении которых заявлял истец в ходе судебного разбирательства в США, прописывающих технологию управления приложениями с достаточно широкими формулами . Под запатентованный способ подпадают, в частности, программные межсетевые экраны, управляющие доступом известных приложений, а также другие средства контроля, использующие сведения о приложениях - имя файла, контрольная сумма, тип программы и т.д. Как отмечают исследователи, количество патентов с подобными пунктами или близкими к ним растет . Суд Восточного округа штата Техас в вынесенном решении по иску IPAT полностью снял с "Лаборатории" все обвинения. При этом, что особенно важно, с пометкой WITH PREJUDICE, т.е. IPAT больше не сможет подать иск по этим патентам снова.

Правовой проблемой разграничения прав на охраняемые объекты и самих этих объектов в сфере патентного права стало отсутствие четкого определения эквивалентности изобретений, полезных моделей,

промышленных образцов.

Так, в удовлетворении требований ВАС РФ по делу, по которому требовалось провести оценку эквивалентности запатентованной вакцины и спорной вакцины, было отказано, так как регистрация изобретения не [33] [34] свидетельствует об использовании ответчиком изобретения истца по смыслу ст. 1350 ГК и не является нарушением исключительных прав .

В последнее время проблемы недобросовестности регистрации охраняемых объектов активно обсуждались в связи с простотой порядка регистрации полезных моделей. С одной стороны, упрощенный порядок регистрации полезных моделей заметно облегчает малому и среднему бизнесу защиту собственных разработок, но с другой стороны, открывает возможности для злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц. Проблемой являлось отсутствие проверки по существу, что по сути означало возможность быстро получить патент на уже известное техническое решение. Как замечают авторы Водного комментария , полезные модели стали активно использоваться "патентными троллями", по сути, шантажирующими производителей соответствующей продукции наличием у них патентов на полезные модели, совпадающих с техническими решениями, используемыми этими производителями. Поэтому законодателем был выбран вариант с введением проверки подаваемых заявок на полезные модели (ст. 1390 ГК).

Э.П.Гаврилов пишет: "Такие юридические лица, регистрирующие на свое имя массу товарных знаков без реального намерения дальнейшего их использования, давно известны" . По сути их действия являются

недобросовестными в силу п. 4 ст. 1 ГК.

В отличие от сферы патентных отношений применительно к товарным знакам крайне сложно сконструировать ситуации, в которых защита нарушенного исключительного права посягала бы на правомерный частный или общественный интерес. [35] [36] [37]

Данный подход находит применение в ряде актов, в том числе в Определении Верховного Суда РФ от 29.05.2015 по делу № 300-ЭС14-8176, Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2016 № С01- 137/2016.

Сюда же следует отнести как злоупотребление регистрацию юридического лица с аналогичным фирменным наименованием , а также регистрацию и последующее использование для реализации продукции доменного имени, тождественного части фирменного наименования,

323

товарному знаку другой компании и сходного с ним до степени смешения .

Следует подчеркнуть, что злоупотреблением правом зарегистрировать любой охраноспособный объект интеллектуальной собственности обнаруживается только тогда, когда в процессе доказана недопустимая цель такой регистрации. Следует согласиться с А.С.Ворожевич в том, что

отсутствие производственной или иной предпринимательской деятельности в связи с распространением или воспроизведением результата интеллектуальной деятельности или приравненного к нему средства индивидуализации не является единственным критерием определения недобросовестности в поведении управомоченного субъекта. Прежде всего требуется установить цель использования интеллектуального продукта "в рыночных отношениях" .

2) Паразитирование на чужом успехе (регистрация или покупка сходных патентов, средств индивидуализации, произведений). [38] [39] [40] [41]

Чаще всего паразитирование на чужом успехе понимается как форма недобросовестной конкуренции, которая находится в центре правового регулирования прежде всего товарных знаков[42] [43].

Однако паразитирование возможно и в сфере авторского права. Например, в связи с использованием частей произведения (названия, персонажа) для регистрации в качестве того же товарного знака либо для создания товара, в котором выражен соответствующий персонаж.

Паразитирование на чужих патентах также не является редкостью в современном мире. В связи с регистрацией патентов, которые полностью или частично совпадают с патентами правообладателей в практике выработано понятие эквивалентности. В частности, в зарубежной судебной практике, по свидетельству И.Волковой, под доктриной эквивалентности понимается совокупность принципов, правил, условий оценки нарушения патента при наличии замены признака в формуле, которая далеко не ограничивается

327

определением понятия эквивалентного признака .

Существующие обязательные принципы доктрины эквивалентности, позволяющие отграничивать область применения эквивалентов от известного уровня техники, заключаются в том, что объем охраны, обеспечиваемый патентом, не может включать технические решения, которые принадлежат известному уровню техники, т.е. раскрыты в известном уровне техники или являются очевидными в его свете; сами являются изобретениями, т.е. новыми и неочевидными, исходя из уровня техники.

Такой подход может быть воспринят российским законодателем в том числе для защиты прав добросовестных правообладателей от действий недобросовестных лиц.

Подчеркнем, что напротив, эквивалентность признаков объектов дизайна - промышленных образцов, в российском правопорядке уходит в прошлое.

Такой вариант является достаточно распространенным в мире и закреплен в Женевском акте Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов. В то же время изображение зарегистрированного промышленного образца послужит основанием для определения в конкретном случае, имеет ли место паразитирование или заимствование.

Разновидностью паразитирования можно назвать и случаи "размывания" товарных знаков, приводящие к ослаблению различительной способности известного на рынке товарного знака.

Способами защиты от ослабления различительной способности известного знака, паразитирования на его репутации являются: 1) требование о запрете использования такого обозначения; 2) возмещение убытков в размере, достаточном для компенсации затрат на восстановление рекламной ценности товарного знака.

[1] Сенников И.Е. Использование права как форма непосредственной реализации юридических норм. Дисс. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2003. С. 153

[2]

Бармина О.Н. Злоупотребление правом / отв. ред. В.А. Кодолов. Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. 133 с.

[3]

Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края"

[4]

https://legal.report/article/08112016/ks-rf-pricenilsya-k-avtorskomu-pravu.

Определение ВС РФ от 18.10.2016 г. по делу № 78-КГ16-38//

http://vsrf.m/stor_pdf.php?id=1487480.

См.: BGH. GRUR 1994, 808, Markenverunglimpfung I; BGH GRUR 1995, 57 - Markenverunglimpfung II.

[7]

Калятин В.О. Вопрос-ответ// СПС КонсультантПлюс. 2016.

[8] Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 15187/12 по делу № А42- 5522/2011.

[9] Определение Верховного Суда РФ от 07.12.2015 № 304-ЭС15-15472 по делу № А03- 14243/201.

[10] Определение ВС РФ от 07.12.2015 № 304-ЭС15-15472.

[11] Определение ВС РФ от 23.07.2015 по делу № 310-ЭС15-2555

[12] Определение ВС РФ от 15.06.2015 № 300-ЭС15-5384.

[13]

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2014 по делу № А41-53786/13.

[14] Определение Верховного Суда РФ от 22.03.2016 № 304-ЭС16-1002 по делу № А03- 22423/2014.

[15] Определение Верховного Суда РФ от 18.02.2016 № 305-ЭС15-19424.

[16] Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Вып. 17. М. : СТАТУТ, 2011. - 293 с.

[17]

URL: http://infojustice.Org/wp-content/uploads/2011/09/W ashington-Declaration.pdf.

[18]

Пункт 43.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

[19] Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (поглавный) / под ред. А. Л. Маковского. М. : Статут, 2008.

[20] Пункт 43.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009.

[21]

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (поглавный) / под ред. А. Л. Маковского. М. : Статут, 2008.

[22] п. 43.2, 43.3 постановления Пленумов ВС РФ, ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ».

170

[23]

Обзор правовых позиций Президиума ВАС РФ по вопросам частного права. Август 2012 г. // Вестник ВАС РФ. 2012. № 10 ; Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров по защите интеллектуальных прав, п. 32 (утв. Президиумом ВС РФ 23.09.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 11. 2015.

[24] Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров по защите интеллектуальных прав, п. 36 (утв. Президиумом ВС РФ 23.09.2015).

[25] Определение ВС РФ от 07.12.2015 № 304-ЭС15-15472.

[26]

Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. М.: Статут, 2016. 431 с.

[27]

Гаврилов Э.П. Последствия неиспользования товарного знака: практика применения статьи 1486 ГК РФ и предложения по ее совершенствованию // Патенты и лицензии. 2016. № 7. С. 23 - 29; № 8. С. 18 - 25.

[28] Определение Верховного Суда РФ от 19.06.2015 по делу № 310-ЭС15-2555.

[29]

Определение Конституционного Суда РФ от 15.05.2007 № 370-О-О.

[30] Гаврилов Э.П. Последствия неиспользования товарного знака: практика применения статьи 1486 ГК РФ и предложения по ее совершенствованию // Патенты и лицензии. 2016. № 7. С. 23 - 29; № 8. С. 18 - 25.

[31] См. Smartflash LLC, etal. v. Apple, Inc., No. 6:2013cv00447, 2015 WL 1228116 (ED. Tex. Feb. 24, 2015) (jury verdict ordering Apple to pay $532.9 million for patent infringement to NPE licensing firm).

периодического издания ICC по вопросам интеллектуальной собственности - IP Roadmap. 11th edition. 2012. Впервые документ был размещен на официальной интернет-странице Комиссии ICC по интеллектуальной собственности на английском языке в январе 2012 года, на русском языке - в декабре 2012 года.// Рекомендации ICC по интеллектуальной собственности. Обзор актуальных вопросов для предпринимателей и органов власти. Выпуск № 11 (Международная торговая палата, 2012).

[33] Боровиков Н.В. Патентному троллю из штата Техас сказали "нет"! // Право и кибербезопасность. 2012. № 1. С. 33 - 35.

[34]

Джермакян В. Появятся ли на российском рынке "патентные тролли"? // Изобретательство. 2006. № 9; Джермакян В., Кириллов В. До свидания, патентный тролль! // Патентный поверенный. 2013. № 5.

[35] Постановление Президиума ВАС РФ от 31.01.2012 № 11025/11 по делу № А40- 66073/09-51-579.

[36]

Павлова Е.А., Калятин В.О., Корнеев В.А. Вводный научный комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс. 2015.

[37]

Гаврилов Э.П. Последствия неиспользования товарного знака: практика применения статьи 1486 ГК РФ и предложения по ее совершенствованию // Патенты и лицензии. 2016. № 7. С. 23 - 29; № 8. С. 18 - 25.

[38] Постановление ФА С Московского округа от 05.08.2013 по делу № А40-131172/11-19- 244.

[39]

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2014 № СИП-267/2013.

[40]

Ворожевич А.С. Патентный троллинг: сущность, история, правовые механизмы борьбы // Закон. 2013. № 9. С. 68 - 79.

[41]

Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. ст. М., 2003. С. 59.

[42] Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / Пер. с англ. В. Л. Вольфсона. СПб., 2004.

[43]

Волкова И. Некоторые аспекты судебных споров о нарушении прав патентообладателей // ИС. Промышленная собственность. 2016. № 10. С. 11 - 24.